TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 10 de junio de 2016 Proceso: 345-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (Colombia) Expediente interno del Consultante: 110013199001201323810 02 Referencia: Infracción de diseño industrial SANITARIO HAPPY Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio C-1064, recibido el 4 de junio de 2015, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, a través de la cual dicho tribunal solicita interpretación prejudicial de los Artículos 113, 129 y 130 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinal, a fin de resolver el Proceso Interno N* 110013199001201323810 02; y, 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
"Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta". “Artículo 130.- La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador. 4 El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. - COLCERÁMICA S.A. Demandado: MATERIALES EMO S.A.S. 2. Hechos relevantes 2.1. Compañía Colombiana de Cerámica S.A. (en adelante, “Colcerámica”) es titular del diseño industrial SANITARIO COMPACTO, bajo el certificado 6648 vigente hasta el 17 de septiembre de 2020.
A C / 2.2. Como antecedentes Colcerámica manifiesta: a) Colcerámica se encuentra vinculada a la sociedad Organización Corona S.A. en la medida en que hacen parte del mismo grupo empresarial, presentando una situación de control respecto de Colcerámica. b) Organización Corona S.A. es titular de los registros de las marcas CORONA (denominativa y mixtas) para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 de la “Clasificación Internacional de La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.
Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular”. 2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Productos y Servicios para el Registro de Marcas”, instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, “la Clasificación Internacional de Niza”) entre los cuales identifican “sanitarios”. c) El diseño industrial del SANITARIO COMPACTO es explotado en el mercado por Colcerámica para comercializar el producto SANITARIO HAPPY identificado con las marcas CORONA (denominativa y mixtas).
El 20 de septiembre de 2013, Colcerámica solicitó a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, "la SIC”) el decreto y práctica de medidas cautelares con el carácter de previas y referentes y con alcance sobre Materiales Emo S.A.S., sus establecimientos de comercio y sus agencias, por importar, ofrecer y comercializar sanitarios con referencia FRESH, los cuales tienen un diseño que presenta diferencias secundarias con respecto al diseño del SANITARIO HAPPY, registrado a favor de Colcerámica.
El 25 de septiembre de 2013, mediante Auto 30723, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC decretó las medidas cautelares solicitadas y ordenó a Colcerámica aportar caución como accionante. El 16 de octubre de 2013, mediante Auto 32788, se tuvo por satisfactoria la constitución de la caución, ordenándose hacer efectivas las medidas cautelares.
El 30 de octubre de 2013, mediante memorial acompañado del Certificado de Entrega del Oficio 1003-296 de 2013 y su anexo correspondiente, se acreditó la práctica de las medidas cautelares. El 8 de noviembre de 2013, Colcerámica interpuso acción declarativa y de condena por infracción de derechos de propiedad industrial posterior al decreto y práctica de medidas cautelares previas y preferentes contra Materiales Emo S.A.S. 3 2.8. 2.9.
El 27 de marzo de 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC declaró infundada la demanda presentada. Colcerámica presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada el 27 de marzo de 2015. 2.10.El 25 de mayo de 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito 3.1. 3.2. 3.3. Judicial de Bogotá resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 113, 129 y 130 de la Decisión 486, Argumentos de la demanda COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. - COLCERÁMICA S.A. presentó demanda manifestando lo siguiente: Conforme se acreditó en la fase cautelar previa, Materiales Emo S.A.S. importa, ofrece y comercializa en sus establecimientos de comercio y en diferentes tipos de agencias, sanitarios con referencia FRESH, los cuales tienen un diseño que presenta diferencias secundarias con respecto al diseño del SANITARIO HAPPY, registrado como diseño industrial a favor de Colcerámica.
Importar, ofrecer y comercializar constituyen actos de explotación del diseño industrial SANITARIO HAPPY, válidamente concedido y registrado a nombre de Colcerámica. En consecuencia, la explotación no autorizada del diseño industrial del SANITARIO HAPPY por parte de Materiales Emo S.A.S., constituye una usurpación de un derecho de propiedad industrial vigente y válidamente conferido.
La apariencia en conjunto que proyectan los productos comparados presentan únicamente diferencias secundarias. Los consumidores han determinado que d2e la impresión en conjunto de los diseños en conflicto se predican solamente diferencias secundarias, por lo que dificilmente podrán diferenciarlos de manera clara. La apariencia proyectada por el SANITARIO FRESH tiene meras diferencias secundarias frente al diseño industrial del SANITARIO HAPPY, previamente registrado a favor de Colcerámica, generando ásí que el consumidor no esté en capacidad de diferenciarlos e incluso se confunda respecto del origen empresarial de los mismos.
En conclusión, al comparar la impresión general que proyectan los diseños del SANITARIO HAPPY y del SANITARIO FRESH, este último tiene diferencias secundarias que no permiten distinguir la singularidad de las apariencias que proyectan los productos, tal como se evidencia en los resultados del estudio de mercado presentado. Al analizar los 4 TEN 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. resultados del estudio de mercado, se concluye que los consumidores consideran que las características que le otorgan singularidad al diseño industrial del SANITARIO HAPPY son similares a las que ostenta el SANITARIO FRESH, entendiendo que las diferencias entre ellos son secundarias, lo que necesariamente genera al consumidor complicaciones para diferenciar de manera clara uno de otro.
Argumentos de la contestación a la demanda No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de MATERIALES EMO S.A.S. Fundamentos de la sentencia de primera instancia La sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda al considerar, según se desprende del escrito de sustentación del recurso de apelación interpuesto por Colcerámica y de la contestación al mismo, que: La génesis de la controversia debe partir por referirse a la novedad del diseño industrial de Colcerámica por cuanto tal requisito es susceptible de determinar el alcance de la protección y la atribución de exclusión que le asiste al titular.
Las diferencias existentes entre el SANITARIO FRESH y el SANITARIO HAPPY son sustanciales. En consecuencia, existen cinco diferencias fundamentales, a saber, la tapa del tanque, la forma del tanque, la sonrisa que se aprecia en la cara delantera del tanque en el sanitario referencia HAPPY, el pedestal o taza y el borde superior del pedestal.
Respecto del tanque del producto FRESH, como no presenta la disminución en el grosor que se puede ver en el sanitario HAPPY, tenemos que tiene una forma mucho más cercana a un cuadrado al menos respecto de la mayor simetría de sus lados, comportando ello una diferencia sustancial entre ambos productos. El estudio de mercado CICO realizó la comparación de dos productos, aunque aquí se trataba de analizar la relación entre el diseño industrial protegido y la muestra física del sanitario FRESH.
Esto es relevante porque, aunque la demandante lo dio por descontado —tanto que para probar su derecho se limitó a aportar el título y no las 6 figuras en que este consistió-, en este caso no ha sido acreditado que la muestra física del sanitario HAPPY corresponda precisamente al diseño industrial protegido. El estudio CICO puede ser calificado objetivamente como sugestivo por las siguientes razones: i) los productos empleados para el ejercicio 5 5.6. 6.1. 6.2. fueron puestos por la firma CICO, entre otros cuatro, que siendo bastante similares entre ellos, resultaban diferentes a los sanitarios HAPPY y FRESH; ii) los únicos dos productos que se salían de la línea tradicionales fueron presentados en el ejercicio con características parecidas aunque tales características no hacen parte del diseño protegido; iii) el fundamento que CICO invocó para presentar de la manera descrita los productos de las partes es absolutamente inadecuado; iv) CICO consultó únicamente sobre las semejanzas entre los productos objeto del ejercicio y no indagó sobre si los encuestados advierten diferencias entre los mismos o sobre el impacto que tales diferencias causan; y, v) las caracteristicas que a los encuestados les generó una mayor impresión de similitud entre HAPPY y FRESH no están relacionadas con el diseño industrial registrado.
Si las diferencias semejantes o equivalentes entre el diseño protegido y el sanitario FRESH fueron invocadas por la parte demandante para lograr la consecución del diseño industrial ante la oposición de Cerámica Italia S.A., por qué ahora trata de calificar esas diferencias a título de carácter secundario, si nos encontramos ante la comparación de dos sanitarios que guardan cercanía con las diferencias identificadas en su ejercicio.
Argumentos del recurso de apelación COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. - COLCERÁMICA S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial manifestando lo siguiente: Si el acto administrativo del cual emana el Derecho no contiene restricciones de estirpe alguna y, por lo tanto, el título de registro respectivo que comporta la prueba que legitima el ejercicio de acción, tampoco limita la cobertura del diseño industrial y no existe norma sustancial que establezca limites en los términos descritos en la sentencia, la misma, al imponer limitaciones al ejercicio del derecho pleno de Colcerámica, constituye una interpretación sesgada y una extralimitación que va en contra del principio de legalidad.
Justamente, a esa conclusión se llega por el error inicial en que incurre el Delegado para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, cuando de entrada afirma que es menester referirse a un aspecto como el del estado de la técnica en materia de diseños industriales. Adicionalmente, la mencionada extralimitación comportó los siguientes vicios sobrevinientes al fallo: i) el juez de primer grado usurpó competencias propias de otra autoridad jurisdiccional; li) el juez de primer grado desnaturalizó el objeto del proceso y mutó su esencia como si se tratara de un juicio relativo a la registrabilidad del diseño industrial; y iii) el juez de primer grado pretendió ejercer un seudo-control de legalidad 6 6.3. 6.4. 6.5. 7.1. sobre el acto administrativo en virtud del cual se concedió el registro del diseño industrial infringido a Colcerámica.
Si bien hay diferencias entre los diseños en pugna, el juez de instancia debió considerar, a partir de una comprobación práctica, que las mismas solo corresponden a diferencias secundarias en las proporciones y geometrías de los sanitarios. En efecto, la protuberancia y la media elipse que conforman el pozo del SANITARIO FRESH se atribuyen a la apariencia menos estilizada y robusta de dicho sanitario, por lo que no permite que los consumidores diferencien claramente los sanitarios en conflicto.
El diseño industrial del SANITARIO HAPPY es reproducido en la apariencia externa del SANITARIO FRESH, generando una impresión general y en conjunto que presenta tan solo diferencias secundarias. El estudio de mercado CICO dista mucho de ser un ejercicio sugestivo y, por el contrario, en su mecánica de preparación y, posteriormente, en su implementación, no hubo sesgo ni inducción persuasiva mal intencionada hacia los encuestados.
Contrario al razonamiento errático del Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, al igual que sucede en el mercado, en el ejercicio realizado por CICO resultan claramente semejantes los sanitarios HAPPY y FRESH y diferentes de los otros, no por antojo de Colcerámica, sino por cuanto el diseño del sanitario protegido es diferente cuando se contrasta con los otros presentes en el mercado.
Con respecto al color de los sanitarios comparados en el estudio de mercado CICO, lejos de pretender manipular los resultados del estudio, lo que se buscaba era tener dos productos que fueran efectivamente comparables, con el fin de mantener la imparcialidad y validez de los resultados. Vale la pena resaltar que el hecho de haber incluido otro tipo de sanitarios pretendía dar mayor imparcialidad y reproducir las condiciones de mercado al momento de llevar a cabo las encuestas.
Argumentos de la contestación al recurso de apelación MATERIALES EMO S.A.S. presentó contestación al recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial manifestando lo siguiente: Pese a la parcialidad manejada y al carácter sugestivo del estudio de mercado CICO, los resultados de ninguna manera fueron favorables para los intereses de Colcerámica, puesto que a preguntas tendientes a establecer la similitud del diseño protegido y el sanitario FRESH, respuestas como color, material, altura y tamaño, que no hacen parte del campo de protección otorgado por el registro del diseño industrial, fueron las características con un porcentaje más alto de similitud.
Contrario a ello, características que se encuentran protegidas por el diseño 7 7.2. 7.3. 7.4, 7.5. protegido, como lo son las consignadas en el diseñó y forma de los sanitarios, la consideración de semejanza se redujo ostensiblemente. El juez de primera instancia correctamente concluye que, si las diferencias equivalentes entre el diseño protegido y el sanitario FRESH fueron invocadas por la parte demandante para lograr la consecución del diseño industrial ante la oposición de Cerámica Italia S.A., por qué ahora trata de calificar esas diferencias a título de carácter secundario, si nos encontramos ante la comparación de dos sanitarios que guardan cercanía con las diferencias identificadas en su ejercicio.
Sin embargo, esta prueba no es la única pieza procesal que permitió al juez de primera instancia establecer las diferencias sustanciales entre el diseño industrial protegido y el SANITARIO FRESH, sino que también se apoyó en los testimonios de distintos testigos y en el examen técnico a cargo de Camilo García, profesional especializado en materia de diseños industriales.
En consecuencia, queda visto que el ejercicio de valoración realizado por el juez fue acertado y basado en derecho, toda vez que recogió de distintas fuentes probatorias las conclusiones que le permitieron generar certeza sobre las diferencias de carácter sustancial entre el diseño protegido y el SANITARIO FRESH y, consecuentemente, la inexistencia de la infracción planteada.
Para el caso que nos ocupa, las diferencias secundarias alegadas por Colcerámica son en realidad de orden sustancial, pues nos encontramos ante la forma de un producto marcada por la estilización y originalidad de sus líneas, frente a una forma robusta y tradicional que solo se asemeja aisladamente en las características implícitas de la configuración natural de los sanitarios tipo silla, lo cual no reproduce los elementos novedosos y distintivos que soportaron la concesión del diseño protegido.
NORMIAS A SER INTERPRETADAS El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 113, 129 y 130 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. Decisión 486 de la Comislón de la Comunidad Andina.- “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. 8 6 De oficio se interpretarán los artículos 115 y 116 literal b) de la citada Decisión?.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Comparación entre diseños industriales. Preguntas del Juez Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Comparación entre diseños industriales. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que precisamente se debate la existencia de un riesgo de confusión entre el diseño “Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta”. “Artículo 130.- La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.
La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular”.
“Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones”. “Artículo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público.
A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador, y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.
Esta prohibición no se aplicará lratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular”. 9 1.2. 1.3. industrial SANITARIO HAPPY de titularidad de Colcerámica y el SANITARIO FRESH comercializado por Materiales Emo S.A.S. En este sentido, a efectos de la comparación entre diseños industriales, ésta deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el signo usado en el comercio tiene una contundencia suficiente frente al diseño industrial registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar.
En tal comparación, como se anotó, no se debe tener en cuenta los elementos accesorios. Adicionalmente, es preciso transcribir el siguiente extracto pertinente de la publicación de la Organización Mundial de la propiedad intelectual (OMPI) N” 895(S), intitulada “Principios básicos de la Propiedad Industrial”: "En términos generales, se entiende por diseño industrial el aspecto ornamental y estético de los artículos de utilidad.
Ese aspecto puede ser tanto la forma, como el modelo o el color del artículo. El diseño debe ser atractivo y desempeñar eficazmente la función para la cual fue concebido. Además, debe poder ser reproducido por medios industriales, finalidad esencial del diseño, y por la que recibe el calificativo de “industrial”. Desde el punto de vista jurídico, al hablar de diseño industrial se hace referencia al derecho que se otorga en un gran número de países, conforme a un sistema de registro concreto, para proteger las características originales, ornamentales y no funcionales de los productos y que derivan de la actividad de diseñar.
( ) En la mayor parte de las leyes de protección de los diseños industriales se excluye de la protección de los mismos todo diseño que obedezca exclusivamente a la función para la que haya sido concebido el artículo. En la medida en que el diseño de un artículo producido por un gran número de fabricantes, por ejemplo, un clavo, obedezca puramente a la función para la que haya sido concebido, la protección de dicho diseño se traduciria en el hecho de impedir que otros fabricantes puedan producir artículos que desempeñen la misma función. Por consiguiente, no puede aspirarse a excluir la posibilidad de que terceros produzcan ese mismo tipo de artículo, a menos de que el diseño sea lo 10 1.4. 1.5. suficientemente innovador e inventivo para prestarse a la protección por patente” (Subrayado por fuera del texto)!.
En consecuencia, y según se desprende del enunciado de los artículos 116 literal b) y 130 de la Decisión 486, deben excluirse de la comparación entre diseños industriales, los elementos o caracteristicas del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.
Adicionalmente, el cotejo deberá centrarse en las características originales y ornamentales — no funcionales — de la forma, modelo o color protegido mediante diseño industrial. Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: a) Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse. b) Si los diseños comparados contienen elementos de uso común, estos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo?. c) Se deberá excluir del cotejo los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador (Artículos 116 literal b) y 130). d) La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan originalidad o novedad en cada caso (Artículo 113), en particular, las características de líneas, contornos, colores, de la forma, de la textura y de los materiales del producto en sí o de su ornamentaciónf, para establecer si el diseño usado en el comercio tiene contundencia suficiente frente al ya registrado.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). “Principios básicos de la propiedad industrial”. Publicación de la OMPI N* 895(S). Ginebra, p. 11-12. Disponible en web: http://www. wipo.int'edocs/pubdocs/esfiniproperty/895/wipo_pub_895.pdf. Véase, por ejemplo, Proceso 155-1P-2015 de 19 de febrero de 2016, diseño industrial: CUCHARA.
Véase, en ese sentido, el Artículo 3 literal a) del Reglamento 6/2002/CE del Consejo de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios: “dibujo o modelo: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura oO material del producto en sí o de su ornamentación ( )" (Subrayado por fuera del texto). 11 ") 1.6 1.7. 2..
Si luego de realizar su análisis integral, y habiéndose colocado en la posición del consumidor medio, el tribunal consultante encuentra que el diseño usado en el comercio solo presenta diferencias secundarias con respecto ai diseño industrial ya registrado, la consecuencia seria la configuración de la infracción. Por el contrario, de considerar que las diferencias son sustanciales, la conclusión sería la inexistencia de la infracción. En consecuencia, el tribunal consultante deberá, en primer lugar, identificar y excluir los elementos de carácter secundario en el diseño protegido (Artículos 115 y 129 de la Decisión 486).
En segundo lugar, deberá excluir de la comparación los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador (Artículos 116 literal b) y 130). Finalmente, procederá a realizar el cotejo entre ambos diseños partiendo de los elementos que aportan originalidad o novedad en cada caso (Artículo 113, “apariencia particular de un producto").
Preguntas del Juez Consultante. a) ¿Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para analizar la novedad de un diseño industrial? Para que un diseño industrial sea nuevo, debe reunir las siguientes caracteristicas: a) No tiene que haber sido accesible al público en cualquier lugar o momento, mediante una descripción, utilización o cualquier otro medio. b) Debe ser distinto y presentar diferencias marcadas respecto de otros diseños existentes en el mercado, la mera diferencia con otros no es suficiente. b) ¿Qué se debe atender por diferencias sustanciales y secundarias en un diseño industrial de un producto habitual y/o corriente como es un sanitario? El artículo 115 de la Decisión 486 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra Véase también, a modo referencial e ilustrativo, el Artículo 1 literal a) Directiva 98/71/CE del Partamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos: “dibujos y/o modelos: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características, en particular, de tas líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del producto en sí y/o de su ornamentación ( )" (Subrayado por fuera del texto). 12 clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrabie.
En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias.
Las diferencias sustanciales son aquellas que incorporan un aporte arbitrario del diseñador, es decir, permiten que sea novedoso respecto de otros existentes en el mercado. Las diferencias sustanciales sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.
Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado ai producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.
Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales.
Tratándose de un diseño industrial de un sanitario, apartando el uso para el cual está destinado, las diferencias sustanciales se enfocarán respecto a su apariencia externa, si el consumidor lo elige por sus formas distintas a otras que llaman su atención. ¿Qué criterios deben ser considerados al momento de realizar un análisis comparativo entre productos en materia de infracciones a diseños industriales, en especial cuando se alegan diferencias secundarias respecto a diseños industriales anteriormente registrados? 13 d) Para contestar esta pregunta, el consultante deberá utilizar los criterios determinados en el acápite 1, punto 1.5. de ésta interpretación. ¿Para efectos de decidir si un producto infringe o no en el ámbito de protección de un diseño industrial, es jurídicamente viable determinar el estado de la técnica del producto protegido? Respecto a la esta inquietud, dentro de un proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, el juzgador debe nada más comparar el diseño industrial protegido, respecto del supuesto infractor y determinar si en efecto causaría perjuicio a su titular por guardar similitudes que los hacen confundibles.
El tema del estado de la técnica del diseño industrial registrado lo debió analizar la autoridad que concedió el registro, revisando que la solicitud haya cumplido con los requisitos que la ley exige para que considere que se trataba de un diseño industrial o en su defecto una tercera autoridad en el caso de que se discuta la nulidad dei diseño por carecer de novedad en un proceso aparte.
¿En análisis comparativo por infracción al diseño industrial puede el juez entrar al estudio del estado de la técnica del producto, siendo que ello debió ser objeto de estudio por la autoridad administrativa nacional al momento del registro del diseño? Esta pregunta se encuentra ligada a la anterior, por lo tanto se aplicaría el mismo criterio antes citado.
¿Cómo a partir de que insumos o elementos se debe adelantar un análisis comparativo entre productos en materia de infracciones a diseños industriales? El análisis comparativo se lo debe realizar conforme a los criterios señalados en el punto 1, numeral 1.5. de ésta interpretación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el tribunal consultante al resolver el proceso interno 110013199001201323810 02, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 14 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 0l,.b Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA ZU Hernán ero-Zambrafo / AGISTRAD De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación-prejudicial el Presidente y el Secretario.
Herná ero Zambraño TE SECRETARIO Notifíquese al tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15