TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de junio de 2016 Proceso: 381-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2014-215557 Referencia: Infracción de la marca REMINGTON (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 1003, recibido el 5 de agosto de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial de los Artículos 155 literales e) y f) y 156 literales a), b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el proceso interno 2014-215557; y, y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su litular;

El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial. A. 1. 2.1.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandantes: INVENCIÓN S.A, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON Demandados: CORPORACIÓN DE CIENCIAS EMPRESARIALES - CORCIENCIAS. INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y SUPERACIÓN POLITÉCNICO - INDES. Hechos Relevantes invención S.A. es titular en Colombia de la marca REMINGTON (mixta), registrada en las clases 16?, 38% y 41* respecto de la cual aduce su notoriedad. 1) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” “Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales €) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales O comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.” 2 “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuademación; fotografías; papelerfa; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materia plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.” E “Telecomunicaciones.” 4 “Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.” 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

É Y Ly UNIVERSITARIA REMINGTON El 29 de octubre de 2009, mediante Resolución 54945, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró la notoriedad de la precitada marca REMINGTON (mixta), respecto de los productos o servicios que distingue, comprendidos en las clases 16, 38 y 41. El 23 de septiembre de 2013, invención S.A. suscribió contrato mediante el cual otorgó licencia de uso a favor de Corporación Universitaria Remington de las marcas REMINGTON (mixtas) registradas en las clases 16, 25, 38, 41 y 42, REMINGTON EDUCACIÓN (denominativa) registrada en la clase 41, REMINGTON LIBRERÍA Y PAPELERÍA (denominativa) en la clase 16, LICEO REMINGTON (mixta) en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación Internacional de Niza); así como de las solicitudes de registro de las marcas REMINGTON (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9, POLITECNICO REMINGTON (mixta) para identificar servicios en la clase 41 y UNIREMINGTON (denominativa) para amparar servicios comprendidos en la clase 41 y solicitudes de registro de lemas comerciales.

El 13 de febrero de 2015, Invención S.A. y Corporación Universitaria Remington interpusieron demanda por infracción de derechos de propiedad industrial? ante el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC contra Corporación de Ciencias Empresariales (en adelante, CORCIENCIAS) y el Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico (en adelante, el INDES), alegando un uso no autorizado de la marca REMINGTON (mixta).

El 30 de junio de 2015, mediante Auto 47126, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 155 literales e) y f) y 156 literales a), b) y c) de la Decisión 486. Argumentos de la Demanda INVENCIÓN S.A. y CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON presentaron demanda bajo los siguientes argumentos: La referida solicitud fue tramitada mediante expediente administrativo 2014-215557. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Las accionantes suscribieron un convenio el 14 de septiembre de 2001 con CORCIENCIAS y el INDES, mediante el cual les concedían, de manera transitoria y conservando el régimen y naturaleza de los registros, la administración logística y administrativa de sus programas, respetando las condiciones que dieron lugar al registro. De conformidad el mencionado convenio, las instituciones demandadas tenían la facultad para ofrecer programas de "Especialización en Revisoría Fiscal y Contraloria”, “Especialización en Gerencia de Informática”, “Tecnología en Contaduría Tributaria” y “Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo”, todos con registro calificado, en cabeza de Corporación Universitaria Remington.

La infracción al derecho de marcas objeto de la presente acción, que vienen cometiendo CORCIENCIAS y el INDES, consiste en ofrecer servicios y programas propios de ellas, de manera no autorizada bajo la marca notoria REMINGTON (mixta). Es así como en el directorio telefónico, ambas ofrecen programas bajo la marca notoria REMINGTON (mixta) que no hacen parte del convenio suscrito.

Adicionalmente, ofrecen programas bajo dicha marca que no corresponden a los programas académicos que oficialmente presta Corporación Universitaria Remington, en virtud de la autorización que para tal efecto le ha otorgado el Ministerio de Educación Nacional. Una vez que Invención S.A. y Corporación Universitaria Remington tuvieron conocimiento de los hechos objeto de la infracción de marca, entablaron contacto directo con el INDES y CORCIENCIAS para solicitarles el cese de dicha infracción de manera inmediata.

Prueba de ello son los numerosos requerimientos por escrito que se han dirigido a las demandadas, acerca de los cuales estas han hecho caso omiso. La infracción al derecho de marcas objeto de la presente acción se traduce en el uso abusivo y no autorizado de la marca notoria REMINGTON (mixta), constituyéndose en flagrante violación de la ley que particularmente regula la oferta de programas educativos, así como la captación irregular de estudiantes que, engañados, acuden a las sedes del INDES y CORCIENCIAS para estudiar, creyendo que se trata de programas ofrecidos, prestados y/o respaldados por el prestigio de la Corporación Universitaria Remington.

No obstante las prohibiciones expresas que se han hecho al INDES y a CORCIENCIAS para que se abstengan de ofrecer programas no autorizados, estas continúan ofreciendo en diferentes medios de comunicación, tanto escritos como hablados, programas bajo la marca notoria REMINGTON (mixta), sin autorización de la parte demandante, tales como Administración de Negocios Internacionales, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Tecnología Agroindustrial, Tecnología en Costos y Presupuestos, Tecnología en Desarrollo de Software, Tecnología en Gestión Logística, Tecnología 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. en Gestión Pública, Técnico Profesional en Contabilidad Sistematizada y Técnico Profesional en Turismo.

Argumentos de la Contestación a la Demanda El INDES y CORCIENCIAS presentaron contestación a la demanda, manifestando que: La utilización de la marca REMINGTON (mixta) por parte del INDES y CORCIENCIAS ha sido con autorización de la Corporación Universitaria Remington, por lo tanto, se alega la inexistencia de infracción por el uso de la marca REMINGTON (mixta).

La oferta de los programas educativos REMINGTON se ciñe al convenioó suscrito el 14 de septiembre de 2001. El INDES y CORCIENCIAS han cumplido cabalmente los términos de dicho convenio, especialmente en lo que concierne a la oferta y ejecución de los programas educativos distinguidos con la marca REMINGTON (mixta). Los programas educativos ofrecidos fueron aceptados y avalados por la Corporación Universitaria Remington, la cual ha consentido en la oferta de los programas educativos ofrecidos por el INDES y CORCIENCIAS.

Los programas educativos ofrecidos corresponden a los que hacen parte del portafolio de la Corporación Universitaria Remington. Ningún programa educativo ofrecido por el INDES y CORCIENCIAS es ajeno a dicho portafolio. No hay captación irregular o engañosa de estudiantes por cuanto la vinculación ha sido transparente y ajustada a ley, así como a los convenios entre la Corporación Universitaria Remington y CORCIENCIAS y el INDES, sin engaños ni artimañas.

NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La autoridad nacional consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 155 literales e) y f) y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. El Tribunal procederá a la interpretación prejudicial solicitada. De oficio, se interpretarán los Artículos 155 literal a), b), c) y d), 225, 231 y 232 de la misma Decisión”.

Véase, supra apartado A.3.1. “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.” 1.1. 1.2.

1.3. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La protección de la marca notoriamente conocida. Derecho al uso exclusivo de la marca notoriamente conocida. Los diferentes tipos de riesgos. 2. La acción por infracción de derechos. 3. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La protección de la marca notoriamente conocida.

Derecho al uso exclusivo de la marca notoriamente conocida. Los diferentes tipos de riesgos. En el caso de examen, Remington S.A. manifestó que es titular de la marca REMINGTON (mixta), registrada en las clases 16, 38 y 41, respecto de la cual aduce su notoriedad y que habría venido siendo usada sin autorización por CORCIENCIAS y el INDES, razón por la que interpuso una acción de infracción de derechos.

En tal virtud, corresponde analizar el presente tema. La protección de la marca notoriamente conocida. A propósito del marco normativo del instituto jurídico relativo al signo notoriamente conocido, es el Título XIll de la Decisión 486 el que desarrolla, entre otras, las normas sobre lo que se entiende por el signo notoriamente conocido, aquellas que aluden a la protección que se les brinda contra su uso y registro no autorizado, unas que explican sobre lo que constituye dicho uso no autorizado, u otras que mencionan respecto de la aplicación a este apartado de lo dispuesto en otras relativas al derecho del titular de una marca a impedir determinados actos de terceros sin su consentimiento.

En relación con la protección de la marca notoria, este Tribunal ha desarrollado vasta jurisprudencia sobre algunas especificidades en relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo del signo; en efecto, el Tribunal ha establecido que la protección del signo notorio va más allá de los principios básicos de “Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan.

Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.” “Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que este se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.” 1.4. 1.5. 1.6.

OU 1.8. 1.9. especialidad y territorialidad, así como de uso real y efectivo de la marca registrada. El amparo al signo notorio rompe el principio de especialidad porque en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, se establecerá el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notorio.

Así el Artículo 136, literal h) de la misma Decisión 486. En cuanto al principio de territorialidad, de la propia definición que trae el Artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección. Basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Es más, la normativa andina prevé situaciones concretas por las que no deberá negarse la calidad de notorio y su protección. A este respecto, el Artículo 229 de la Decisión 486, desglosa la circunstancias por la cuales no se negará la calidad de notorio y su protección; a saber, por el solo hecho de que el signo no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero o que no se haya usado; es decir, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Otro hecho descrito por la norma mencionada es que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro, previsión que, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas registradas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso; y es que la finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Título XIl, los Artículos 224 a 236 de dicha Decisión establecen la naturaleza y constitución de los signos notoriamente conocidos, al igual que regula, entre otros aspectos, los factores para determinar la notoriedad de una marca. 1.10.En efecto, el Artículo 224 de la citada Decisión, instituye que para que 4.14. fuese reconocido el signo distintivo como notoriamente conocido en cualquier País Miembro debe ser conocido por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido; es decir, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 230, debe haber adquirido notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro en el que se produjo la solicitud, a causa de la protección amplia que se brinda a los signos que alcanzan el carácter de notorios — la cual comporta una excepción al principio de territorialidad.

En efecto, la marca notoriamente conocida será beneficiaria de la referida protección por parte de los Países Miembros, independientemente de su registro en el País Miembro o en el extranjero?, 1.12.La protección que se otorga a la marca notoria es más amplia que la que se otorga a la marca ordinaria o común, constituyendo una excepción a los principios de territorialidad y especialidad.

En efecto, la protección no se limita al país en el que adquirió la notoriedad, en el que se haya conferido el registro o a un grupo de países, sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la norma respecto a la notoriedad. En relación con el principio de especialidad, la protección conferida a la marca notoriamente conocida se extiende a todo el universo de productos y servicios, por lo que no se exigiría la identidad o similitud de los productos o servicios para determinar el riesgo de confusión con otros signos idénticos o similares. 1.13.El tribunal consultante deberá tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega; asimismo tomará en consideración, entre otros, los factores que señala la normativa andina para determinar la notoriedad?.

El Artículo 229 literal a) de la Decisión 486 establece que: “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que ( ) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero ( )'. Véase también, OMPI. “Marcas notoriamente conocidas”. Disponible en web: hitp://www.wipo.int/sme/esfip_business/marks/well known_marks.htm.

Véase, asimismo, a modo referencial, el Artículo 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, enmendado el 28 de septiembre de 1979. A este respecto, cabe recordar que el Artículo 228 de la Decisión 486 enumera algunos factores a efectos de determinar la notoriedad de una marca: Derecho al uso exclusivo de la marca notoriamente conocida. 1.14.

El titular de una marca notoria, como ocurre con una marca registrada, ejerce el derecho de uso exclusivo sobre la marca que le otorga la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento; en ese sentido la jurisprudencia ha destacado que el titular de una marca registrada tiene dos tipos de facultades, una positiva (derecho al uso exclusivo), y otra, negativa (derecho a impedir ciertos actos de infracción). 1.15.En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.16.El Artículo 231 de la Decisión 486, expresamente señala que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan.

Asimismo - prosigue señalando la norma - el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el Artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los Artículos 157 y 158. 1.17.El Artículo 155, por su parte, enuncia de manera taxativa los actos susceptibles de ser considerados como infracciones a derechos de a) b) a) e) h) U) D Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo _228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” marcas, que son a su vez los actos realizados por terceros, sin el consentimiento del titular del signo distintivo, que este último puede impedir.

En otras palabras, la disposición normativa comentada regula, además de los actos de infracción a derechos sobre signos distintivos, el alcance del derecho exclusivo — en su faz negativa — del titular del correspondiente signo distintivo (¡us prohibendh. 1.18.A este respecto, cabe precisar que la facultad de impedir los actos contemplados en los literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, que en principio tiene como destinatario al titular de una marca ordinaria en general, es extensiva al titular de una marca notoriamente conocida, en virtud de lo establecido en el Artículo 231, en el sentido de que el titular de un signo notoriamente conocido “podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155 ( )", sin excluir ningún acto en particular, al no restringir la hipótesis jurídica a un literal específico. 1.19.El literal e) del Artículo 155 requiere que el referido uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular del registro de marca, como consecuencia de una dilución de la marca o de un aprovechamiento injusto.

Respecto a la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, es preciso advertir que quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. 1.20. El citado literal prevé que el titular de una marca notoriamente conocida 1.21. podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

Es preciso destacar que la citada disposición normativa extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca notoria, aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. 1.22.El literal f) del Artículo 155, por su parte, otorga al titular de una marca notoriamente conocida la facultad de impedir a cualquier tercero el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, incluso para fines no comerciales, siempre y cuando tal uso pueda generar un riesgo de dilución o de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida. 10 1.23.Corresponde a la autoridad nacional verificar, en primer lugar, el carácter notorio de la marca REMINGTON (mixta); y, en segundo lugar, determinar si el alegado uso no consentido de esta, genera un riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario en el mercado; aplicando al efecto, las reglas de cotejo que la jurisprudencia comunitaria andina ha ido desarrollando.

Los diferentes tipos de riesgos. 1.24, En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor i) al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; ii) no tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, ii) piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. 1.25.

Con respecto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha manifestado que la protección se proyecta sobre las “conductas adhesivas” respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva mediante el debilitamiento de su capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia?%, Se trata de acciones que deterioran la imagen publicitaria que derivan del uso no autorizado por un tercero, lo cual produce un detrimento del valor publicitario de la marca notoria, y a su vez, de la cualidad distintiva y reputación. 1.26.Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández-Novoa ha establecido lo siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada.

La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior. ( ) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombrada es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”!!, 1.27.En suma, puede definirse la dilución como la disminución de la capacidad de una marca notoriamente conocida de distinguir los productos o servicios que identifica, mediante usos no autorizados sobre 10 ” MONTEAGUDO, Montiano, “La protección de la Marca Renombrada".

Civitas, Madrid España, 1995, p. 283. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, pp. 307-308. 11 productos o servicios de terceros. La dilución puede presentarse bajo dos modalidades, bien sea a través de la figura de la dilución por empañamiento, bien mediante la dilución por degradación. a) La dilución por empañamiento emerge de la pérdida del carácter distintivo de la marca!?.

Esta modalidad tiene lugar cuando el carácter único y distintivo de una marca notoria se debilita mediante la asociación producto de la similitud entre un signo y una marca notoria que finalmente afecta la distintividad de esta última. Su procedencia no requiere confusión en cuanto al origen, auspicio, afiliación o conexión de los productos amparados por las marcas en conflicto, ni que los mismos compitan entre sí, siendo suficiente que el uso del signo imitador materialice un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, o que cause un perjuicio a su fuerza distintiva o a su reputación?3. b) La dilución por degradación, en cambio, tiene lugar cuando la distintividad y el atractivo comercial de una marca notoria capaz se ven perjudicados cuando se la asocia a productos de inferior calidad o de carácter inmoral, o cuando la marca es expuesta en un contexto inapropiado, capaz de evocar pensamientos negativos en relación con la marca notoria**.

En tales casos, la reputación y el atractivo comercial de la marca notoria se ven afectados por cuanto el público le atribuye las características negativas de los productos infractores?*, 1.28. Cabe precisar que, para la procedencia de la dilución, en cualquiera de sus modalidades -— dilución por empañamiento o dilución por degradación —, no será necesario que exista un riesgo de confusión?$, por cuanto el valor comercial de una marca puede debilitarse a causa de su uso no consentido por parte de terceros, incluso ante la ausencia de un riesgo de confusión o de asociación. La confusión conlleva a un perjuicio inmediato, la dilución, por el contrario, puede ocasionar un perjuicio susceptible de producir un detrimento del valor publicitario de la marca.

Cabe recordar, asimismo, que esta figura será aplicable a casos en los que se vean envueltos tanto competidores como no competidores. 13 MCcCARTHY, J.T. y otros. "McCarihy's Desk Encyclopaedia of Intellectual Property”. BNA Books, Washington, D.C., tercera edición, 2004, pp. 24-129. SILVA DUARTE, Federico Jorge. "La dilución de una marca registrada.

Una protección extensiva a marcas notoriamente conocidas que no requiere de confusión ni de competencia para su procedencia". En: La Ley, año 35, N* 11, Asunción, diciembre de 2012, p. 1725-1737. LEIMER, J.A. "Trademark Dilution in the United States”. En: Trademark World, N* 62, 1993, p. 15. SILVA DUARTE, Federico Jorge. “La dilución de una marca registrada”.

Op. Cif. En ese sentido, Mortellito c. Nina of Califomia, Inc. 335 F. Supp. 1288, 1296 (S.D.N.Y 1972). 12 1.29.En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 1.30. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por 1.31. el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”"”. El parasitismo es una teoría que se desarrolló gracias a una extensión del marco inicial de la teoría de la competencia desleal. En el acto del parasitismo, un comerciante (el "“parásito”) busca apropiarse injustamente de la reputación de un competidor (el “parasitado"), creando confusión en el espiritu del consumidor con respecto a su producto o marca y aquel registrado por el competidor.

Generalmente, esta figura consiste en la usurpación o el aprovechamiento de la notoriedad de otro?8, 1.32.El parasitismo comporta, por un lado, un perjuicio injustificado a la víctima — a su clientela, su imagen o su patrimonio — y un potencial enriquecimiento injustificado para el autor de la infracción. Cabe mencionar que, en ciertos Estados, el titular de un derecho de propiedad intelectual que ya expiró puede intentar una acción de parasitismo económico??, 7 18 OTAMENDI, Jorge.

“Derecho de Marcas”. Op. Cit., p. 247. Véase, por ejemplo, Corte de Apelación de Paris, 29 de septiembre de 1995, caso Guerlain c. Bosch, Gaz. Pal. 1996, |, somm., p. 146. Véase, por ejemplo, Corte de Casación de Francia, Sala Comercial, de 22 de octubre de 2002, caso Métro c. Cartier. Véase también la decisión de la Corte de Casación francesa donde manifiesta que esta acción no requiere fundarse en un titulo privativo, es decir, que el producto o servicio copiado o imitado no necesariamente debe encontrarse protegido.

Cf. Corte de Casación de Francia, Sala Comercial, de 22 octubre 2002, caso Go Sport c. Décathlon. 13 1.33. Adicionalmente, para el ejercicio de la acción de parasitismo, no se requiere que efectivamente haya acaecido un perjuicio para la víctima, siendo suficiente probar la existencia del riesgo de que ello se produzca. La falta puede ser delictual o cuasi-delictual, no siendo necesario ningún elemento subjetivo o intencional.

Finalmente, cabe apuntar que toda persona, física o moral, comprendiendo las asociaciones sin fines de lucro, pueden ejercer esta acción?0, 1.34. En relación con las marcas renombradas y notorias, es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.

Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución o de uso parasitario en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoriamente conocida registrada, como de aquella que no ha sido objeto de registro en ningún Pais Miembro. 1.35. En conclusión, la Decisión 486 establece una protección más amplia de 2.1. 2.2. los signos notoriamente conocidos, lo que supone, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

La acción por infracción de derechos. Invención S.A. y Corporación Universitaria Remington, licenciatarios de Remington S.A., manifiestan que CORCIENCIAS y el INDES ha venido usando de manera indebida la marca REMINGTON (mixta), objeto de respectiva licencia de uso. Por lo tanto, al Tribunal le corresponde examinar sobre las características de la acción de infracción de derechos.

Cabe hacer referencia a la legitimidad activa para ejercer la acción. Pueden entablar la acción los siguientes sujetos: a) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás (párrafo 3 del Artículo 238 de la Decisión 486). 20 En ese sentido, Corte de Casación de Francia, Sala Comercial, de 8 de noviembre de 1994, Bull. civ, IV, n. 325. 14 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. b) El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial (párrafo 2 del Artículo 238). Adicionalmente, es importante mencionar los sujetos pasivos?! de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial: a) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Como se explicó inicialmente, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 231, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a cualquier tercero la realización de cualesquiera de los actos indicados en el Artículo 155, es decir, de los actos contemplados en los literales a), b), c) y d), y no solo de los actos comprendidos en los literales e) y f).

En cuanto a la prescripción de la acción estudiada, cabe indicar que esta tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: a) Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. b) El término de prescripción no puede sobrepasar de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término?.

Sin embargo, en relación con los signos distintivos notoriamente conocidos, “fla acción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción"; tal como establece el Artículo 232 de la Decisión 486. 21 22 Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la interpretación prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-1P-2004.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 145-IP- 2011 de 14 de marzo de 2012, 15 2.7. Finalmente, cabe destacar que, al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo notoriamente conocido, la Autoridad consultante deberá tener en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo, según lo dispuesto en el Artículo 234 de la Decisión 486.

Preguntas formuladas por la Autoridad consultante. Finalmente, con el fin de brindar una interpretación prejudicial integral, se procede a continuación a responder expresamente cada una de las preguntas planteadas por la autoridad nacional consultante: a) ¿Qué es una marca notoria? La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre el sector pertinente?? y ha logrado el reconocimiento del mismo?*; el Artículo 224 de la Decisión 486 establece que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. b) ¿Cómo se obtiene la notoriedad de una marca? La calidad de marca notoriamente conocida no se presume, debiendo probarse por quien la alega y esgrime las circunstancias que le dan ese estatus; el Artículo 228 de la Decisión 486 prevé que para reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, debiendo tenerse en cuenta, entre otros aspectos, lo señalado en dicha disposición. c) ¿Puede reconocerse la notoriedad de una marca a través de una decisión judicial? En caso afirmativo, ¿debe ceñirse el 23 24 El sector pertinente comprende todos los productos y/o servicios que el consumidor o usuario, al que estén destinados los productos o servicios distinguidos por la marca notoria, pueda considerar intercambiables o sustituibles debido a sus caracteristicas, su precio y el uso al que se destinan.

José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de fos círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los circulos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio".

OTERO LASTRES, José Manuel, "La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario", Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243; citado en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 120-1P-2006 de 19 de julio de 2006, p. 25. 16 juez a las mismas reglas que tiene en cuenta la oficina de registro? El reconocimiento o la declaratoria de notoriedad sí puede provenir del juez nacional, para tal efecto, este deberá tomar en consideración, en primer lugar, la preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario andino sobre las demás normas, en particular, la Decisión 486, en conformidad con los criterios establecidos por la jurisprudencia pertinente emanada de este Tribunal?5.

En segundo lugar, el juez nacional podrá aplicar su propia legislación nacional, en virtud del Principio del Complemento Indispensable, en tanto complemente y no contravenga lo establecido por la normativa comunitaria andina, es decir, permita colmar vacios normativos causados por la ausencia de regulación de un supuesto concreto por parte de la norma cornunitaria andina?S, d) ¿Cómo se mantiene dicho reconocimiento? ¿Es necesario que la autoridad competente renueve dicho reconocimiento o basta con que dicha situación se hubiese presentado para que dicho reconocimiento no desaparezca? Sí, es necesario que se renueve y pruebe el reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo determinado en cada oportunidad en que tal carácter sea controvertido; el reconocimiento de la notoriedad será válido únicamente para el caso particular que determinó el acto de reconocimiento de la misma. e) En los términos del literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486, ¿qué se debe entender por dilución de la fuerza distintiva de una marca notoriamente conocida? La dilución es la disminución de la capacidad de una marca notoriamente conocida de identificar y distinguir los productos que identifica, mediante usos no autorizados sobre productos oO servicios de terceros, a pesar de la presencia o ausencia de confusión, asociación, error, engaño, o competencia entre los signos en conflicto.

Puede presentarse bien sea a través de la dilución por empañamiento, bien mediante la dilución por degradación. El perjuicio generado por la dilución de una marca notoriamente conocida supone un detrimento de su valor publicitario, el cual erosiona, a su vez, la reputación, el magnetismo comercial, la cualidad distintiva, y el poder de venta de tal marca ES Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiclales emitidas dentro de los Procesos 2-1P- 2011 de 16 de marzo de 2011, pp. 16 y ss., y 108-IP-2014 de 28 de octubre de 2014, p. 19.

EJ En conformidad con lo expresado, el juez nacional también podrá tener en cuenta eventuales Tratados aprobados o ratificados por el correspondiente Pais Miembro. notoria. En tal sentido, el fundamento de la acción por dilución de una marca notoriamente conocida radica en el hecho que un menoscabo de la función publicitaria de la misma — originada en uso no autorizado por un tercero — constituye una infracción de los derechos de propiedad del titular de tal marca, por cuanto produce un perjuicio comercial independiente.

Finalmente, cabe recordar que, para la procedencia de la dilución, en cualquiera de sus modalidades, no será necesario que exista un riesgo de confusión, por cuanto el valor comercial de una marca puede debilitarse a causa de su uso no consentido por parte de terceros, incluso ante la ausencia de un riesgo de confusión o de asociación. De igual manera, esta figura será aplicable a casos en los que se vean envueltos tanto competidores como no competidores.

H Con la simple colocación de una marca registrada notoriamente conocida en la presentación de un producto o servicio, en cualquier forma que tenga lugar, ¿se constituye un uso a título de marca de ese signo en los términos del Artículo 156 de la Decisión 486? Como se explicó inicialmente, el acto de “colocar”? —o “aplicar”28— la marca —sea notoriamente conocida o no— o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se hubiera registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se hubiera registrado o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (supuesto contemplado en el Artículo 155 literal a) de la Decisión 486, que en principio tendría como destinatario al titular de una marca ordinaria), es extensivo al titular de una marca o signo distintivo notoriamente conocido, en virtud de lo establecido en el Artículo 231 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el tribunal consultante al resolver el proceso interno 2014-215557, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. al Real Academia Española (RAE).

“Diccionario de la lengua española”. Edición de tricentenario. “colocar” (Del lat. Collocáre) 1. tr. Poner a alguien o algo en su debido lugar. E RAE. “Diccionario de la lengua española”. “aplicar” (Del lat. applicáre). 1. tr. Poner algo sobre otra cosa o en contacto de otra cosa. 18 De conformidad con el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente interpretación prejudicial los Magistrados que participaron en su nd Y 7) le dl % Cecilia ¿lisa Ayllón Quinteros Hermáry MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. uo Hernán ero Za ano i ESIDENTE SECRETARIO AA - Notifíquese a la autoridad consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19