TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio del 2016 Proceso: 122-1P-2015 Asunto: interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2007-00137-00 Referencia: Signos involucrados: Marca mixta LE COLLEZIONI y Nombre y Enseña Comercial LE COLLEZIONI Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0806, recibido el 16 de marzo del 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal b), 137, 150 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00137-00; y, El Auto de 27 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso interno: Demandante: ECUACLEANER $. A. y/o FERNANDO MARCH GAME. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO — (SIC) DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. N OS 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Tercero interesado: EXECUTIVE S. A. Hechos Relevantes El 29 de abril de 2003, EXECUTIVE $. A. solicitó ante la División de Signos distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio (en adelante, la SIC)! el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI, para distinguir: “( ) preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceite esenciales, cosméticos, lociones para cabello y dentífricos”, comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
Signo solicitado LE COLLEZIONI La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 530 del 31 de julio del 2003, y dentro de término oportuno no se presentaron oposiciones. El 17 de diciembre del 2003, mediante Resolución 34999 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio concedió, a favor de la sociedad EXECUTIVE $.
A., el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. El 31 de diciembre del 2003, la sociedad ECUACLEANER $. A. y/o FERNANDO MARCH GAME comparecieron dentro del expediente administrativo 03-35466, con el propósito de solicitar que se niegue el registro de la marca solicitada sobre la base del uso anterior del nombre y enseña comercial LE COLLEZION, anotando que desafortunadamente cuando se enteraron de las actuaciones de la solicitante las fechas para presentar oposiciones andinas, conforme al Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya habían vencido, allegando certificación contable de volúmenes de venta y de ingresos por ventas entre 1995 a 1999 por una suma de seis mil ochenta millones 00/100 sucres (S/. 1 Expediente Administrativo 03 035466. tu ye 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.1 6.080'000.000,00); y, del 2000 al 2003 la suma de un millón setecientos setenta y seis mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1,778,000.00).
El 18 de junio de 2004, la sociedad ECUACLEANER S. A. y/o FERNANDO MARCH GAME presentaron solicitud de revocatoria directa contra la Resolución 34999, alegando la violación del literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El 27 de agosto del 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Edicto N* 11844 inadmitió la revocatoria directa interpuesta en contra de la Resolución 34999.
El 20 de marzo de 2007, la sociedad ECUACLEANER $. A. y/o FERNANDO MARCH GAME presentaron acción de nulidad contra la Resolución 34999, aduciendo que usan al menos desde 1988 el Nombre y Enseña comercial "LE COLLEZION!” para distinguir al empresario y al establecimiento de comercio que desarrolla actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación y exportación, compra y venta de toda clase de mercancías, productos y materias comprendidos dentro de la Clase 3 Internacional de Niza? El 23 de noviembre de 2007, la SIC procede a contestar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por Fernando March Game y Ecuacleaner S. A., deduciendo a su favor la excepción de “inepta demanda” argumentando que la misma no cumple cabalmente con la individualización del acto acusado.
El 12 de agosto del 2012, EXECUTIVE $. A. presentó sus alegatos de conclusión en el expediente de la antes referida acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 0.El 21 de noviembre del 2013, mediante auto la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda contenciosa administrativa ECUACLEANER $. A. y/o FERNANDO MARCH GAME en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 2 *( ) productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero (ropa, calzado y sombrereria), así como todos los articulos relacionados, tales como jabones, perfumerta, cosméticos, lociones, pieles de animales, baúles, paraguas, billeteras, todo tipo de productos en cuero, bastones, fustas, elcétera”. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.
ECUACLEANER S.A. usa, al menos desde 1988, el nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI (mixta) para distinguir actividades relacionadas con la distribución comercialización, exportación, importación, compra y venta de toda clase de mercancias, productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero, así como todos los artículos relacionados, tales como jabones, perfumería, cosméticos, lociones, pieles de animales, baúles, paraguas, billeteras, todo tipo de productos en cuero, bastones, fustas, etc. productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
El signo cuyo registro se concedió es idéntico desde el punto de vista gráfico, visual, ortográfico, fonético, e ideológico a la enseña comercial LE COLLEZIONI (mixta) utilizada por ECUACLEANER $S. A. y/o FERNANDO MARCH GAME en Ecuador. La Resolución acusada de nula, vulnera los Artículos 136 literal b), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
No pudieron presentar oposición al registro de la marca mixta LE COLLEZIONI dentro de término legal, pues no se enteraron a tiempo; sin embargo, mediante escrito de “advertencia” comunicaron a la administración que eran titulares exclusivos de la marca referida. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a pesar de saber de la existencia de los derechos prioritarios de los actores, no realizó el examen de registrabilidad.
Para legitimar su interés presentaron solicitud de registro del signo LE COLLEZION! (mixta) para la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. El nombre comercial LE COLLEZION! se encuentra protegido en el Ecuador desde 1988. De los antecedentes se tiene que la SIC conoció de los acercamientos entre la parte actora y la tercera interesada para “replicar” en Colombia la empresa de aquella de Ecuador, constituyendo para el efecto una sucursal o una nueva empresa (REPLICA O IMITACION DE LA DE ECUADOR).
De este antecedente fuerza era inferir la intención de la tercera interesada de perpetrar actos de competencia desleal de imitación, confusión y aprovechamiento de la reputación de la actora. La marca mixta LE COLLEZION! registrada por EXECUTIVE S. A. fue obtenida de mala fe. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4, Argumentos de la contestación de la SIC a la demanda contenciosa administrativa Las pretensiones de la demandante no tienen apoyo jurídico suficiente.
Los actos administrativos acusados han sido expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La marca mixta LE COLLEZIONI era susceptible de registro pues cumplía con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica para identificar productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
La irregistrabilidad de una marca es procedente cuando dentro del término legal el interesado presenta oposición a su registro, aportando las pruebas que considere pertinentes para hacer valer su mejor derecho, pues es a él a quien le corresponde la carga de la prueba. Los actores no aportaron pruebas que demuestren que hubo mala fe de parte de la sociedad EXECUTIVE S. A. al solicitar el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI para identificar productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
La parte actora tampoco presentó los recursos que eran procedentes dentro de la vía gubernativa contra la Resolución 34999 de 17 de diciembre de 2003 expedida por la Superintendencia de industria y Comercio (SIC) a través de su División de Signos Distintivos. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. La SIC no violó ninguna norma comunitaria, pues no estaba obligada a pronunciarse sobre los escritos allegados al expediente administrativo que no se presentaron como oposición dentro del término legal.
De conformidad con el principio de territorialidad, el uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la oficina competente de cada País Miembro y, por lo tanto, no era pertinente hacer extensiva en Colombia la protección del signo mixto LE COLLEZION). Los actores no presentaron oposición dentro del trámite de solicitud de registro de la marca mixta LE COLLEZION!I. No se aportaron pruebas que demuestren que hubo mala fe por parte de la sociedad EXECUTIVE S. A. al solicitar el registro de la marca mixta LE COLLEZION!I. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b), 137, 150 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, los cuales se interpretarán por ser pertinente su análisis a fin de resolver el proceso interno, en relación con el Artículo172, este se interpretará pero restringido a su primer y tercer inciso.
Adicionalmente de oficio se interpretarán los Artículos 179 y 192 (primera parte del primer inciso y segundo inciso) de la Decisión 486, por ser aplicables al caso sub lite. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas de cotejo de signos. 2. Nulidad de un registro bajo el marco de la Decisión 486.
Legítimo interés para plantear la acción. E “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: l.) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. (..) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
(.) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o sí no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoría del registro de la marca mediante resolución. Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en tos artículos 134 primer párrafo y 135.
(..) Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la fegislación intema. (..) Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en to pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de fa presente Decisión. (..) Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
( ) Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. nas No 1.1. 1.2. El nombre Comercial y su protección. Requisitos. La enseña Comercial. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. La solicitud de registro presentada con mala fe.
El examen de registrabilidad. De oficio, integral, debidamente motivado y autónomo. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas de cotejo de signos. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se ha debatido el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca mixta LE COLLEZIONI registrada en la República de Colombia a favor de la sociedad EXECUTIVE S. A. y el nombre comercial y enseña comercial LE COLLEZION! (signos mixtos) presuntamente usados por la sociedad ECUACLEANER $.
A. sobre la base de los cuales se presenta la acción de nulidad del registro de marca, en consecuencia, es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (.,) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto, El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio De modo referencial, ver Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 1.3 b) determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
La Corte consultante, debe considerar este aspecto al momento de dictar su resolución, verificando que en la instancia pertinente se haya examinado si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego comprobar si se determinó correctamente si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.* Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor, grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.” Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.* De modo referencial, ver Procesos 15-IP-2013, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6.
Ibidem. Ibídem. De modo referencial, ver Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. 1.4 1.5 2.1. Igualmente, la Corte consultante, al proceder a verificar el acto impugnado debe constatar si se han cotejado los signos en conflicto, observando las siguientes reglas para el cotejo de marcas? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con Una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Orientada la Corte consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al verificar el acto impugnado constate si se al analizar el caso concreto se han determinado las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Nulidad de un registro bajo el marco de la Decisión 486.
Legítimo interés para plantear la acción. ECUACLEANER S. A. y/o FERNANDO MARCH GAME presentó demanda solicitando la nulidad de la Resolución 34999, por ser el titular del nombre comercial y enseña comercial LE COLLEZIONI desde 1988, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación De modo referencial, ver Proceso 178-IP-2015, p. 8.
IS ro 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Internacional de Niza, por lo que es pertinente hacer referencia a la nulidad de un registro de marca. El Artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud, esto es, la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. 2.2.1.
La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. 2.2.2. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo especifico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
De conformidad con lo anterior!” y en relación con los actos administrativos que conceden registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. Además de lo anterior, el operador juridico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado.
Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier procedimiento judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ¡legalidad de los actos administrativos que conceden el registro de una marca; por lo tanto, es muy común que en el derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.
Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada Pais Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. Lo anterior torna las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 2.5.1.
El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 10 Ver a manera de referencia el Proceso 12-1P-2015. 10 2.6. 2.7. 2.8. 2.5.2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 2.5.3.
La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 2.5.4. De conformidad con los dos puntos anteriores, el Juez o la Autoridad Administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registto de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas. 2.5.5.
La Autoridad Nacional competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del Artículo 273 de la Decisión 486, que establece: “( ) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.
La nulidad absoluta de un registro de marca se aplica cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135 (prohibiciones absolutas), mientras que la nulidad relativa cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 (derechos de terceros) o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe de acuerdo con el Artículo 137 de la Decisión 486.
El Juez o la Autoridad Administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.
La Corte consultante para decretar la nulidad absoluta deberá analizar si en efecto el acto administrativo que concedió el registro del signo LE COLLEZIONI (mixto) contraviene de lo dispuesto en los Artículos 134 primer inciso y 135 de la Decisión 486, de conformidad con lo dispuesto el Artículo 172 de la antes referida Decisión. 11 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
El nombre comercial y su protección. Requisitos. En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la demandante argumentó que ella “( ) usa, al menos desde 1988, el nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI (mixta) para distinguir actividades relacionadas con la distribución comercialización, exportación, importación, compra y venta de toda clase de mercancías, productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero, así como todos los articulos relacionados, tales como jabones, perfumerla, cosméticos, lociones, pieles de animales, baúles, paraguas, billeteras, todo tipo de productos en cuero, bastones, fustas, etc. productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza”.
En consecuencia, se hace necesario tratar el tema de la protección del nombre comercial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Artículo 136 literal b) junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.
El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones del texto normativo: 3.3.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad de un comerciante determinado, ya sea que se use para distinguir su actividad económica como tal, sus empresas O sus establecimientos de comercio. 3.3.2.
Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar su actividad, sus empresas 0 sus establecimientos de comercio con diferentes nombres comerciales. 3.3.3. El nombre comercial es independiente de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo coexistir con ellas. Los Artículos 191 y 193 regulan lo relacionado con el momento en que se genera el derecho exclusivo sobre un nombre comercial y, en consecuencia, el momento desde el cual se debe proteger dicho signo distintivo.
De conformidad con los artículos mencionados existe protección del nombre comercial, de conformidad con los siguientes parámetros: 12 DS 3.6. 3.7. 3.8. a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior quiere decir que el sistema de registro o depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. b. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo.
El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, asi como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existirla ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro". ** Tal protección se soporta en el sistema declarativo en que se fundamenta el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial.
A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Lo anterior quiere decir que si un País Miembro implanta un sistema de registro de nombres comerciales no implica que el derecho sobre éstos proceda de la inscripción o depósito en el registro, sino que seguirá generándose el nacimiento del derecho con el uso real y efectivo del nombre comercial.
Es por esta razón que si bien puede existir un sistema de registro de nombres comerciales, el uso real y efectivo de dicho signo distintivo es lo que delimita el ámbito de protección del derecho, teniendo esto como consecuencia que el solicitante del registro de un nombre comercial 41 Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 581, de 12 de julio de 2000. 13 3.9. debe acreditar su uso real y efectivo y, en consecuencia, continuar con dicho uso para que el derecho subsista.
Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra no tendría ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular. 3.10.El Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la 3.11 Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación..Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o asociación. 3.12.Por otro lado, el Articulo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares, a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial. 3.13.Es pertinente reiterar una vez más, que de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico los nombres comerciales son protegidos desde su primer uso dentro del territorio nacional del respectivo País Miembro, salvo en los casos de oposición andina y tratándose de marcas notorias o renombradas en donde la protección rebasa las fronteras nacionales, lo dicho sin perjuicio de la posibilidad establecida en el Artículo 172 de la Decisión 486 de decretar la nulidad de un registro en caso de determinarse que se solicitó de mala fe. 3.14.Por otra parte, es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 14 3.15. Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de 4.1. 4.2. un nombre comercial, la Corte consultante deberá determinar si, al momento en que el signo mixto LE COLLEZIONI fue solicitado para registro, el Nombre Comercial LE COLLEZIONI era real, efectiva y constantemente usado en el mercado.
La enseña comercial En el procedimiento administrativo interno se argumentó que “( ) el signo cuyo registro se concedió es idéntico desde el punto de vista gráfico, visual, ortográfico, fonético e ideológico a la enseña comercial LE COLLEZIONI (mixta), utilizada por ECUACLEANER y/o FERNANDO MARCH GAME en Ecuador”. En consecuencia, es necesario referirse al ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la Decisión 486.
Para lo anterior, el Tribunal reitera!? los criterios establecidos en interpretaciones anteriores: “La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos O Enseñas”, que: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pals Miembro.” La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”.
(E El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro de lo establecido en el articulo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil. Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo? 12 Como referencia revisar la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del proceso 109-1P-2012 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2159, de 04 de marzo de 2013. 43 PACHÓN MUÑOZ Manuel.
“MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984. Igualmente, algunas legislaciones de los Paises Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el articulo 583, numeral 5. "CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”. 15 4.3. 5.1.
No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil. El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente.
( ) No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial. Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores: 1.
Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. (Artículo 136, literal b, de la Decisión 486)”.
Es preciso destacar que el Artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que trata sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial, establece que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial. En consecuencia, lo explicado precedentemente respecto de la protección de un nombre comercial previamente usado en otro Pais Miembro, es también aplicable a la protección que se confiere a las enseñas comerciales.
La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal En el proceso interno, la sociedad ECUACLEANER S.A y/o FERNANDO MARCH GAME en su escrito de demanda manifestó que “( ) de los antecedentes se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio conoció de los acercamientos entre la parte actora y la tercera interesada para “replicar” en Colombia la empresa de aquella en Ecuador, constituyendo para el efecto una sucursal o una nueva 16 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. empresa (REPLICA O IMITACION DE LA DE ECUADOR).
De este antecedente fuerza era inferir la intención de la tercera interesada de perpetrar actos de competencia desleal de imitación, confusión y aprovechamiento de la reputación de la actora”. Razón por la cual resulta pertinente analizar el tema de la solicitud de registro de marca realizada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, para lo cual tendremos en cuenta lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el proceso 54-IP-2013.
“Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. En relación con el ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, se advierte que los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ocupan de regular el tema de dichos actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, cuya represión de los que así se consideran en estas normas se erige a la vez en un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial.
Por lo tanto, el concepto de competencia desleal se encuentra vinculado a propiedad industrial y los actos que la configuran de conformidad con las precitadas normas, amparan el uso, goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria. La Decisión 486 se refiere a tres asuntos a saber: Los actos de competencia desleal, los secretos industriales y las acciones que puede adelantar el legítimo interesado.
Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. El Artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. El artículo 259 enumera algunos actos que se pueden considerar como de competencia desleal.
En consecuencia, no hay una lista taxativa de dichos actos, sino que se da un marco de referentes en cuyo contexto se sitúa como desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: - Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. 17 Y ey 5.6. 5.7. 5.8. - En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor".** El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial.
En ese sentido es pertinente traer a colación lo dicho por la doctrina al respecto: “Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraría a esta particular especie de buena fe.
Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones.”** “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios”'*, De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.
En esta línea, es posible afirmar que la figura de la competencia desleal tiene por finalidad proteger dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto 4 Proceso N” 38-IP-98.
Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 419, de 17 de marzo de 1999. 15 JAECKEL KOVAKS, Jorge. "APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45. 16 NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. "DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general.
Editorial Legis, Colombia, pág. 316. 18 * 5.9. son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las 17 prácticas indebidas. (Publicidad engañosa, por ejemplo)”"”. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa.
Estos son: - Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 5.10. El Tribunal ha precisado los rasgos sobresalientes que debe tener un acto para ser considerado desleal 18 a saber: “1.
Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. Que el acto o la actividad sea indebido. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal “cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”. 5.11.Los actos de competencia desleal capaces de crear confusión, se caracterizan por: - No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
En consecuencia, no se trata 17 18 GACHARNÁ, Maria Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Ternis, Bogotá, Colombia, 1982, pág. 47. De modo referencial ver Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP- 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1630, de 26 de junio de 2008. 19 de establecer simplemente un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos.
Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial vo comercial de un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.
Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.
Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico”, Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.
En la doctrina se ha dicho sobre el particular que 'para El Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso N” 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del 20 Acuerdo de Cartagena N* 1172, de 7 de marzo de 2005. Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios. Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del mundo. 20 Y ¿e que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores O empresarios, 0 pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en si ( )..
(FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)".?* 5.12.Con relación a las aseveraciones falsas, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. 5.13.
Se debe entender por aseveración, “toda información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”? 5.14.Los actos que se refieren a las indicaciones o aseveraciones, cuyo empleo en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
El Tribunal resalta que es una especie de actos de competencia desleal. 5.15. La consultante realizó la siguiente pregunta: “( ) Sí el registro de la marca al que hace referencia puede ser interpretado como un acto de mala fe en la modalidad de exclusión de los competidores en el mercado, que podría generar que éstos se vean impedidos de comercializar productos de dicha marca, o si por el contrario dicho registro de marca no incidiría en el derecho de terceros de seguir comercializando productos importados de la marca extranjera (idéntica al registro nacional, en virtud de la inscripción realizada), teniendo en cuenta que de la revisión de los actuados, no obra licencia ni autorización excluyente a favor de ninguno de los comerciantes del giro”. 5.16.Al respecto, el artículo 137 de la Decisión 486, establece que “( ) cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. 24 22 Ver de manera referencial el Proceso N* 116-1P-2004, Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice.
Aflrmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo. "DICCIONARIO DE LA. REAL ACADEMIA DE LENGUA ESPAÑOLA”. Vigésima segunda edición. 21 5.17.La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. 5.18.Por lo tanto, en el marco de los actos de competencia desleal arriba tratados, la autoridad nacional competente deberá establecer si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Los actos de competencia desleal por confusión, son los más emblemáticos en relación con el registro de un signo como marca, esto es cuando un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. 5.19.La Corte consultante debe verificar que se ha partido de “indicios 6.1. 6.2. razonables”, como ya se expuso, que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, podría perjudicar de mala fe a otro competidor en el mercado.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal, cuyo juicio de valor de manera congruente le permita establecer si la solicitud del signo mixto LE COLLEZIONI se presentó para generar confusión con la marca mixta LE COLLEZIONI previamente registrada y con el objetivo de perjudicar a la sociedad ECUACLEANER S. A. y/o FERNANDO MARCH GAME.
La solicitud de registro presentada con mala fe En el proceso interno, la sociedad ECUACLEANER S.A y/o FERNANDO MARCH GAME en su escrito de demanda expresa que “( ) la marca LE COLLEZION! (denominativa) registrada por EXECUTIVE S. A. fue obtenida de mala fe”, mientras que tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el tercero interesado argumentan en sus contestaciones a la demanda que no se aportaron pruebas que demuestren que hubo mala fe por parte de la sociedad EXECUTIVE $.
A. al solicitar el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta). En el segundo párrafo del artículo 172 se establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de la marca se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que forma parte de todo el sistema jurídico.
El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se asienta 22 A 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. sobre dicho principio. El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente que “( ) El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”? En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que “( ) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”*.
Una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.
La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.? El Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo registrado o usado previamente en el comercio, se configuraria así un 23 Proceso 65-1P-2004.
Marca "TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004. En Proceso 3-1P-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 25 Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titutar de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el pais miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-1P- 2012.
Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 23,P 6.7. 7.1. 7.2. 7.3. típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Para que la conducta analizada encaje en la causal contemplada en el Artículo 137 de la Decisión 486, la Corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal, cuyo juicio de valor de manera congruente le permita establecer si la solicitud de registro del signo mixto LE COLLEZIONI se presentó para generar confusión con el nombre comercial y enseña comercial LE COLLEZIONI y con el objetivo de perjudicar a la sociedad ECUACLEANER $.
A. y/o a FERNANDO MARCH GAME. El examen de registrabilidad. De oficio, integral, debidamente motivado y autónomo La demandante sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio “( ) a pesar de saber de la existencia de los derechos prioritarios de los actores, no realizó el examen de registrabilidad”. Por tal motivo, se abordará el tema propuesto.% El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
En el Título Il de la Decisión 486 se encuentra regulado el procedimiento de registro de marcas, conforme al cual se instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento de y el respectivo examen de registrabilidad. Del análisis de las normas pertinentes se ha determinado que los requisitos de dicho examen” son los siguientes: 7.3.1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 7.3.2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como 28 Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-1P-2013. 27 Proceso 180-1P-2006.
Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONA”. marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 7.3.3.
El examen de registrabilidad debe ser debidamente motivado. Además de los requisitos referidos en los numerales precedentes, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.
Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 7.3.4. El examen de registrabilidad debe ser autónomo. Resulta necesario agregar, además de los requisitos anotados en líneas precedentes, v.gr., el examen de registrabilidad aparte de ser de oficio, integral y motivado, también debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina.
Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente? del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 7.4. Por lo tanto, la Corte consultante deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2007-00137-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 2 Sobre esto el Tribunal en Interpretaciones Prejudiciales anteriores ha manifestado que el Y ) principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”. (Revisar a manera de referencia Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-1P-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2069, de 05 de julio de 2012). La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
J Cecilia Luidx Ayllón Quinteros MAGISTRADA Sui Herná: mero- Zafíbrano 'AGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Dr. Hernál de mbrano -Gusfavo Gaytta PRÉSIDENTE SECRETARIO CC Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 122-1P-2015