A 18 AU TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de julio de 2016 Proceso: 130-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente interno del Consultante: 04277-2011-0-1801-JR-CA-03. Referencia: Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial de Jaissy Velit Carnero.

Marca: PETALOS (mixta) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 4277-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 19 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día via correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú presentó solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 04277-2011-0-1801-JR-CA-03.

El Auto de 08 de octubre de 2015 emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el cual se admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada A.

ANTECEDENTES 1. Las partes en el Proceso Interno: Demandante: EREL S.A.C. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: —JAISSY VELIT CARNERO Hechos Relevantes El 9 de junio de 2008, la señora Jaissy Velit Carnero interpuso acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial en contra de Pétalos S.A.C. sobre la base de su marca PETALOS florería (mixta)! para distinguir servicios de la Clase 35? de la Clasificación Internacional élalos fiorería Mediante providencia de fecha 11 de agosto de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), habiendo transcurrido el tiempo para que la emplazada haya absuelto el traslado de la denuncia, la declaró rebelde.

El 10 de marzo de 2009, la sociedad EREL S.A.C. manifestó ser titular de la marca PÉTALOS PERÚ FLORISTERIA (mixta)3, para distinguir productos de la Clase 311 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual la denuncia debía ser desestimada. Pétalos XA PERL El 25 de marzo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos corrió traslado del escrito de 10 de marzo de 2009, para que ' Certificado 00046061 de 2 de mayo de 2017.

Vigente hasta el 2 de mayo de 2017 ? Clase 35: Gestión de negocios comerciales; reagrupaniento por cuenta de terceros de productos diversos talas como arreglos florales, frutas, chocolates, bombones, obsequios, globos y otros adomos y accesorios de arreglos florales. ? Certificado 00129610 de 3 de agosto de 2007. Vigente hasta el 3 de agosto de 2017.

X 1 Clase 31: semillas y flores. 2 Y 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. la señora Jaissy Velit Carnero cumpla con precisar si la denuncia también debe estar dirigida contra la sociedad EREL S.A.C. El 2 de abril de 2009, la señora Jaissy Velit Carnero señaló que la denuncia también se dirige a la sociedad EREL S.A.C. por el uso indebido del nombre, marca y colores que su empresa ha registrado con anterioridad bajo Certificado 46061.

El 19 de mayo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos requirió a la accionante para que cumpla con precisar si el presente procedimiento por infracción seguirá dirigido en contra de Pétalos S.A.C. y de ser el caso cumpla con señalar el domicilio exacto para efectos de la notificación de lo actuado. El 31 de julio de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, al no haber cumplido la accionante con el requerimiento tuvo como única denunciada a la sociedad EREL S.A.C. Mediante Resolución 003139-2009/CSD-INDECOPI de 13 de noviembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por la señora Jaissy Velit Carnero en contra de la sociedad EREL S.A.C. El 26 de noviembre de 2009, la señora Jaissy Velit Carnero interpuso recurso de apelación. 2.10.

El 6 de mayo de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de 2.11. la Propiedad Intelectual mediante Resolución 0958-2011/TPI-INDECOPI revoca la Resolución 3139-2009/CSD-INDECOPI de 13 de noviembre de 2009; prohibió a la sociedad EREL S.A.C. el uso indebido del signo PÉTALOS y logotipo (mixto); y, la sancionó con amonestación por infracción de los derechos de la señora Jaissy Velit Carnero titular de la marca PÉTALOS y logotipo (Certificado 46061).

El 12 de agosto de 2011, la sociedad EREL S.A.C. presentó demanda contenciosa administrativa de nulidad en contra de la Resolución 0958- 2011/TPI-INDECOPI. 2.12. El 25 de noviembre de 2011, el INDECOPI da contestación a la demanda planteada por EREL S.A.C. 2.13. El 28 de agosto de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió Sentencia signada como Resolución Diez, declarando infundada la demanda. 2.14.

El 10 de septiembre de 2014, EREL S.A.C. planteó recurso de apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Diez. 3 A 2.15. Mediante providencia de 26 de enero de 2015 la Quinta Sala 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2, Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitó la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Demanda La sociedad EREL S.A.C., en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que existe un contrasentido entre lo señalado en el segundo párrafo y el tercer párrafo del punto 4.3 de la Resolución 0958-2011/TP!- INDECOPI, dado que la marca PÉTALOS y logotipo (mixta) ya está registrada ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI (Certificado 129610).

Considera que la Sala de Propiedad Intelectual ha incurrido en un error al generalizar el uso del peluche como un simple accesorio del arreglo floral. Craso error, pues evidentemente el peluche es un objeto que de por sí destaca por encima de cualquier arreglo floral, es más, considera que el peluche como un objeto de recreación destaca como objeto principal y no como accesorio.

La Sala de Propiedad Intelectual no procedió a realizar un debido análisis de las connotaciones sobre lo accesorio y lo principal, respecto a los arreglos florales. Argumentos de la Contestación El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI, de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Que la demandante no señala en qué vicio o error trascendente ha incurrido la resolución del Tribunal del INDECOP! al declarar fundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta en su contra por el uso indebido del signo PÉTALOS y logotipo (mixto).

Que las actividades que distingue el signo de la demandante se encuentran referidas a la comercialización de arreglos florales y peluches, mientras que la marca registrada distingue precisamente servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros de productos tales como arreglos florales, obsequios y otros adornos de arreglos florales. 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 6.1.

Que es evidente que existe vinculación o conexión competitiva entre las actividades económicas que distingue el signo empleado por la demandante y los servicios de reagrupamiento que distingue la marca registrada, en la medida que, en ambos casos, éstos se encuentran referidos a algunos de los mismos productos arreglos florales. Que si a ello le sumamos el hecho que los signos en litis son semejantes entre sí tenemos entonces signos confundibles y en consecuencia, una infracción a los derechos de propiedad industrial que la señora Jaissy Velit Carnero posee en virtud del registro de su marca PÉTALOS y logotipo (mixta).

Que la infracción se produce por cuanto la demandante ha empleado el signo PÉTALOS y logotipo a título de nombre comercial; no para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, para la cual cuenta con registro; sino para distinguir actividades relacionadas con la comercialización de arreglos florales y peluches.

En consecuencia, esta parte no puede justificar el empleo del signo en cuestión en el registro de marca que posee. Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de mercado, declaró infundada la demanda, concluyendo: Si bien es cierto lo peluches en ocasiones pueden ser sólo parte de la decoración del arreglo floral y en otras puedan ser ofrecidos como elemento principal de comercialización, también lo es que no por ello dejan de encontrarse dentro de los alcances del registro concedido bajo el Certificado 00046061 a la señora Jaissy Velit Carnero, por lo tanto, su invocación como parte de la vulneración a sus derechos de propiedad industrial reconocidos por la administración es plenamente válida, debiendo por tanto desestimarse a su vez la presente alegación y consecuentemente desestimarse la demanda en todos sus extremos.

Argumentos del Recurso de Apelación La sociedad EREL S.A.C. dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: Que el A-quo no ha valorado correctamente el hecho de que el Certificado 00046061 (de la señora Jaissy Velit Carnero) señala expresamente que la denominación PÉTALOS distingue las actividades relacionadas con gestión de negocios comerciales, reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos tales como arreglos florales, frutas, chocolates, bombones, obsequios, globos y otros adornos y accesorios de arreglos florales.

AS 6.2. 6.3. Que está claro que el registro otorgado es para los arreglos florales que llevan accesorios, y es muy cuestionable, considerar los peluches como accesorios del arreglo floral, cuando de por sí son un objeto que destaca preferentemente sobre cualquier otro objeto que lo acompañe. Que la frase "y otros adornos y accesorios de arreglos florales” que se indica en el Certificado 00046061, permite establecer sobre los accesorios, que en el presente caso, los muñecos peluches son también elementos que destacan en forma principal como regalo, pudiendo los arreglos florales ser más bien accesorios, hecho que no ha analizado correctamente el A-quo.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De los cuales, se interpretará únicamente los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, por ser procedentes, no así el artículo 136 literal a) por tratarse de un tema de infracción y no de registrabilidad.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su registro. La acción de infracción de derechos. Sus caracteristicas. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. Riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

Las palabras genéricas en la conformación de marcas. Conexión competitiva entre productos y servicios de las Clases 31 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 5 "Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su litular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (.) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.” 4. Derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su registro 1.1. Tomando en cuenta que en el proceso se hace referencia al uso indebido por parte de EREL S.A.C. del nombre, marca y colores que Jaissy Velit Carnero tiene registrado?, el Tribunal estima adecuado referirse a este tema. 1.2.

La atribución derivada de la obtención de un título o certificado de propiedad industrial es aquella que se la conoce como el “us prohibend?”, por el cual el titular del derecho puede acudir ante la autoridad competente para prohibir el uso ilegal de un signo distintivo ú oponerse a una solicitud de registro siempre que este sea idéntico o similar y que pueda generar un riesgo de confusión y/o asociación que perjudique al consumidor y los concurrentes en el mercado.

Esta facultad consta en el Artículo 238 de la Decisión 4867. 1.3. Este Tribunal dejó sentado su criterio en relación con el derecho al uso exclusivo de la marca y las facultades que otorga su registro, a saber: “( ) el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el jus prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del jus prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”. $ 1.4. Asi, de acuerdo a lo expuesto, el Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, varios actos determinados especificamente en sus seis literales?. f Marca: PETALOS y logotipo (mixta), Certificado 46067. ? Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la lagistación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuendo en contrario entre los colitulares. $ Proceso 33-1P-2000, sentencia de 31 de mayo de 2000, publicada en la G.0.A.C. N* 581, de 12 de julio de 2000, caso: “MAXMARA”. ? Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; 7 1.5.

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (Artículo 157 Decisión 486). 1.6.

Ahora bien, el Tribunal ha observado que la prohibición prevista en el literal d) del Art. 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales: “el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: sí lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance”. *0 La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición del literal d) extiende, adicionalmente, la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. 1.7.

El Tribunal ha advertido que “para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolluras, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; a) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular: () usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

PROCESO 49-1P-2012. Interpretación prejudicial de 10 de octubre d 2012. Caso: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y Competencia Desteal. 8 confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado”.*? 1.8.

Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”*?. 1.9. La Sala Consultante, deberá verificar si el Juez Ad Quem al determinar la presunta confusión y/o asociación de los signos en conflicto, realizó la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en los acápites anteriores. 1.10.Por último, cabe poner de relieve que “Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca”.13 2.

La acción de infracción de derechos. Sus características 2.1. Enel caso sub lite, la señora Jaissy Velit Carnero interpuso acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial en contra de PETALOS S.A.C. sobre la base de su marca PETALOS florería (mixta) para distinguir servicios de la Clase 35: “Gestión de negocios comerciales; reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos tales como arreglos florales, frutas, chocolates, bombones, obsequios, globos y otros adomos y accesorios de arreglos florales”, denuncia que posteriormente dentro del proceso interno tiene como única denunciada a la sociedad EREL S.A.C. por el uso indebido del 1 PROCESO 145-1P-2011.

Interpretación prejudicial de 14 de marzo de 2011. Caso: COMPETENCIA DESELAL RELACIONADA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón total 90. 12. PROCESO 70-[P-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008. eS 13 BERCOVITZ, Alberto, “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editoral Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 496. 9 % y 2.2. 2.3. nombre, marca y colores que su empresa ha registrado con anterioridad.

Las medidas de protección (no taxativas) por la infracción de los derechos de propiedad industrial se encuentran contempladas en el artículo 241 de la Decisión 486, entre ellas son: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

En armonía con lo anterior, el Tribunal ha establecido en su jurisprudencia las siguientes características de la acción de infracción de derechos, a saber: 2.3.1. “Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

(párrafo 2 del artículo 238). 2.3.2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial”. *4 $“ Proceso N” 116-1P-2004.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1172, de 7 de marzo de 2005. 10 R 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. El titular de los derechos infringidos puede además solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, la adopción de medidas cautelares que tienen como objeto lo siguiente: e Impedir la comisión de la infracción. e Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. e Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. e. Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. + Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Ultimo párrafo del Artículo 246). La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

(Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: e Siel término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. e El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término”. ?$ 15 Proceso 145-1P-2011.

Interpretación prejudicial de 14 de marzo de 2011, publicado en la G.O. N* 2053 de 22 de mayo de 2012 Caso: Competencia Desleal relacionada con la propiedad industrial. Infracción de derechos marcarios. Balón total 90 aerow. 11 El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. 2.8. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en reciente jurisprudencia, que a continuación se pasa a citar: “El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario.

Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca”, Para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo actual o potencial de confusión o de asociación en el público consumidor. 3.

Riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica. 3.1. En el presente caso, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en particular, solicitando se pronuncie respecto: “( ) Al análisis e interpretación del riesgo de confusión entre dos signos mixtos con denominaciones compuestas por más de un término, que distinguen servicios inmersos en diferentes 1 ibídem 12 Y clases de la Nomenclatura Oficial, con énfasis en la predominancia de una denominación sobre las otras y el uso de términos genéricos”.

Con la finalidad de absolver el cuestionamiento planteado, este Tribunal estima necesario referirse en un primer momento al riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica. 3.2. Este Tribunal al respecto, reiteradamente, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.* 3.3.

La labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto.

Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 3.4. La jurisprudencia de este Tribunal, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: i. La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raices, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. li.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

W 17 Proceso 46-1P-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N* 594, de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE”. 13 iii. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaria impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 3.5.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.?8 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios, (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.1? También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que "El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”?0 15 Proceso 109-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N* 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño". 1% Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N* 891, de 29 de enero de 2003, marca.

“CHIP'S”. 2 Ibidem 14 K 0 4.1. 4.2. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo O denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.21 Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

Las palabras genéricas en la conformación de marcas. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. La Sala consultante ha solicitado que este Tribunal se pronuncie respecto al "( ) Análisis e interpretación del riesgo de confusión entre dos signos mixtos con denominaciones compuestas por más de un término, que distinguen servicios inmersos en diferentes clases de la Nomenclatura Oficial, con énfasis en la predominancia de una denominación sobre otras y el uso de términos genéricos”.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la 2! Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.O.A.C. N* 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. 15 4.3. 4.4. vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas”, logotipos*, iconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-1P-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico O determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” La Corte consultante deberá determinar el elemento caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habria riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: + Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora 2 *“Elemblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo — Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. 23 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente;

“Logotipo: ( ) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc,, peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. ( )”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22*. edición. 2001 16 4.5. 4.6. 4.7. en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. e Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. + Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. + Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Únicamente, si en el caso bajo estudio uno o ambos signos mixtos se encuentra compuesto por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. En este orden de ideas, la Sala consultante, aplicando los anteriores criterios, deberá verificar si existió riesgo de confusión entre los signos mixtos en disputa.

Las palabras genéricas en la conformación de marcas. La Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, ha solicitado expresamente a este Tribunal que se pronuncie sobre “( ) el uso de términos genéricos”, por lo que su interpretación se estima pertinente. El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: f consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. de 4.8. 5.1.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios intimamente relacionados. La Sala consultante debe verificar si el Juez Ad Quem consideró la supuesta genericidad de la expresión PETALOS en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

Conexión competitiva entre productos y servicios de las Clases 31 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En el presente caso, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI, de la República de Perú, en su contestación a la demanda concluye que “( ) es evidente que existe vinculación entre las actividades económicas que distingue el signo empleado por la demandante y los servicios de reagrupamiento que distingue la marca registrada, en la medida que, en ambos casos, éstos se encuentran referidos a algunos de los mismos productos (arreglos florales)”, por lo que es necesario referirnos al tema de la conexión competitiva entre productos y servicios de las Clases 31 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 18 Y) 5.2. 5.3. 5.4.

La conexión competitiva es la relación que existe entre los productos o servicios que dos o más signos distinguen o pretenden distinguir. Esta conexión se desprende directamente del principio de especialidad que rige el derecho marcario y está estrechamente ligada al riesgo de confusión. Con el fin de evitar que este se presente, el Tribunal en diversas ocasiones?” ha acogido algunos criterios y factores circunstanciales de análisis, entre los cuales se encuentran: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; b) Conexión competitiva en virtud de los canales de comercialización; c) Identidad o disparidad de los canales de publicidad; d) Relación o vinculación entre productos; e) Uso conjunto o complementariedad de productos; f Partes y accesorios; g) Mismo género de los productos; h) Misma finalidad de los productos; y, ) La intercambiabilidad entre dichos productos.

Será necesario que estos criterios de conexión competitiva, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución de otorgar o negar un registro?5, En criterio del tratadista Carlos Fernández Nóvoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.?28 También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o el servicio deseado.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de 4 Proceso 68-1P-2002. Caso: marca "AGUILA DORADA" En G.O.A.C. No 995 9 de octubre de 2003. Proceso 88- 1P-2013, marca: “ALDO” (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013. 25 Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N”. 871 del 11 de diciembre de 2002. 26 FERNÁNDEZ-Nóvos, Cartos;

Fundamentos ob, cit. p p. 242 - 246, 19 confusión entre dos marcas, es el llamado 'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )".27 El consumidor, se ha dicho con gran razón, no distingue entre clases sino entre productos. 5.5.

La Sala consultante, dentro del respectivo análisis de lo resuelto por el Juez Ad Quem, deberá verificar la supuesta existencia de conexión competitiva entre los productos de las Clases 31 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza que distinguen los signos confrontados. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 04277-2011-0-1801-JR-CA-03 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ul a Cecilia Ltíísa Ayllón Quinteros añña Rueda Merchán MAGISTRADA MAGÍSTRADA AS) Hernán ero Zambrano — RADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 27 Proceso 09-1P-94.

Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso "DIDA”. 20 Dr. Herná/Rómero Zambrano ( ( PRE NTE SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21