US TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de julio de 2016 Proceso: 288-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consuitante: 2010-00371 Referencia: Marcas involucradas TAMPICO CITRUS PUNCH y TANGELO CITRUS PUNCH.
(Acción de Nulidad) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1849, recibido el 16 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00371; y, El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso interno: Demandante: PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S. A. LA ALQUERÍA Demandado: NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). 1 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Tercero interesado: TAMPICO BEVERAGES, INC. Hechos Relevantes El 25 de noviembre de 2008, la sociedad TAMPICO BEVERAGES, INC. solicitó el registro de la marca mixta TAMPICO CITRUS PUNCH!, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza?. pantalla El 27 de febrero de 2009, la referida solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 601 y dentro del término legal PRODUCTOS LACTEOS ANDINA hoy PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S. A. LA ALQUERÍA presentó oposición a la mencionada solicitud, basándose en la existencia de su marca TANGELO CITRUS PUNCH (mixta)? registrada en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza?.
El 30 de septiembre del 2009, mediante Resolución 50842, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca TAMPICO CITRUS PUNCH (mixta). El 15 de octubre de 2009, PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S. A. LA ALQUERÍA, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 50842. * Expediente Administrativo 08 125386 ? Clase 32: “Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” ? Certificado 368334 * Clase 32: “Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. 2 33 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
El 10 de diciembre de 2009, mediante Resolución 63547, se resolvió el recurso de reposición y se confirmó la Resolución 50842, mientras que mediante Resolución 90524 de 19 de febrero de 2010, se resolvió el recurso de apelación confirmando el registro de la marca TAMPICO CITRUS PUNCH (mixta). El 2 de julio del 2010, PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA $.
A. LA ALQUERÍA presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 50842, 63547 y 9524. Mediante providencia de 5 de junio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S. A. LA ALQUERÍA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: El Estado, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), tiene el deber de velar por los derechos de propiedad intelectual, negando el registro de marcas a terceros que, por ser confundiblemente similares a la marca registrada, violan el derecho de uso exclusivo de su titular.
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S. A. LA ALQUERÍA, es titular de la marca TANGELO CITRUS PUNCH (mixta) en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, desde el año 2008. La solicitud de registro de la marca TAMPICO CITRUS PUNCH (mixta) fue radicada el 25 de noviembre de 2008, cuatro meses después de la adquisición del derecho por parte de PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S. A. LA ALQUERÍA, por lo tanto se cumple con el primer presupuesto de aplicación de la causal de irregistrabilidad.
Ambas marcas están conformadas por una parte nominativa compuesta por tres expresiones, la primera de las cuales se ubica en el centro del conjunto, de manera resaltada, en tanto que las otras dos aparecen debajo, en caracteres más pequeños, es decir, la disposición del elemento denominativo es idéntica. Que existen varios elementos coincidentes en los dos casos, el elemento denominativo está formado por tres expresiones, dos de las cuales son idénticas (CITRUS PUNCH).
En ambas marcas, la primera palabra del aspecto denominativo aparece escrita en forma de arco, formando una concavidad donde se alojan las otras dos palabras del conjunto. El elemento denominativo en ambas marcas está formado por tres expresiones, dos de las cuales son idénticas, además de empezar con la letra T. El fondo, en los dos casos, está conformado por naranjas tanto Nx? 3.5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4, enteras como partidas en mitades.
Así mismo en ambas se puede observar la misma combinación de colores: azul, blanco, naranja, verde y amarillo. Tanto la marca mixta TANGELO CITRUS PUNCH, previamente registrada, así como la marca mixta TAMPICO CITRUS PUNCH, amparan exactamente los mismos productos, es decir, los de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, se configura el tercer presupuesto para la aplicación de la causal de irregistrabilidad.
Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación al recurso de apelación. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por parte del Tercero Interesado.
TAMPICO BEVERAGES, ¡NC., en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: La expresión “CITRUS PUNCH" es carente de distintividad en razón de su uso común y evidente capacidad descriptiva respeto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, pues es empleada normalmente en el mercado de dichos productos para referirse a una mezcla de cítricos, de la cual se componen diversas bebidas refrescantes.
Por tanto, su presencia en ambos signos analizados NO podía ser tenida en cuenta por la Superintendencia de industria y Comercio (SIC) como un impedimento para acceder al registro de la marca TAMPICO CITRUS PUNCH (mixta) “TAMPICO” es un elemento altamente novedoso al interior de las marcas de TAMPICO BEVERAGES, INC., es el componente sobre el cual reposa toda la capacidad distintiva e individualizadora de la marca mixta TAMPICO CITRUS PUNCH, pues se constituye en un indicador claro del origen empresarial de los productos que con ella se comercializan, dado que dicha expresión es justamente el nombre comercial de TAMPICO BEVERAGES, INC. Al efectuar un análisis de confundibilidad “básico”, se puede apreciar con claridad que la marca mixta TAMPICO CITRUS PUNCH, dista de ser idéntica o similar a la marca registrada a nombre de PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S. A. LA ALQUERÍA, en razón las diferencias gráficas, fonéticas y visuales que se presentan entre dichos signos, a partir de las cuales se puede descartar el riesgo de confusión que pretende evitar la norma en cuestión. El análisis objetivo debe basarse en que la marca concedida mediante los actos acusados es simplemente una derivación de los derechos que 4 Y y 5.5. > 0 Nog TAMPICO BEVERAGES, INC. poseía con anterioridad respecto de una marca prácticamente idéntica.
Manifiesta que “( ) no es lógico ni coherente que ALQUERÍA pretenda la anulación de la marca TAMPICO CITRUS PUNCH (mixta) en clase 32 Int., cuando es más que evidente que, para la época en que se concedió dicha marca, el signo TANGELO CITRUS PUNCH, de su propiedad, ya coexistla de forma paclfica con las marcas TAMPICO y TAMPICO CITRUS PUNCH (mixta)”.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. De oficio se interpretará el literal g) del Artículo 135 de la antes referida Decisión. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.
Riesgo de confusión y!o de asociación. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas mixtas con elementos denominativos compuestos. Palabras y expresiones descriptivas en la conformación de marcas (TANGELO y CITRUS PUNCH). Expresiones de uso común en la conformación de marcas en la Clase 32 (CITRUS PUNCH).
Signos evocativos. La marca derivada. Coexistencia de hecho en el ámbito de las marcas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN trregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 5 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. € “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto a servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais”. 1.1. 1.2. 13. 1.4. 1.5.
Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo TAMPICO CITRUS PUNCH (mixto) solicitado por TAMPICO BEVERAGES, INC. y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición TANGELO CITRUS PUNCH (mixta) registrada a favor de PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S. A. LA ALQUERÍA, por lo que resulta pertinente analizar el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas: Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006, expedida en el marco del proceso 58-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006 expedida en el marco del proceso 62-IP-2006. En cuanto al riesgo de confusión, igualmente el Tribunal ha sostenido que éste puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. La Corte consultante, al resolver la acción de nulidad, deberá observar si la SIC confrontó correctamente los signos para determinar la existencia de identidad o semejanza, que sean capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente se debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre 17. signos distintivos: 1.6.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Sin embargo, no sería procedente basar el análisis de la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el estudio debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con las marcas mixtas "TAMPICO CITRUS PUNCH" y “TANGELO CITRUS PUNCH”.
Comparación entre marcas mixtas con elementos denominativos. PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S. A. LA ALQUERÍA en su escrito de demanda expresó que ambas marcas (mixtas), TAMPICO CITRUS PUNCH y TANGELO CITRUS PUNCH, están conformadas por una parte nominativa compuesta por tres expresiones, la primera de las 7 pe 2.2. 2.3. cuales se ubica en el centro del conjunto, de manera resaltada, en tanto que las otras dos aparecen debajo, en caracteres más pequeños, es decir, la disposición del elemento denominativo es idéntica.
Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tenerse en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.4. 2.5. xs 2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4, Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte consultante deberá observar si la Autoridad Administrativa procedió a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer si al momento de la concesión del registro de la marca mixta “TAMPICO CITRUS PUNCH” existió riesgo de confusión y/o de asociación en relación a la marca mixta “TANGELO CITRUS PUNCH".
Además deberá tomar en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el 9 conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3. Palabras y expresiones descriptivas en la conformación de marcas (TANGELO y CITRUS PUNCH) 3.1. TAMPICO BEVERAGES, INC. en su escrito de contestación a la demanda manifestó que la expresión “CITRUS PUNCH" es carente de distintividad en razón de su evidente capacidad descriptiva respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2.
En este marco, es apropiado referirse a las palabras descriptivas en la conformación de signos. Las palabras descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las siguientes caracteristicas y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 3.3.
El Tribunal advierte que los signos descriptivos deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podria establecer si el estatus de descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.” Esto 7 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: *a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenctátor.
( ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o vanos de los productos de una clase del nomenciátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, corno sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye loda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Cc) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Silos mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitvamente conexos Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. 0) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es fo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradores, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresanial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. 10 X po es muy importante porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 3.4.
Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 3.5. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, estas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca?, 3.6. Ahora bien, lo que es de uso común o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podria establecer si el estatus descriptivo o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre tos productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estaridentificados por mercas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.
(Proceso 114-1P-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004). Deniro del tema Jorge Otamendi señala que: “El tilular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas es! configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles” OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrol. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 11 3.7. 4.1. 4.2. 4.3. 44. La Corte consultante deberá verificar si la SIC analizó que las palabras TANGELO y CITRUS PUNCH son presuntamente descriptivas para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo todo lo expresado en la presente interpretación. Expresiones de uso común en la conformación de marcas en la Clase 32 (CITRUS PUNCH) En el presente caso, TAMPICO BEVERAGES, INC. manifestó que la expresión "CITRUS PUNCH” es carente de distintividad en razón de su uso común respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro.
El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras de uso común se deben excluir del cotejo marcario?, Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos. 9 Ibidem 12 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. La Corte consultante, deberá verificar si al momento de la concesión del registro de la marca mixta TAMPICO CITRUS PUNCH, la unión de las tres palabras son por sí solas capaces de identificar en el mercado productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que causen perjuicio a sus competidores, toda vez que el registro de un signo, confiere un derecho uso exclusivo lo cual significa que puede oponerse a su utilización por parte de un tercero que no posea la autorización. Signos evocativos TAMPICO BEVERAGES, INC. en su escrito de contestación a la demanda manifiesta que la expresión “CITRUS PUNCH” es empleada normalmente en el mercado de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional para referirse a una mezcla de cítricos, de la cual se componen diversas bebidas refrescantes, por lo que también hemos de referirnos al tema de los signos evocativos.
En consecuencia, es pertinente analizar el tema propuesto, empezando por advertir que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara. Sin embargo, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o cualidad del producto, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a través de un proceso deductivo.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. Le corresponde entonces a la Corte consultante verificar si la SIC consideró la posible existencia de algún grado evocativo en los términos “CITRUS PUNCPH” que forman parte de las marcas en conflicto, debiendo determinar si a pesar de su inclusión en los signos cada una puede tener su propia fuerza distintiva para coexistir en el mercado considerando los productos de la clase internacional que identifican, si no existe proximidad entre "signo-producto”, o si resulta evidente un elevado grado de cercanía entre estas marcas y los productos que amparan para poder concluir válidamente 13 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. que la mismas son débiles y que por esa condición les comporta tolerar el registro de otras marcas autónomas con ciertos rasgos parecidos.
La marca derivada En el presente proceso, TAMPICO BEVERAGES, INC. al contestar la acción de nulidad manifestó que el análisis objetivo debe basarse en “( ) que la marca concedida mediante los Actos acusados es simplemente una derivación de los derechos que mi Representada poseía con anterioridad respecto de una marca prácticamente idéntica”.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado que el “( ) fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”. ?0 Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marcas o la Corte Consultante, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.
La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios, accidentales o complementarios añadidos y no únicamente el elemento distintivo, que ha decir del tratadista Carlos Mascareñas debe quedar fuera de toda discusión!!.
Por lo tanto, no implica que se rompa el principio de que el análisis deba hacerse atendiendo a una visión en conjunto, sino que la oposición en la 10. Proceso 94-1P-2006, Marca (denominativa) AVON AGE BLOCK, publicado en la Gaceta Oficial 1420 de 31 de octubre de 2006. '! Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95- 1P-2002. 14 7.2. 7.3. vía administrativa no puede referirse únicamente al elemento distintivo principal.
Coexistencia de hecho en el ámbito de las marcas. En el presente caso, la oposición al registro de la marca mixta TAMPICO CITRUS PUNCH se sustenta en la marca mixta registrada previamente TANGELO CITRUS PUNCH. Ambas marcas amparan productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional. Resulta pertinente profundizar sobre el tema de la coexistencia de marcas pues en su escrito de contestación a la demanda TAMPICO BEVERAGES INC. manifiesta que “( ) no es lógico ni coherente que ALQUERÍA pretenda la anulación de la marca TAMPICO CITRUS PUNCH (mixta) en clase 32 Int., cuando es más que evidente que, para la época en que se concedió dicha marca, el signo TANGELO CITRUS PUNCH, de su propiedad, ya coexistía de forma pacífica con las marcas TAMPICO y TAMPICO CITRUS PUNCH (mixta)".
Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrian distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.
Sin embargo, existe un fenómeno denominado “la coexistencia de hecho” consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada!? de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.” La Corte consultante, consecuentemente, deberá verificar que el Juez Ad Quem no haya tenido en cuenta como un factor que permita el registro de signos idénticos o semejantes, la coexistencia de hecho, sino los parámetros de registrabilidad explicados en esta interpretación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00371, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 2 Proceso 15-1P-2003.
Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 916 de 2 de abril de 2003. 15 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Y. ld Cecilia LúisaAy![ón Quinteros MAGISTRADA ¡e S Hernán ero Zambrano — ADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación-Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SECRETARIO Notifiquése a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16