AE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito,23 de junio de 2016 Proceso: 330-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno del Consultante: 2009-00153 Referencia: Marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2175, recibido el 8 de julio del 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00153; y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 41. Partes en el Proceso Interno: Demandante: BAVARIA $. A. Demandado: NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). 2.1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Hechos Relevantes El 23 de agosto de 2005, la sociedad BAVARIA S. A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA), para distinguir “( ) cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. signo solicitado La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y dentro del término oportuno, “( ) fue objetada por la COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV, pues consideró que no debería concedérsele el registro de la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) a la actora, en tanto que se le otorgaría el monopolio exclusivo sobre las formas usuales de los envases comúnmente utilizados para comercializar los productos de la clase 32”.

El 20 de junio del 2008, mediante Resolución 20267 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de oficio denegó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA), pues “( ) consideró que no era distintivo, en tanto, se encuentra conformada por formas de uso común para los comerciantes de productos amparados por la clase 32 Internacional”.

Dentro del término de ley, la sociedad BAVARIA S.A., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la resolución mencionada en el párrafo anterior, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 31009 de 26 de agosto del 2008 y 44774 de 31 de octubre del 2008, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 20267 de 20 de junio del 2008.

El 27 de marzo del 2009, la sociedad BAVARIA S.A., presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 20267, 31009 y 44774 emitidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, respectivamente. | Expediente administrativo 05-083.492 1.5. El 8 de julio del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.

Argumentos contenidos en la acción de nulidad 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. La sociedad BAVARIA $. A. fundamenta su demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, entre otros, en los siguientes argumentos: “( ) La marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) en clase 32 Internacional, solicitada a registro por BAVARIA S. A. cuenta con distintividad necesaria para ser registrada como marca, toda vez que la misma no es una forma usual del producto que pretende amparar”.

“( ) La marca solicitada es susceptible de representación gráfica y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”. *( ) se debe aceptar cualquier medio probatorio que tienda a demostrar el carácter distintivo de la marca tridimensional”. “( ) Los criterios para establecer la distintividad por utilización en el mercado no se encuentran definidos en la legislación colombiana, sin embargo tal y como lo sugiere la OMPI si la marca en cuestión es reconocida en una parte considerable del círculo de su interés (ejemplo de grado de familiaridad de un 50%) se comprenderá demostrado el carácter distintivo del mismo, lo cual puede probarse a través de pruebas de uso o sondeos de opinión”.

“( ) BAVARIA S. A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el estudio de YANHAAS denominado “Reconocimiento de los Envases de la Categoría de Cerveza y Otras' de Julio de 2005, sin que la autoridad administrativa haya procedido a realizar el correspondiente estudio de las pruebas presentadas”. *( ) con este estudio se logró demostrar que la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) en clase 32 Internacional, sí cuenta con la distintividad en el círculo de interés estableciendo que por lo menos un 92% de los participantes en el sondeo de opinión reconocen su origen empresarial y el producto que pretende amparar”. 3.

Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad y 3.1. restablecimiento del derecho La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda de Nulidad y Restablecimiento de! Derecho, manifiesta: “( ) solo será posible el registro de una marca tridimensional oO bidimensional si este es inusual, poco común, ingenioso, novedoso y 3 original de tal suerte que por sí misma puede diferenciarse de las otras del mercado y constituirse como marca”. 3.2.

“Y( ) El signo solicitado consiste exclusivamente en una botella transparente, especificamente un volumen de base circular, compuesto por un tronco de cilindro sobre el cual se configura un tronco de cono que forma el cuello, rematado por un anillo diametralmente de mayor tamaño, características que en términos generales no logran imprimirle distintividad al signo tridimensional que no logra referir a un origen empresarial por cuanto está conformado por formas de uso común para los comerciantes del sector donde se comercializan los productos comprendidos en la clase 32 y sus relacionadas”. 3.3.

“ ) el signo solicitado por la sociedad BAVARIA S. A. es una forma usual de las botellas que frecuentemente se utilizan alrededor del mundo para envasar cervezas. Sin que el color verde dado a la misma (la cual es una forma usual) de la posibilidad de hacerla distintiva y así obtener el registro, pues como se ha indicado la forma usual es irregistrable en el derecho marcario”. 3.4.

“( ) no es posible para la sociedad demandante por vía de la presente acción (ni por ninguna otra) apropiarse de manera exclusiva y en detrimento de los intereses de los demás competidores de una forma (botella) utilizada normalmente para presentar productos de la clase 32”. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal interpretará el literal f) y primer párrafo del Artículo 134, así como los literales a) y c); y, último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486. ? Articulo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (.) 1) la forma de los productos, sus envases o envolturas; Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior”.

( ) Cc) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas O características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. No obstante lo previsto en los literales b), e), A, g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en 4

1.1. TEMAS OBJETO DE INTEPRETACIÓN Registro de los signos tridimensionales La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El caso de las formas usuales de los productos. La distintividad adquirida. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Registro de los signos tridimensionales En el proceso interno, la sociedad BAVARIA S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA), para distinguir “( ) cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, consecuentemente, resulta pertinente abordar el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente su primer párrafo y literal f), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (..) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas”; Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado la misma puede estar conformada entre otros por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, simbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores.

Así lo contempla de forma ejemplificativa el artículo 134 de la Decisión Andina 486.. En consecuencia pueden ser registrables los envases o envolturas, las mismas que pueden estar compuestas de un fondo, ancho y altura por consiguiente se trata de un signo tridimensional. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación? en el público SS el Pals Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica” 3 En caso de que la forma sea arbitraria (que no guarde relación) con respecto al producto o servicio que se pretende distinguir. 1.3. 1.4. 2.1. consumidor dentro del mercado.

Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado. (Ej. diseño de una motocicleta) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de su línea jurisprudencial* ha expuesto importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, entre ellos: 1.3.1.

Cualquier signo puede ser registrado como marca cuando sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre y cuando no se encuentre entre aquellos cuyo registro se encuentra prohibido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3.2. Los signos tridimensionales no se encuentran comprendidos entre las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma, en consecuencia, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. 1.3.3.

No existe una regulación especial que establezca los requisitos sustanciales necesarios para que los signos tridimensionales puedan acceder al registro, consecuentemente, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento para el registro de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.3.4, Cuando la naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaria afectado por una causal de irregistrabilidad. 1.3.5, En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las caracteristicas del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado.

La Corte consultante aplicando los criterios expuestos deberá analizar si la SIC considero que el signo solicitado (diseño tridimensional: BOTELLA) cumplió con los parámetros para ser registrado como marca. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El caso de las formas usuales de los productos. En el presente caso, BAVARIA S. A., ha alegado que la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) es registrable para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional, pues “( ) cuenta con 1 Proceso 23-1P-1998.

Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 379 de 27 de octubre de 1998, referido dentro del Praceso en el Proceso 23-1P-1998. 6 2.2. 2.3. distintividad necesaria para ser registrada como marca, toda vez que la misma no es una forma usual del producto que pretende amparar”, en cambio que la SIC en su contestación a las demanda considera que la marca tridimensional solicitada para registro es: “ una forma usual de las botellas que frecuentemente se utilizan alrededor del mundo para envasar cervezas.

Sin que el color verde dado a la misma (la cual es una forma usual) de la posibilidad de hacerla distintiva y así obtener el registro, pues como se ha indicado la forma usual es irregistrable en el derecho marcario” consecuentemente, resulta pertinente abordar los temas de la falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad y el caso de las formas usuales de los productos, a los que hace referencia el artículo 135 literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior”. * ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

El literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable cuando carezca de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. Un signo tridimensional debe distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, estará sometido al examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Competentes en Materia de Propiedad Industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se toma en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber: 2.3.1.

Distintividad intrínseca: es aquella mediante la cual se determina la capacidad de individualización u originalidad que debe tener el signo por si solo para distinguir productos o servicios en el mercado, tratándose de signos tridimensionales “se observará sus particularidades en su altura, anchura y profundidad; y, 2.3.2. Distintividad extrínseca: es aquella por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado, respecto a la marca tridimensional esta no deberá ser 5 *( ) Art. 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos a servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”. 7 3.5. 1.1. 1.3. 1.2. confundible con otros signos registrados previamente y en especial con otras marcas tridimensionales registradas.

En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa que “( ) el signo solicitado por la sociedad BAVARIA S. A. es una forma usual de las botellas que frecuentemente se utilizan alrededor del mundo para envasar cervezas. Sin que el color verde dado a la misma (la cual es una forma usual) de la posibilidad de hacerla distintiva y así obtener el registro, pues como se ha indicado la forma usual es irregistrable en el derecho marcario”, afirmación relativa a la prohibición absoluta de registro contenida en el artículo 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

Las formas usuales (botellas o envases) son aquellos que no poseen características peculiares, arbitrarias u originales por tal motivo son utilizadas por múltiples operadores económicos ya que se encuentran en el dominio público. Se entiende por envase todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o solidos entre estos tenemos: botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, envoltorios, embalajes, y todo aquello que tenga características de volumen.

En definitiva, las formas usuales son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina a clasificado en: 1.3.1. Formas impuestas por la naturaleza: Son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Ej. El diseño de gafas; y, 1.3.2.

Formas impuestas por la función del producto: Son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que 8 1.4. preguntarse ¿para qué sirve el producto?, A de esta manera identificar su funcionalidad. Ej. Un sacacorchos. La Corte consultante debe determinar si el signo tridimensional de BOTELLA, solicitada para registro por BAVARIA S. A. es distintiva o se trata de una forma común o necesaria de tal forma que el consumidor pueda distinguir o no entre los productos para el cual fue solicitado.

(Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza). 3. La distintividad adquirida. 3.1. 3.3. En virtud a que la accionante, BAVARIA S. A., en su escrito de demanda ha manifestado que “( ) Los criterios para establecer la distintividad por utilización en el mercado no se encuentran definidos en la legislación colombiana, sin embargo tal y como lo sugiere la OMPI si la marca en cuestión es reconocida en una parte considerable del circulo de su interés (ejemplo de grado de familiaridad de un 50%) se comprenderá demostrado el carácter distintivo del mismo, lo cual puede probarse a través de pruebas de uso o sondeos de opinión. ( ) se debe aceptar cualquier medio probatorio que tienda a demostrar el carácter distintivo de la marca tridimensional”, por lo que resulta pertinente tratar el tema de la distintividad adquirida consagrada en el Artículo 135, último párrafo de la Decisión 486.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) No obstante lo previsto en los literales b), e), ), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solícita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”..

El Tribunal se ha reiterado permanentemente en que la figura de la distintividad adquirida descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y de esta manera fomentar una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. En anteriores interpretaciones”, citando al tratadista Alberto Bercovitz, se ha establecido que si bien el efecto constitutivo de la inscripción en el registro, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

S Proceso 163-1P-2013, de 02 de Octubre de 2013, marca: tridimensional “Motor”. Proceso 78-1P-2012, de 11 de Julio de 2012, marca: *Figuraliva”. “En particular el Proceso 92-IP-2004 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.4. En consecuencia, un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un “secondary meaning” (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca". 3.5.

Finalmente el Juez consultante deberá observar el último párrafo del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina donde se establece que la distintividad sobrevenida es aplicable únicamente para los casos constantes en los literales b), e), f), g) y h), en el presente caso no aplica tal excepción por cuanto las formas usuales de los productos o de sus envases están constando en el literal c) del artículo citado.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte consultante al emitir el fallo deberá aplicar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el tercer párrafo del Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

De conformidad con el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Hernán Rogftgo Romefo- Zambrano Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MA ISTRADO MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 10 Dr. Herná PON rigo Roméro Zambrano RESÍDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11