pr TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de julio de 2016 Proceso: 368-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de industria y Comercio (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2014-279554 Referencia: Infracción de derechos de la marca LIFECARE (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1003-182 recibido el 27 de julio de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los Artículos 155 literales a), c) y d) y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el Proceso interno N” 2014-279554; y, j Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos;
(..-) c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 4 El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. 2.1.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. Demandados: INVERSIONES ROMERO S.A. Hechos relevantes Life Care Solutions S.A.S. es titular de la marca LIFECARE (mixta), vigente desde el 27 de junio de 2014, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 10? de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo adelante, la Clasificación Internacional de Niza), así como servicios en las clases 35%, 421% y 445 de la Clasificación Internacional de Niza (Certificado 491514).
“Artículo 192.- El litular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.” “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; en especial recipientes para la aplicación de medicamentos, agujas para uso médico, aparatos de análisis para uso médico, catéteres, guantes para uso médico, mobiliario especial para uso médico”.
"Servicios de importación e implementación de blenes instrumentales; gestión y control de negocios relativos a importación de bienes relacionados con laboratorios de diagnóstico médico y consultorios radlológicos”. “Servicio de diseño y de desarrollo de software; servicios de investigación en materia informática, en materia de software, servicios de investigación cientifica, ser vicios de investigación tecnológica; licenciamiento y actualización de software”.
"Servicios médico, tratamientos de higiene y de belleza para personas, asistencia médica, servicios de dispensarios médicos, servicios médicos de diagnóstico especializado, prestación de servicios de salud en general, alquiler de equipos médicos, servicios de centro de salud". 2 2.2. 2.3, 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. Adicionalmente, la demandante Life Care Solutions S.A. alegó que viene utilizando los nombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL desde diciembre de 2010.
Inversiones Romero S.A. tiene como objeto social comprar, vender, producir, fabricar, importar, exportar, comercializar y distribuir todo tipo de preparaciones y productos farmacéuticos, químicos, biológicos, drogas, medicinas, dispositivos médicos, aparatos de cirugía, elementos de osteosintesis y ortopedia, equipos médico quirúrgicos, materiales de sutura, curación, material de radiología, etc.
El 13 de febrero de 2015, Life Care Solutions S.A.S. interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad industrial ante el Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra Inversiones Romero S.A. (Radicación 2014-279554). Inversiones Romero S.A. presentó contestación a la demanda con fecha 27 de mayo de 2015.
El 19 de junio de 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 155 literales a), c) y d) y 192 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. presentó demanda, entre otros, bajo los siguientes argumentos: Inversiones Romero S.A. viene utilizando, sin autorización de Life Care Solutions S.A.S., la marca LIFECARE (mixta), así como signos similares alos nombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL, para comercializar los mismos productos que comercializa la demandante, marcados con la expresión LIFECARE, los cuales se ofrecen a los mismos consumidores, tales como hospitales, clínicas, centros de salud, etc.
Inversiones Romero S.A. no cuenta con ningún registro de marca que contenga la expresión LIFECARE, ni cuenta con permiso o licencia de Life Care Solutions S.A.S. para hacer uso de la marca LIFECARE (mixta) o de signos similares a los nombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL; sin embargo, se encuentra importando y comercializando jeringas desechables identificadas con el signo LIFECARE (mixto).
Igualmente, alegó que entre Life Care Solutions S.A.S. e Inversiones Romero S.A. no existe ningún tipo de acuerdo comercial que faculte a esta última a utilizar la marca LIFECARE (mixta). 3 3.3. 4.1. 4.2. 4.3, 4.4. Inversiones Romero S.A. se encuentra actualmente usando en el comercio la marca LIFECARE (mixta) para identificar productos médicos idénticos a los que ampara el registro de la marca a favor de Life Care Solutions S.A.S. La conducta desplegada por Inversiones Romero S.A. consiste precisamente en la utilización no autorizada en el comercio de la marca LIFECARE (mixta), mediante la reproducción de la misma en los empaques y envoltorios de productos.
Argumentos de la contestación a la demanda INVERSIONES ROMERO S.A. presentó contestación a la demanda, manifestando, en lo principal, lo siguiente: El primer uso en el comercio de los nombres comerciales LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL le corresponde a impómedicas de Colombia Ltda., el cual data —-según manifiesta— de 2007. Además, esta última tenía parte de la propiedad accionaria de la demandante, Life Care Solutions S.A.S., hasta el momento en que decidió vender las respectivas acciones, con anterioridad al registro de la marca LIFECARE (mixta).
Los derechos conferidos a Life Care Solutions S.A.S. no están siendo afectados, en la medida que en la actualidad Inversiones Romero S.A. no se encuentra usando, comercializando, importando ni promocionando productos bajo el signo LIFE CARE o LIFE CARE MEDICAL, por lo tanto, no se configura ninguno de los supuestos de hecho establecidos en el Artículo 155 de la Decisión 486.
Si en gracia de discusión se admitiese que Inversiones Romero S.A. utilizó o explotó la marca LIFECARE (mixta) en algún momento, ello habria ocurrido con anterioridad a la fecha del registro de dicha marca a favor de Life Solutions S.A.S. Inversiones Romero S.A. realizó importaciones de jeringas que se utilizan para cargar e inyectar soluciones y medicamentos según determinación del médico, así pues, como se puede comprobar mediante la verificación de las declaraciones de dichas importaciones, las últimas importaciones realizadas se llevaron a cabo en 2013, por lo que no puede afirmarse que la importación del producto identificado con la marca LIFECARE (mixta) haya continuado a lo largo del año 2014 hasta la actualidad. inversiones Romero S.A. no usa ni se identifica a sí misma, ni a su actividad comercial, con los nombres comerciales LIFE CARE o LIFE CARE MEDICAL.
De hecho, esta empresa, en todas sus relaciones contractuales y comerciales con sus clientes, se identifica y es reconocida como Inversiones Romero S.A. o como Quimed Inversiones Romero S.A., y no como LIFE CARE o LIFE CARE MEDICAL, expresiones que tampoco son utilizadas en su material publicitario. 4 5. Solicitud de la oficina nacional competente.
La oficina nacional competente solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: a) ¿La titularidad, la protección y los efectos de los derechos de exclusiva sobre el nombre comercial se concentran en la prueba que el solicitante acredite sobre su uso? De ser así, ¿qué efectos tiene el depósito de un nombre comercial ante la Autoridad competente? b) ¿Los tipos de infracciones y los alcances del derecho sobre una marca y un nombre comercial están consagrados en el Artículo 155 de la Decisión 486? c) ¿La infracción del derecho sobre una marca y/o un nombre comercial se presenta cuando un tercero, sin autorización del titular, usa la marca y/o el nombre comercial en el mercado y dicho uso es susceptible de generar confusión en los consumidores o en qué casos adicionalmente se presenta la infracción? d) ¿Qué pasa cuando los productos identificados con el signo presuntamente infractor, fueron introducidos en el comercio previo a la concesión del registro de una marca? B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.
La Autoridad consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 155 literales a), c) y d) y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitadaf, Ú Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
( ) Cc) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales maleriales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el 1 comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo 5 (7 5 1.1. De oficio, se interpretarán los Artículos 154 y 158 de la Decisión 486”.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. El nombre comercial. La aplicación supletoria de los artículos relativos al derecho al uso exclusivo y sus límites. Acción por infracción de derechos. Derecho a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. El agotamiento del derecho al uso exclusivo sobre un signo distintivo. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante (folios 1 y 2). ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular.
El Derecho al uso exclusivo de una marca. Life Care Solutions S.A.S. manifiesta que Inversiones Romero S.A. ha usado de manera indebida su marca registrada LIFPECARE (mixta). En tal virtud, el Tribunal estima conveniente referirse al presente tema. de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." “Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del regístro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen suírido ninguna modificación, alteración o deterioro.
A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.” 6 1.2. 1.3. 1.4. 2.1.
De conformidad con lo anterior, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.
Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:? a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi) esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.
(1) En el campo registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el campo del mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, la Autoridad consultante debe tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
El nombre comercial. La aplicación supletoria de los artículos relativos al derecho a! uso exclusivo y sus límites. En el presente caso, Life Care Solutions S.A. alega asimismo vulneración a su derecho al uso exclusivo sobre los mombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL, los cuales —según aduce— venía usando en el comercio desde diciembre de 2010.
Véase, a modo referencial, Procesos 346-1P-2015, p.6. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Inversiones Romero S.A., por su parte, afirma que el primer uso en el comercio, y por ende la titularidad, de los nombres comerciales LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL le correspondería a Impómedicas de Colombia Ltda., el cual dataría —según manifiesta— de 2007. En tal virtud, el Tribunal estima necesario desarrollar el tema propuesto.
El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial? como "cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil ( )", por lo que se puede afirmar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en la misma rama de actividad, En relación con el nombre comercial, cabe la posibilidad que se tome la decisión de usarlo en el mercado sin proceder a su registro ante la Oficina Nacional Competente??.
Del mismo modo, cabe la posibilidad que se tome la decisión de proceder a su registro. Este es el supuesto contemplado específicamente en el Artículo 19312 de la Decisión 486. En cualquier caso, según el Artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio. En consecuencia, el registro de un nombre comercial tendrá 10 Adicionalmente, es preciso comentar, a titulo ilustrativo, que del enunciado del Artículo 2, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio — Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 — se desprende que la protección de los nombres comerciales, exigida especificamente por el Artículo 8 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, ha sido incorporada al Acuerdo ADPIC.
Convenio de Paris para ¡a Protección de la Propiedad Industrial. - “Artículo 8.- Nombres comerciales El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sín obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. Véase, a lítulo referencial e ilustrativo, por ejemplo, el Informe dei Órgano de Apelación creado en el seno de la OMC, Estados Unidos — Articulo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998, antes citado, apartados 326 a 34;
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas (CJCE), de 16 de noviembre de 2004, asunto C-245/02, Anheuser-Busch Inc. c. Budejovicky Budvar, národni podnik, apartado 91. Al respecto, cabe destacar que el Artículo 191 de la Decisión 486 establece: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa." "Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191." 8 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. un carácter declarativo, de conformidad asimismo con lo establecido en el Artículo 193 de la misma Decisión. La aplicación supletoria de los artículos relativos al derecho al uso exclusivo y sus límites.
En virtud de que en el proceso interno se alega violación del derecho al uso exclusivo sobre los nombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL, cuya titularidad pretende Life Care Solutions S.A., y discute Inversiones Romero S.A., afirmando que la misma le correspondería a Impomédicas de Colombia Ltda., este Tribunal estima conveniente desarrollar el presente tema.
El Artículo 192 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” El segundo párrafo del Artículo 192 realiza una remisión al articulado correspondiente al uso exclusivo sobre una marca y sus límites. Al disponer la aplicación supletoria de los citados artículos, lo establecido en los mismos respecto a las posibles infracciones del derecho al uso exclusivo de una marca, así como los alcances de este derecho, son aplicables al nombre comercial, en_cuanto se corresponda con_la naturaleza del nombre comercial.
En efecto, los alcances del derecho al uso exclusivo sobre una marca o un nombre comercia! se encuentran definidos por lo establecido en los Artículos 155, 156, 157 y 158 de la Decisión 486, debiendo adaptarse el citado articulado a la naturaleza del nombre comercial, “en cuanto corresponda”. 2.10. En tal virtud, los supuestos de uso indebido de una marca o de infracción al derecho al uso exclusivo sobre una marca, contemplados en los Artículos 155, en concordancia con los actos enumerados en el Artículo 156, son extensibles a la figura del nombre comercial, debiendo interpretarse el enunciado relativo a “productos para los cuales se ha registrado la marca” como “productos vinculados a la actividad de la empresa titular del nombre comercial”. 9 2.11.
Adicionalmente, es preciso destacar la importancia trascendental de la presunción de la existencia de un riesgo de confusión, establecida en la segunda y última proposición gramatical contenida en el literal d) del Artículo 155 ("Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión"), en virtud de que la propia disposición normativa que realiza la remisión (Artículo 192) establece expresamente que el riesgo de confusión o de asociación puede darse con respecto a la “empresa del titular” o en relación “con sus productos o servicios”. 2.12.En relación con los posibles actos de infracción del derecho al uso exclusivo sobre un nombre comercial notoriamente conocido, es aplicable lo dispuesto en los Artículo 155 e) y f), en concordancia con la lista adicional de actos establecida en el Artículo 156, y de conformidad con la naturaleza del nombre comercial.
Al respecto, es importante recordar que las referidas disposiciones normativas extienden los supuestos de uso no consentido a la posibilidad de generar un riesgo de dilución o de parasitismo, y ya no únicamente un riesgo de confusión o de asociación. 2.13.En suma, el Artículo 192, al disponer, en su segundo párrafo, la aplicación supletoria de los Artículos 155, 156, 157 y 158, “en cuanto corresponda” -—a la naturaleza del nombre comercial-, establece asimismo los límites al ejercicio al derecho al uso exclusivo de un nombre comercial.
En efecto, la aplicación supletoria de los referidos artículos determina el contorno del derecho al uso exclusivo, de conformidad con los criterios desarrollados precedentemente. 2.14. En el caso concreto, la Autoridad consultante deberá, en primer lugar, 3.1. determinar qué sociedad realizó el uso primer de los nombres comerciales LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL (Life Care Solutions S.A.S. o Impomédicas de Colombia Ltda.); y, en segundo lugar, verificar la comisión de la infracción alegada, teniendo en cuenta las pautas desarrolladas en la presente providencia respecto a la extensión de la aplicación de los supuestos de infracción del derecho al uso exclusivo de una marca a la figura del nombre comercial.
Acción por infracción de derechos. Derecho a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada, por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Artículo 155 literales a), c) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: 10 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) (J aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 3.2. Previamente a realizar el análisis de la citada norma, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes caracteristicas: 13 3.3. a) b) Sujetos activos.
Dicha condición recae en: (i) (ii) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las Autoridades competentes de los Paises Miembros pueden iniciar, de oficio, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (1) (ii) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir derechos de propiedad industrial. La norma citada precisa los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con las conductas investigadas en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de propiedad industrial, se Véase, a modo referencial, Proceso 346-IP-2015, pp. 8-9. 1 procede a continuación a explicar los supuestos de uso indebido contemplados en los respectivos literales del referido Artículo 15514, 3.4.
Elliteral a) del Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: 1. Supuesto !: Aplicar o colocar un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, o sobre productos vinculados a la actividad amparada por un nombre comercial —o por una enseña comercial previamente usado en el comercio. 2.
Supuesto ll: Aplicar o colocar un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado una marca o se ha realizado el primer uso en el comercio de un nombre comercial o una enseña comercial. 3. Supuesto lll: Aplicar o colocar un signo distintivo idéntico o semejante sobre acondicionamientos de tales productos. los envases, envolturas, embalajes O Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto - Es titular de una marca que distingue productos. - Es titular de un - Usa la marca directamente sobre productos.
Usa el nombre comercial o la - Marca protegida para productos aplicada sobre productos. - Nombre comercial o enseña comercial Supuesto | nombre enseña comercial aplicado sobre comercial o una | directamente sobre | productos vinculados enseña productos a la respectiva comercial. vinculados a la actividad. actividad de la empresa. - Es titular de - Usa la marca sobre |- Marca protegida para una marca que | productos servicios aplicada distingue vinculados a los sobre productos. servicios. servicios que distingue la marca |- Nombre comercial o Supuesto Il. |” Es titular de un | protegida. enseña comercial nombre aplicado sobre comercial o una |- Usa el nombre productos. enseña comercial o la comercial. enseña comercial sobre productos vinculados a la 1% fbíd,p.5. 12 Y actividad de la - Es titular de un empresa. - Es titular de - Usa la marca sobre |- Marca protegida para una marca que | envases, productos o servicios distingue envolturas, aplicada sobre productos o embalajes o envases, envolturas, servicios. acondicionamientos | embalajes o de productos. acondicionamientos de productos. nombre - Usa el nombre Supuesto ll comercial o una comercial o enseña Nombre comercial (e) enseña comercial sobre enseña comercial comercial. envases, aplicado sobre envolturas, envases, envolturas, embalajes o embalajes o acondicionamientos | acondicionamientos de productos de productos vinculados a la vinculados a la actividad de la respectiva actividad. empresa. 3.5.
La aplicación del literal a) del Artículo 155 presenta dos condiciones 3.6. 3.7. necesarias: a) El signo distintivo respecto del cual se produce la infracción puede estar registrado para amparar productos o servicios. b) La colocación o aplicación no autorizada del signo —que resulte idéntico o semejante a la marca o signo distintivo de un tercero—, tiene que realizarse sobre productos o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
Por otra parte, el supuesto contemplado en el Artículo 155 literal c) se refiere expresamente a “fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales”, es decir, se encuentra dirigido a impedir actos que supongan reproducir o incorporar la marca en envases u otros materiales en general, aun para fines no comerciales.
En otras palabras, el Artículo 155 literal c) de la Decisión 486 comprende en su enunciado los siguientes supuestos o hipótesis normativas: a) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan el signo distintivo; en otras palabras, el producir o elaborar cualquier material que copie o incorpore un signo distintivo de titularidad de un tercero comportará un uso que requiere la autorización del titular. 13 3.8. 3.9. b) Comercializar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan el signo distintivo; es decir, cualquier acto de introducción en el comercio! de materiales que copien o incorporen el correspondiente signo distintivo será pasible de ser considerado un uso no autorizado. c) Detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan el signo distintivo; en otros términos, el solo hecho de poseer materiales que copien o incorporen el respectivo signo distintivo será susceptible de ser calificado como uso indebido, siempre que, de las circunstancias del caso concreto, se pueda inferir la tentativa de introducción en el comercio de productos que contengan dichos materiales, por lo que el acto de detentar tales materiales debe reflejar la intención de comercializar los respectivos productos, debiendo encontrarse dirigido a exceder el ámbito de la esfera privada?*, De otro lado, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del Artículo 155, ya que allí se prevé que el legítimo titular de un signo distintivo podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor!”.
El Artículo 155 de la Decisión 486 establece los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de un signo distintivo. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de propiedad industrial, es de especial interés el comportamiento previsto en el literal d) del citado artículo, por cuanto allí se dispone que el titular de un signo distintivo podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 15 Se entiende por “uso en el comercio” al ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro que exceda el ámbito de la esfera privada.
Véase, a modo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/01, Arsenal Football Club plc y Matthew Reed y la Sentencia del TJCE de 25 de enero de 2007, asunto C-48/05, «Adam Opel AG y Autec AG. Ibid. Véase, por ejemplo, Proceso 346-1P-2015, p.5. 14 3.10.Para la configuración del supuesto de infracción del derecho al uso exclusivo sobre una marca o un nombre comercial contemplado en el literal d) del Artículo 155, es preciso tener en cuenta lo siguiente: 3.10.1. 3.10.2. 3.10.3, El uso en el comercio de un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. a) La conducta se califica mediante el verbo “usar”, por lo tanto, se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca o el nombre comercial infringido (e.g., uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento comercial, entre otras conductas). b) La conducta debe realizarse en el comercio, es decir, en actividades comerciales con ánimo de lucro que excedan el ámbito de la esfera privada?3, c) La protección conferida excede el principio de especialidad, por ende, se protegerá la marca o el nombre comercial, aunque el signo usado en el comercio distinga o se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada o el nombre comercial respecto al cual se demostró el primer uso en el comercio.
Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado??. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada o al nombre comercial respecto al cual se demostró el primer uso en el comercio, para distinguir productos o servicios idénticos, se presumirá el riesgo de confusión. Al efecto, los signos en conflicto deben ser exactamente iguales. 10 Véase, al respecto, ul supra pie de página 15. 1 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo slguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-1P-2008). 15 3.11.En atención a lo expuesto, la Autoridad consultante deberá establecer 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial y, posteriormente, deberá comparar la marca registrada o el nombre comercial respecto del cual se acreditó el primer uso, con el signo supuestamente infractor, para luego determinar si en el caso concreto es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por la presente providencia?0.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. En el presente caso, la demandante Life Care Solutions S.A.S. interpuso denuncia por infracción de derechos sobre la base de la marca LIFECARE (mixta), registrada para distinguir productos médicos y quirúrgicos comprendidos en la clase 10 de Clasificación Internacional de Niza, así como servicios de importación de este tipo de productos, servicios de investigación científica, servicios médicos y otros relacionados, contenidos en las clases 35, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.
Life Care Solutions S.A. alega, asimismo, vulneración a su derecho al uso exclusivo sobre los nombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL, los cuales —según afirma— venía usando en el comercio desde diciembre de 2010 Por su parte, la demandada Inversiones Romero S.A. supuestamente utilizaría el citado signo para comprar, vender, producir, fabricar, importar, exportar, comercializar y distribuir todo tipo de preparaciones y productos farmacéuticos, químicos, biológicos, drogas, medicinas, dispositivos médicos, aparatos de cirugía, elementos de osteosíntesis y ortopedia, equipos médico quirúrgicos, materiales de sutura, curación, material de radiología, etc.
En tal virtud, la Autoridad consultante deberá hacer un análisis de confundibilidad entre los signos en conflicto mencionados. La Autoridad consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también Véase, a modo referencial, Proceso 346-1P-2015, p.27. 16 4.5. b) d) en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados?!.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia??.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?, Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan?*, Igualmente, la Autoridad consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:?5 a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 21 22 23 24 25 Véase, a modo referencial, Procesos 15-1P-2013, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6. tbid. tbid.
Véase, por ejemplo, Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. Véase, a modo referencial, Proceso 178-1P-2015, p. 8. 1, 4.6. 5.2. 5.3. 5.3.1. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
Orientada la Autoridad consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el signo empleado por los demandados es similar a la marca de las demandantes LIFE CARE (mixta) y a los nombres comerciales LIFE CARE SOLUTIONS, LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL.
Comparación entre signos mixtos. Como una de las controversias radica en la confusión entre la marca registrada base de la denuncia por infracción LIFECARE (mixta) y el signo mixto usado por la demandada, es necesario que la Autoridad consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la Autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el preponderante, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos?8, En consecuencia, una vez el Tribunal consultante haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:?? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante 26 27 Véase, a modo referencial, Procesos 423-1P-2015, pp. 8-9 y 129-IP-2015, p.13. Véase, por ejemplo, Proceso 519-IP-2015, pp. 10-11. 18 b) d) 5.3.2. b) 5.3.3. tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Si resultare que el elemento preponderante de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:28 Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que el elemento gráfico es preponderante en un signo y en el otro es el denominativo, en principio no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,?? salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 5.4.
Sobre la base de los criterios expuestos, la Autoridad consultante deberá determinar el elemento predominante o preponderante de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de la marca de titularidad de 28 29 Ibid, p.12. Véase, a modo referencial, Proceso 129-1P-2015, p. 10. Véase, en ese sentido, Proceso 178-1P-2015, p. 8, ya citado, 19 6.1. 6.2. 6.3. la demandante, LIFECARE (mixta) y, el signo empleado por la demandada, de conformidad con los criterios señalados precedentemente.
El agotamiento del derecho al uso exclusivo sobre un signo distintivo. En el presente caso, Inversiones Romero S.A. no solo alega que el primer uso en el comercio de los nombres comerciales LIFE CARE MEDICAL y LIFE CARE le corresponden a Impódemicas de Colombia Ltda. y que dataría de 2007, sino que incluso esta última tendría parte de la propiedad accionaria de la demandante, Life Care Solutions S.A.S. (folio 3231).
Adicionalmente, la última pregunta formulada por la Autoridad consultante se refiere directamente al presente tema. En tal virtud, el Tribunal estima conveniente tratar el tema propuesto. La figura del agotamiento de derechos, como limite o restricción al derecho al uso exclusivo de una marca o un nombre comercial, se encuentra regulada en el Artículo 158 de la Decisión 486, el cual dispone expresamente lo siguiente: “Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.
A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.” El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca o un nombre comercial que le impide a su titular oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por estas una vez realizada la primera venta por el titular o por una persona económica vinculada a este.
Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su am Contestación a la demanda por parte de Inversiones Romero S.A., parte IV, "Excepciones de mérito a las pretensiones”, "Aclaración general", p. 4. 20 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado.
En consecuencia, el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien??, La importación paralela, por su parte, es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial.
No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarian infringiendo sus derechos de propiedad intelectual33, En consecuencia, a la hora de determinar el acaecimiento de una importación paralela, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: a) Que la importación se efectúe legalmente, es decir, que recaiga sobre productos de marca legítima. b) Que la importación se efectúe por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir, por fuera de la cadena de comercialización oficial.
En consecuencia, cuando los derechos del titular de una marca o un nombre comercial se han agotado, este no podrá alegar una infracción a su derecho de exclusividad frente a una importación paralela. Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo ha manifestado que: "Las importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado serán libres y los productos importados serán de libre y lícito comercio por los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas en base a su derecho de marcas”".
En estos casos, la autoridad nacional competente deberá verificar si el producto respectivo fue legítimamente introducido en el comercio en cualquier país por el legítimo titular — en el País Miembro o en el extranjero— o por un tercero con su consentimiento o económicamente 32 3 En ese sentido, ¡a interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 24-1IP-2005, p. 10; citado, entre otros por en el Proceso 37-IP-2015, p. 15. tbíd. DE LAS HERAS LORENZO, Tomas.
“El agotamiento del derecho de marca" Editorial Montecorvo, Madrid, 1994. p. 33, 21 b 1 6.8. 6.9. vinculado a él, con anterioridad al acto que supuestamente infringiría el derecho exclusivo sobre la marca. En relación con el segundo párrafo del Artículo 158, este dispone que dos sociedades se encuentran económicamente vinculadas siempre una pueda ejercer sobre la otra “una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas”.
En consecuencia, el criterio determinante para determinar la existencia de vinculación económica entre dos sociedades es la capacidad de ejercer una influencia determinante con respecto a la explotación de la marca o nombre comercial, por parte de alguna de ambas sociedades o de un tercero con respecto a ambas sociedades. 6.10. En tal virtud, quien alegue la configuración de la figura del agotamiento 6.11. 7.1. de derechos como límite al derecho al uso exclusivo sobre una marca o un nombre comercial deberá acreditar la legitimidad en la adquisición del producto marcado, es decir, que este fue adquirido originalmente del legítimo titular de la marca —en el País Miembro o en el extranjero— o de una persona vinculada a él (e.g., cedente, licenciante, proveedor, franquiciante, aliado estratégico, co-contratista principal, representado, apoderado, colaborador, etc.).
En el caso concreto, la Autoridad consultante deberá determinar, cual sociedad realizó el primer uso de los nombres comerciales LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL, es decir, si fue Life Care Solutions S.A.S., o si, por el contrario, como aduce la demandada, fue Impomédicas de Colombia Ltda. en 2007, y si estas se encontraban económicamente vinculadas; para así poder verificar la aplicabilidad de la figura del agotamiento de derechos como limite al derecho al uso exclusivo sobre un signo distintivo, como un nombre comercial o una marca, especialmente si esta última habría sido registrada con posterioridad al primer uso de los precitados nombres comerciales.
Preguntas formuladas por la Autoridad consultante. Finalmente, para un mejor entendimiento de la presente interpretación prejudicial, se procede a continuación a responder expresamente cada una de las preguntas planteadas por la Autoridad consultante: a) ¿La titularidad, la protección y los efectos de los derechos de exclusiva sobre el nombre comercial se concentran en la prueba que el solicitante acredite sobre su uso? De ser así, ¿qué efectos tiene el depósito de un nombre comercial ante la Autoridad competente? 22 b) En efecto, la titularidad y el otorgamiento de la protección de los derechos exclusivos sobre un nombre comercial dependerá de la prueba del primer uso que acredite el solicitante.
Es decir, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su primer uso, de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a la prueba de su uso en relación con la actividad económica que distingue. En virtud del carácter declarativo del registro de un nombre comercial, establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, la importancia del registro reside en su carácter declarativo, es decir, en su función informativa o de publicidad frente a terceros, así como en comportar implícitamente una prueba del primer uso del nombre comercial, la cual a su vez acreditaría que este no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad de un nombre comercial, contenidas en el Artículo 194 de la citada Decisión. ¿Los tipos de infracciones y los alcances del derecho sobre una marca y un nombre comercial están consagrados en el Artículo 155 de la Decisión 486? En efecto, los tipos o supuestos normativos de uso indebido de una marca registrada o un nombre comercial —cuyo titular haya probado el primer uso en el comercio—, susceptibles de ser impedidos por su titular, se encuentran contemplados en el referido Artículo 155, en virtud de la remisión contenida en el segundo párrafo del Artículo 192 de la misma Decisión 486.
En ese sentido, los alcances del derecho al uso exclusivo sobre una marca o un nombre comercial, básicamente, se encuentran delimitados por lo establecido en los Artículos 155, 156, 157 y 158 de la Decisión 486, debiendo adaptarse el citado articulado a la naturaleza del nombre comercial, “en cuanto corresponda”. ¿La infracción del derecho sobre una marca y/o un nombre comercial se presenta cuando un tercero, sin autorización del titular, usa la marca y/o el nombre comercial en el mercado y dicho uso es susceptible de generar confusión en los consumidores o en qué casos adicionalmente se presenta la infracción? Es preciso aclarar que la infracción al derecho al uso exclusivo de una marca se presenta incluso en casos en los cuales no ha acontecido aun ninguna introducción en el comercio (e.g., Artículo 155 literal c), y que por ende en principio no serían susceptibles de generar confusión en el público consumidor. 23 pe a) Adicionalmente, para la determinación de la existencia de una infracción al derecho exclusivo sobre una marca notoriamente conocida, además de extender el supuesto de uso no consentido a la posibilidad de generar un riesgo de dilución o de parasitismo (ya no únicamente riesgo de confusión o de asociación), se toman en consideración actos adicionales de uso no consentido, constitutivos de tales riesgos que tampoco suponen en principio un uso en el comercio (e.g., Artículo 156 literal b)95, Como se ha explicado precedentemente, en el caso de los nombres comerciales, el segundo párrafo del Artículo 192 establece que: “Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda".
En otras palabras, en virtud a la referida remisión a otro título de la norma comunitaria, lo señalado precedentemente respecto a las posibles infracciones del derecho al uso exclusivo de una marca, son también aplicables al nombre comercial, en cuanto se corresponda con la naturaleza del nombre comercial. ¿Qué pasa cuando los productos identificados con el signo presuntamente infractor, fueron introducidos en el comercio previo a la concesión del registro de una marca? De conformidad con el Artículo 145 de la Decisión 4863, los derechos exclusivos sobre una marca, en un sistema registral de carácter atributivo de derechos de marcas como el instaurado en la Comunidad Andina, tienen efectos jurídicos únicamente a partir del otorgamiento del respectivo registro.
En tal virtud, el titular de la marca no podrá ejercer el derecho de impedir la realización de los actos contemplados en el Artículo 155 de la Decisión 486 de manera retrospectiva, sino únicamente la comisión o continuación de estos con posterioridad a la concesión del correspondiente registro. Adicionalmente, deberá tenerse en consideración la figura del agotamiento de derechos de propiedad industrial, contemplada en el Artículo 158.
Es decir, que el registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por tal registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier Véase, al respecto, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 381-1P-2015, referencia: infracción a la marca REMINGTON (mixta), pp. 9 y ss.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." 24 país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.
En ese caso, se deberá verificar si el producto respectivo fue legítimamente introducido en el comercio en cualquier país por el titular o por un tercero con su consentimiento o económicamente vinculado a él, con anterioridad al acto que supuestamente infringiría el derecho exclusivo sobre la marca. En el caso concreto, la Autoridad consultante deberá determinar, cual sociedad realizó el primer uso de los nombres comerciales LIFE CARE y LIFE CARE MEDICAL, es decir, si fue Life Care Solutions S.A.S., o si, por el contrario, como aduce la demandada, fue Impomédicas de Colombia Ltda. en 2007, y si estas se encontraban económicamente vinculadas; para así poder verificar la aplicabilidad de la figura del agotamiento de derechos como límite al derecho al uso exclusivo sobre un signo distintivo, como por ejemplo un nombre comercial o una marca, especialmente si esta última habria sido registrada con posterioridad.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada en su integridad por la oficina nacional consultante, la que deberá ser adoptada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el párrafo tercero del Artículo 128 de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA z ad HernárKs ero Zambrano RADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. — des SECRETARIO Notifíquese la Autoridad consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 26