TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2016 Proceso: 376-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia). Expediente interno de! Consultante: 2008-00416 Referencia: Marcas ALDO SPIRIT y ALDO (mixtas) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2517, recibido el 4 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2008-00416; y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA E SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). Terceros Interesados: SILVANO ALDO SICILIA GUZZO ORREGO GOMEZ $ en C.S. SUCESORES INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN S.A. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 22 de junio de 2006, ALDO GROUP INTERNATIONAL solicitó el registro de la marca ALDO SPIRIT (mixta), para amparar los siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza: “equipaje, maletas, bolsas de viaje, bolsas, mochilas, bolsas de vestir, estuches para pasaporte, estuches para papel, bolsos de mano, bolsos, portamonedas, estuches, llaves, carteras, estuches para tarjeta de crédito” (Expediente N* 06 60607).

¡o SPIRIT 2.2. Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, SILVANO ALDO SICILIA y las Sociedades ORREGO GOMEZ S en C.S. SUCESORES e INDUSTRIA DE CORTE CONFECCION S.A., presentaron, respectivamente, oposiciones argumentando riesgo de confusión con sus signos distintivos!: 221. SILVANO ALDO SICILIA. Marca mixta ALDO, registrada en Colombia bajo el Certificado 292168, para amparar los siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza: “Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guamicioneria”.

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2.2.2. ORREGO GOMEZ S en C.S. SUCESORES. Marca mixta AIDO MASCONI, registrada en Colombia bajo el Certificado y NOEL ANCHISLAVASKY también presentó oposición, pero desistió de la misma mediante escrito radicado el 4 de julio de 2007. 2 5, 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 375745, para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños”.

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22.3. INDUSTRIA DE CORTE CONFECCION S.A. Nombre comercial denominativo ESPRIT para diferenciar actividades mercantiles relacionadas con la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El 26 de junio de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 18533, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado.

Contra dicho acto administrativo SILVANO ALDO SICILIA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El 19 de septiembre de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 29792, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. El 30 de mayo de 2008, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial mediante Resolución 17899, resolvió el recurso de apelación revocando parcialmente el acto administrativo impugnado: i) declaró infundadas las oposiciones presentadas por ORREGO GOMEZ S en C.S. SUCESORES e INDUSTRIA DE CORTE CONFECCIÓN S.A., 1) declaró fundada la oposición presentada por SILVANO ALDO SICILIA y (iii) negó el registro solicitado.

ALDO GROUP INTERNATIONAL interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio. El 4 de agosto de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Oficio 2517 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.1. 3.2. 4.1. 5.1. Argumentos de la demanda interpuesta por ALDO GROUP INTERNATIONAL Alegó que los signos en conflicto no son confundibles porque tienen notables diferencias; además, manifestó que es titular de la marca ALDO PANETTI (clase 18) y, por lo tanto, al encontrarse dicho signo coexistiendo con la marca registrada no tendría por qué impedirsele el registro.

Sostuvo que los signos en conflicto amparan productos diferentes. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En resumen, expuso que lo signos en conflicto son confundibles, que su elemento predominante es el denominativo, y además amparan productos conexos competitivamente. Argumentos de los Terceros Interesados ORREGO GOMEZ S en C.S. SUCESORES, intervino a través de curador ad litem para manifestar que se atiene a lo que en derecho decida el Consejo de Estado en su providencia, mientras que los Terceros SILVANO ALDO SICILIA e INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN S.A., guardaron silencio.

NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede interpretar únicamente éste, ya que el primero en mención no es directamente aplicable para resolver la controversia. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. El consumidor medio. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. Improcedencia del análisis de conexión competitiva. 1.1. 1.2,

1.3. ANÁLSIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. El consumidor medio. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos ALDO SPIRIT y ALDO son confundibles, el Tribuna! habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. El Ordenamiento Juridico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahi que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca..

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo 5 1.5. 1.6. 1.7. cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresaria! diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, al resolver la controversia, la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad oO semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Corte Consultante, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 4.7.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo: esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 dentro del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 dentro del Proceso 24-1P-2009, 6 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3.

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.74. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, siendo variable su percepción según la categoría de bienes o productos.

Orientada la Corte Consultante por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto, determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe ser integral y completo, esto es, comprender todos los aspectos que sean necesarios en el caso concreto para llegar a determinar el posible riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor y considerados los productos amparados con los signos mixtos ALDO SPIRIT y ALDO.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico.

El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez que la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del E Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 8 consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En el presente asunto, como el elemento denominativo en uno de los signos en conflicto es compuesto, esto es, conformado por dos o más palabras, y en el otro este elemento es simple, es decir, de una sola palabra, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. 24.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes O preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1.Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que 4 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P- 2015. 9 “ABE 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, el Juez Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, incluidas aquellas aplicables al cotejo entre signos mixtos con parte denominativa compuesta, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos mixtos en conflicto ALDO SPIRIT y ALDO, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. Improcedencia del análisis de conexión competitiva El signo ALDO SPIRIT (mixta) solicitado para registro ampara los siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza: “equipaje, maletas, bolsas de viaje, bolsas, mochilas, bolsas de vestir, estuches para pasaporte, estuches para papel, bolsos de mano, bolsos, portamonedas, estuches, llaves, carteras, estuches para tarjeta de crédito” El signo opositor? ampara los siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificación Intemacional de Niza: “Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicioneria”.

Si bien en el proceso intemo ALDO GROUP INTERNATIONAL argumentó que los productos que amparan los signos en conflicto no son confundibles porque tienen notables diferencias, no obstante el Tribunal encuentra que no es necesario el análisis de conexión competitiva en el presente asunto, por cuanto lo cierto es, de acuerdo con la información consignada en el expediente administrativo, que ambos signos figuran registrados para identificar un mismo grupo de productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, en este caso productos de la Clase 18, razón por la cual resulta innecesario el análisis de conexión competitiva, pues el hecho de identificar el registro de ambas marcas a un mismo producto de la misma clase, excluye el análisis en mención aunque una de las partes alegue que se ha especializado en otro para el cual también solicitó el registro.

Si bien se presentaron oposiciones en relación con otros signos distintivos, la litis en la etapa judicial se trabó únicamente en relación con el conflicto entre los signos mixtos ALDO SPIRIT (Clase 18) y ALDO (Clase 18). 10 En los términos expuestos, el Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00416, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / ) cd Cecilia Luís ñ Quinteros MAGISTRADA A De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Pa PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11