> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2016 Proceso: 377-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00142 Referencia: Marcas mixtas “EH” Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2514, recibido el 4 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2013-00142; y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MESTRA AG. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). 7 2.1. 2.2. 2.3. Terceros Interesados: ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. ELECTROHUILA S.A. E.S.P. Hechos Relevantes El 25 de agosto de 2011, la sociedad MESTRA AG (en adelante MESTRA), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta EH para identificar los siguientes servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos, monitoreo ambiental e instrumentación de laboratorio, principalmente instalación, mantenimiento, reparación y monitoreo técnico de instrumentos e instalaciones en el campo de la instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos ( )”.

(Expediente administrativo 11 108419). Una vez publicada no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El 30 de abril de 2012, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 26852 resolvió negar el registro solicitado. Consideró que existia confusión con la marca mixta EH, registrada en Colombia bajo el Certificado 335490 a nombre de ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. ELECTROHUILA S.A. E.S.P. (En adelante ELECTROHUILA), para amparar los siguientes servicios de la Clase 37 de la Clasificación internacional de Niza: “servicios de instalación en especial de redes y aparatos eléctricos; reparación de aparatos eléctricos; construcción reparación y mantenimiento de conductos; información en materia de construcción y reparación; construcción de bienes inmuebles; renta de maquinaria útil para la construcción y reparación de bienes inmuebles y artículos eléctricos”. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 5.1.

MESTRA interpuso recurso de apelación en contra de la anterior resolución. El 29 de octubre de 2012, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 64200 resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado. MESTRA presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la SIC.

El 4 de agosto de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Oficio 2514 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda interpuesta por MESTRA: Afirmó que la marca solicitada es derivada de un registro previo de la marca mixta EH (certificado 289317). indicó que la administración debió tener en cuenta que las letras son inapropiables.

Argumentó que no se tuvo en cuenta que los signos en conflicto han coexistido pacificamente en el mercado. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Argumentó que la marca solicitada presenta ostensibles cambios en relación con la marca mixta EH (certificado 289317) y, en consecuencia, no podria considerarse como derivada.

Sostuvo que los signos en conflicto son confundibles, e indica que los servicios que comercializan están incluidos dentro de la misma Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentos del Tercero Interesado ELECTROHUILA De conformidad con el Oficio 2514 de 3 de agosto de 2015, no se remitió la contestación del Tercero Interesado.

A B. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales procede interpretar frente al caso concreto únicamente el artículo 136 literal a). El artículo 154 no se interpretará porque se refiere a forma de adquirir el derecho exclusivo sobre una marca, lo que no es necesariamente aplicable para resolver el caso bajo estudio.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 2 trregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Las letras. Su registro como marca y su poder de oposición. La marca derivada y su poder de oposición. Coexistencia de hecho en el campo de las marcas.

ESSE D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. 4.1. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos EH son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. y Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-1P-2013 de 8 de mayo de 2013 y 114-IP-2013 de 29 de agosto de 2013, 4 S 2 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos a servicios.

De ahí que en los términos de la disposición que se analiza, prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitante, no sólo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, generando riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresaria! del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, al resolver la controversia, la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.7. 1.8. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Corte Consultante debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.7.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión oO de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Orientada la Corte Consultante por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto, determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre tas cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 6 1.9. 2.1. 2.2. 2.3.

Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe ser integral y completo, esto es, comprensivo de todos los aspectos que sean necesarios en el caso concreto para llegar a determinar el posible riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta los productos amparados con los signos mixtos "EH".

Comparación entre signos mixtos Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una O más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.

El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez que la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.32. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 7 2.3.3.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1. 2.3.3.2. 2.3.3.3. 2.3.3.4.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, incluyendo los parámetros que se expondrán en los acápites subsiguientes, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos mixtos EH, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar, para el efecto, si existe un elemento preponderante o relevante compartido por ambos signos. 3.1.

Las letras. Su registro como marca y su poder de oposición Como la sociedad demandante argumentó que la administración debió tener en cuenta que las letras no son apropiables, se abordará el tema propuesto, haciendo especial énfasis en el poder de oposición de los 3.2. 3.3. signos conformados por letras y siguiendo los precedentes jurisprudenciales pertinentes.* El artículo 134 literal d) de la Decisión 486 permite el registro de marcas conformadas por una o más letras, siempre y cuando se cumpla con el requisito de distintividad*.

No obstante lo anterior, las oficinas de registro deben ser muy cautelosas a la hora de analizar la distintividad de signos conformados por una o más letras, ya que se pueden presentar diversas situaciones que afectan dicho requisito, a saber: 3.3.1. Letras de uso común, genéricas, o descriptivas: Las letras, además de ser recursos escasos en virtud de su reducido número, suelen ser utilizadas cómo parámetros indicativos e informativos comúnmente utilizados en el tráfico social y comercial.

Como ejemplos tenemos la letra “A”, que podría significar primera calidad; la letra “H" en el rubro del calzado indica la anchura los zapatos; y la letra “W” que el mundo de la ropa significa el ancho de la cintura. En consecuencia, se deberá evaluar si la letra es un signo de uso común, genérico o descriptivo para los productos o servicios que pretende amparar. 3.3.2.

Combinación de letras de uso común, genéricas o descriptivas. Las uniones de dos o más letras también podrían utilizarse como elementos comúnmente utilizados en ciertos rubros, o ser indicativo o informativos de productos o servicios. Como ejemplo tenemos: XL para designar la talla de la ropa más grande; SOS para servicios de emergencias médicas, de recate o policiales;

ABC para designar agendas o directorios; y AAA para indicar la calidad de las baterías, entre otros. Como en el caso anterior, se deberá analizar si la combinación de letras es un signo de uso común, genérico o descriptivos para los productos o servicios que se pretende amparar. a Interpretación Prejudicial de 27 de mayo de 2015, expedida en el marco del proceso 64-1P-2015.

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: d) las letras y los números; ES: N 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. Ahora bien, en principio nada impide que un signo compuesto por letras, acompañadas de elementos gráficos particulares y estilizadas mediante un tipo grafía especial, sea considerado como distintivo. Cuando la estilización sea tal manera que las letras se muestren como secundarias en la apreciación global de la marca, su carácter distintivo será mucho mayor.

Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar las letras, existen más probabilidades de que sea considerada, en principio, como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo. Finalmente, el titular de una marca compuesta por letras tendrá mayor o menor poder de oposición atendiendo al grado de distintividad que ostenta su signo. Por ejemplo, si el signo adquirió distintividad tendría menor poder de oposición que otro distintivo ab ¡initio.

Si las letras tienen una connotación descriptiva, genérica o de uso común, y se permitió su registro por encontrarse acompañadas de otros elementos que le otorgaron distintividad al conjunto, también tendría menor poder de oposición. De conformidad con lo anterior, la Corte Consultante deberá establecer el grado de distintintividad del signo opositor, para posteriormente determinar el riesgo de confusión. Análisis de registrabilidad de la marca derivada Como la demandante argumentara que la marca solicitada es derivada de un registro previo de la marca mixta EH, es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la línea jurisprudencial del Tribunaf?, Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos o conexos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios.

El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una particula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras caracteristicas de los productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 5 de febrero de 2002, en el marco del Proceso 97-IP-2002;

Interpretación Prejudicial de 14 de abril de 2005, en el marco del Proceso 9-IP-2005; Interpretación Prejudicial de 20 de junio de 2006, en el marco del Proceso 55-1P-2006; Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del Proceso 140-IP-2007. 10 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. empresarios usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo.

En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. En adición a lo anterior, se tener en cuenta que la solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque la Corte Consultante llegare a establecer en el proceso que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Coexistencia de hecho en el campo de las marcas Como la demandante argumentó que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado, se abordará el tema planteado siguiendo la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado al respecto”. La figura de la “COEXISTENCIA DE HECHO DE SIGNOS DISTINTIVOS”, consiste en que dos signos posiblemente confundibles, pese a que identifiquen productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes de facto en el mercado.

La mencionada coexistencia no genera derechos. Tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad. La Corte Consultante, aun cuando verifique la coexistencia de hecho de los signos en conflicto, deberá realizar el examen de registrabilidad, teniendo en cuenta los parámetros plasmados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada en su integridad por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00142, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia 7 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, expedida en el marco del Proceso 15-1P-2003.

Interpretación Prejudicial de 29 de septiembre de 2010, expedida en el marco del Proceso 97-1P-2010. 11 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo pl del tatuto del Tribunal, | p] Ulu9- Cecilia Luiga Agflón Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretació E ENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12