TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de junio de 2016 Proceso: 412-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima; República del Perú. Expediente interno del Consultante: 05939-2013-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Marcas mixtas involucradas PALMENA e ¡PANEMA.
Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 5939-2013-0 / 5'SECA-CSJLI-PJ, recibido el 21 de agosto de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 05939-2013-0-1801-JR-CA-24; y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso interno: Demandante: GRENDENE $. A. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI de la República del Perú. Tercero interesado: Rubén Meneses Quispe. Hechos Relevantes:. El 9 de agosto de 2011, GRENDENE $.
A. solicitó la nulidad de la marca PALMENA (mixta)! registrada a favor de Rubén Meneses Quispe para distinguir sombreros para mujeres de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con base en su marca registrada ¡IPANEMA (mixta). Marca registrada cuya nulidad se solicita Marca registrada opositora” (PPALMENA |6>¡PANEMA El 17 de octubre de 2011, Rubén Meneses Quispe contestó el traslado de la solicitud de nulidad señalando que no existió oposición para el registro de la marca PALMENA (mixta).
El 2 de mayo de 2012, la Dirección de Signos Distintivos del instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI, mediante Resolución 1460- 2012/CSD-INDECOPI decidió declarar infundada la acción de nulidad interpuesta por GRENDENE $. A. El 25 de mayo de 2012, GRENDENE S. A. presentó recurso de apelación en contra de la Resolución 1460-2012/CSD-INDECOPI.
El 6 de mayo de 2013, mediante Resolución 1522-2013/TPI- INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Industrial del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 1460-2012/CDS- INDECOPI declarando infundada la acción de nulidad del registro de la marca solicitada. El 25 de julio de 2013, GRENDENE S. A., interpuso demanda contenciosa administrativa, en contra del instituto Nacional de Defensa Expediente Administrativo 463749-2011/DSD.
Expediente Administrativo 01 083722, Certificado 269713, marca registrada para distinguir “( ) calzado para hombre, mujer y niño, tal como sandalias, zapatos para playa, pantuflas (chanclas) y botas” de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 2.7. 2.8. 2.9. de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI, del Procurador de la República encargado de los Asuntos Judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros y de Rubén Meneses Quispe.
El 27 de septiembre de 2013, Rubén Meneses Quispe contestó a la demanda. El 4 de octubre de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI también contesto a la demanda. El 9 de diciembre de 2014, mediante Sentencia signada como Resolución Once, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, declaró infundada en todos sus extremos la demanda presentada por la sociedad GRENDENE $.
A. 2.10.El 22 de diciembre de 2014, GRENDENE S.A. interpuso recurso de 2.11. 3.1. 3.2. apelación en contra de la Sentencia Once. Mediante auto de 3 de agosto del 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. La sociedad GRENDENE S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Constituye un hecho no controvertido y aceptado por las partes que Grendene S. A. basó su solicitud de nulidad de la marca PALMENA y logotipo en la mala fe de Rubén Meneses Quispe al solicitar y obtener el registro de la Marca PALMENA y logotipo, constando literalmente en la página 24 de la Resolución1522-2013/TPI-INDECOPI que “( ) Grendene S/A ha manifestado que el emplazado actuó con mala fe al solicitar el registro de la marca materia de nulidad, toda vez que las semejanzas que presenta con su marca registrada no se deben a una mera casualidad”.
Desde el punto de vista fonético, ambos signos mixtos PALMENA e IPANEMA son absolutamente similares puesto que incluyen el mismo orden de vocales; A-E-A. La autoridad deberá admitir la reconocida importancia de este criterio y, en consecuencia, concluir que ambos 3 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. signos son fonéticamente confundibles. Se debe tener en cuenta que la marca cuya nulidad se solicita incluye 3 consonantes de la marca registrada (P-N-M), agregándole simplemente la letra L antes de la M, letra que debido a su ubicación en la palabra (antes de la M) pasará fonéticamente desapercibida.
El análisis no se debe realizar de manera simultánea, sino una apreciación sucesiva de la misma, puesto que el consumidor jamás se encontrará ante ambas marcas de manera simultánea, sino que comparará el recuerdo de una marca contra la imagen que tenga enfrente en un momento determinado. Debido a su aspecto figurativo, ambos signos evocan el mismo concepto, es decir, el concepto de playa.
Ello se debe a que el signo registrado por GRENDENE S. A. tiene a la izquierda, dentro de un círculo, un dibujo que pareciera ser el sol escondiéndose en la playa, mientras que el signo PALMENA (mixto), contiene el dibujo de una palmera dentro de un círculo exactamente del mismo tamaño y también a la izquierda del signo. Argumentos de la contestación a la demanda contencioso administrativa.
El instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOP'! de la República del Perú, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Conforme a lo desarrollado en la Resolución del Tribunal del INDECOPI, si bien las marcas distinguen productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no existía confundibilidad entre ellas ya que no eran fonéticamente, ni conceptualmente, ni gráficamente semejantes.
El consumidor analizará el signo mixto PALMENA que tiene frente a él, cotejándolo con el recuerdo que posee de la marca mixta IPANEMA, dejándose llevar por la impresión general de las marcas. Conforme lo ha señalado el Tribunal de INDECOPI, el recuerdo y la capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos y servicios a distinguir y de la atención que usualmente se dé en relación con esos productos y servicios.
Lo que realmente opera como determinante en el examen comparativo entre dos signos, es el aspecto de conjunto de las marcas, de verlo como un todo, pues el consumidor toma decisiones en el mercado dejándose llevar por el impacto que la marca deja en su percepción integral. 4.4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. En la marca mixta PALMENA, registrada a favor de Rubén Meneses Quispe, son relevantes tanto el aspecto denominativo como el aspecto figurativo, el primero es relevante debido al tamaño y a la ubicación que el término PALMENA presenta dentro del signo, así como por ser la forma como los usuarios solicitan los productos en el mercado; mientras que el aspecto figurativo es relevante debido a la figura de una palmera encerrada en un círculo ubicada al lado izquierdo de la denominación. Desde el punto de vista fonético, ambos signos presentan diferente secuencia de vocales (A-E-A / 1-A-E-A) y de consonantes (P-L-M-N / P- N-M).
Así mismo, se observa que las sílabas que los conforman son diferentes (PAL-ME-NA / I-PA-NE-MA) y el número de sílabas (3 y 4), otorgando ello una pronunciación de conjunto diferente. A través de la acción contenciosa administrativa, la demandante cuestiona la validez de la Resolución 1522-2013/TPI-INDECOPI, que confirmando el pronunciamiento emitido por la Comisión, declaró infundada la acción de nulidad del registro de la marca de producto PALMENA y logotipo, inscrita con certificado 156505, toda vez que se advirtió que no existía riesgo de confusión entre las marcas PALMENA y logotipo e IPANEMA y logotipo, y que además, no se había demostrado la mala fe por parte del señor Meneses al momento de solicitar el registro de la marca PALMENA.
Argumentos de la contestación a la demanda contencioso administrativa por parte del tercero interesado. Rubén Meneses Quispe, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Que la pronunciación entre ambas marcas es diferente, no coincidiendo en su pronunciación ninguna de las silabas que las conforman (PAL- ME-NA / I-PA-NE-MA), lo cual otorga una pronunciación diferente; por lo que resulta ilógico ante tales diferencias que se pueda producir una confusión o que se pueda concluir que fonéticamente son similares.
Que la marca mixta PALMENA distingue, entre otros, sombreros para mujeres, vestidos para mujeres, lo cual no distingue la marca mixta IPANEMA. Que no existe medio probatorio que demuestre la actuación de mala fe del señor Rubén Meneses Quispe, más que el simple dicho de la parte demandante. Sentencia de primera instancia. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima, República del Perú, declaró infundada la demanda al considerar que teniendo en cuenta los elementos fonéticos y denominativos, en cuanto al aspecto conceptual ambos signos aluden a ideas distintas, toda vez que en el caso de la marca mixta previamente registrada IPANEMA, es el nombre de una de las playas más famosas de Brasil, mientras que la denominación PALMENA no alude a un concepto definido, por ende, resultaría un signo de fantasía. Además, realizado el examen comparativo se advierte que los signos confrontados presentan diferente extensión y número de sílabas, así mismo una diferente secuencia de consonantes, lo cual determina que se genere una pronunciación y entonación de conjunto diferente. 7.
Argumentos del recurso de apelación. La sociedad GRENDENE $. A., en su escrito de apelación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 7.1. Que desde el punto gráfico ambos signos son absolutamente similares, dado que están caracterizados por el diseño de un pequeño dibujo dentro de un círculo al lado izquierdo del aspecto denominativo. 7.2.
Que, conforme a la doctrina, un aspecto importante para determinar si dos signos son confundibles o no, es el orden de las vocales. En el presente caso las marcas presentan las vocales en el mismo orden A- E-A. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, los cuales se interpretarán por ser procedentes, E “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
“Articulo 172.- La autoridad nacional compelente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los arlículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación intema. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables af tiempo de resolverse la nulidad. 6 O PON mb 1.1. con excepción del artículo 137 de la antes referida Decisión, norma que prohíbe el registro en casos de competencia desleal, tema que no ha sido materia de controversia en el proceso interno. La Corte Consultante expresamente ha solicitado que el Tribunal se pronuncie respecto: “( ) 1.
Cuándo opera la mala fe al solicitarse un registro de marca, y formas de acreditaria. 2. Al riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la misma Clase, comprendidos y vinculados con una de las marcas. 3. Debe tomarse en cuenta en el examen comparativo, el diseño de una imagen usada conjuntamente con la marca”. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. La nulidad del registro solicitado de mala fe. Respuestas concretas a las preguntas de la Consultante. ANALISIS DE TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos.
En el presente caso, se debe comparar la marca mixta PALMENA registrada para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca mixta IPANEMA registrada para distinguir productos de la misma clase del nomenclátor, por lo que resulta necesario abordar el tema de la irregistrabilidad por identidad o similitud, los riesgos de confusión y de asociación, así como establecer las reglas generales para el cotejo de signos distintivos, con lo cual dejamos sentado nuestro pronunciamiento respecto del “( ) riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la misma clase, Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. comprendidos y vinculados con una de las marcas”, conforme lo ha solicitado expresamente la Corte consultante.
En consecuencia, es pertinente analizar el contenido del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante a la registada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad _o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir.* Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. 1.6. Concepto de distintividad 1.7. 1.8. 1.9.
La aptitud distintiva es uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrá ser registrado como marca un signo que carezca de distintividad?. El carácter distintivo de un marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”. 1.10.En cuanto al riesgo de confusión, el Tribunal ha sostenido que éste puede ser: 1.10.1.
Directo: Frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro. 1.10.2. Indirecto: Cuando el consumidor cree que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.11.En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN". Proceso 104-JP-2010 de 11 de noviembre de 2010. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00, Entre ellas las Interpretaciones Prejudiciales de 24 de mayo de 2006, expedida en el marco del proceso 58-1P- 2006; y, de 31 de mayo de 2006 expedida en el marco del proceso 62-1P-2006. 1.12.La Corte consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.12.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.12.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.12.3.
Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.12.4. Conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.13, Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas? para el cotejo entre signos distintivos: 1.13.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, AN teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y Y conceptual. 1.13.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.13.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede Lx percibir el riesgo de confusión o de asociación. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre del 2005 en el Proceso 148-IP-2005, Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 dentro del Proceso 24-IP-2009; e, Interpretación Prejudicial del 10 de junio de 2016 en el Proceso 320-1P-2016. 10 1.13.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.14. Orientada la Corte consultante por las reglas y pautas antes expuestas, 1.15. 2.1. 2.2. 2.3. es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con las marcas mixtas “PALMENA” e “IPANEMA”.
Comparación entre signos mixtos Como la controversia radica en el riesgo de confusión entre dos signos mixtos, es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que los de tal naturaleza están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.
El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, Íconos, etcétera. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que la Corte consultante haya determinado cuál es el elemento preponderante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 11 24. 2.5. 2.3.3. - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas? para el cotejo de signos denominativos: 2.3.3.1. 2.3.3.2. 2.3.3.3. 2.3.3.4. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos "PALMENA” e “IPANEMA”. Para responder la tercera pregunta hecha por el consultante de si debe “( ) tomarse en cuenta en el examen comparativo, el diseño de una Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en varias Interpretaciones Prejudiciales, entre las que se destacan: La Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005, y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-1P-2013. 12 3.1. 3.2. 3.3. imagen usada conjuntamente con la marca”, debemos dejar en claro que al momento de realizar el examen comparativo la autoridad competente deberá apreciar el signo en su conjunto, La nulidad del registro solicitado de la mala fe En el proceso interno, Rubén Meneses Quispe, en su escrito de contestación a la demanda contencioso administrativa por parte del tercero interesado, manifiesta que no existe medio probatorio que demuestre la actuación de mala fe, más que el simple dicho de la parte demandante, en concordancia con lo manifestado la Corte consultante ha solicitado expresamente que el tribunal se pronuncie respecto de cuando opera la mala fe al solicitarse el registro de una marca, y la forma de acreditarlo, consecuentemente, es pertinente analizar el tema de la prueba en cuanto a la mala fe.
El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho, concepto que en nuestro ordenamiento jurídico comunitario se encuentra recogido y establecido causal relativa de irregistrabilidad en el segundo inciso del artículo 172 de la Decisión 486.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno'', Respuestas concretas a las preguntas de la Consultante La Corte Consultante expresamente ha solicitado que el Tribunal se pronuncie respecto: 10 Existen otras causales de irregistrabilidad que están intimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-1P- 2012.
Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 11 Proceso 65-IP-2004. Marca “TAPA ROJA”, Sentencia de 30 de junio de 2004. 13 (e 4.1. 4.2.
Cuándo opera la mala fe al solicitarse un registro de marca, y formas de acreditarla. El Tribunal ha establecido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.*? A guisa de ejemplo, se podrían considerar casos de mala fe, entre otros: 1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera; 2.- Cuando la solicitud de registro hubiera sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización; y, c) Cuando el registro se hubiese obtenido con violación al procedimiento establecido o con cualquier otra violación de la Ley que sustancialmente haya influido para su otorgamiento.!* Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Además, si fue concedida, la Autoridad Nacional Competente, de conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del Artículo 172 de la Decisión 486, está facultada para decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente.
Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca. Al riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la misma Clase, comprendidos y vinculados con una de las marcas. Como ya se dijo en líneas precedentes, conforme a lo dispuesto en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. en Proceso 3-1P-99.
Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca “LELLI" TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13 Conforme a lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador. 14 En este sentido, resulta pertinente que la Corte consultante realice el análisis comparativo considerando la posibilidad de conexión competitiva entre productos pertenecientes a una misma clase, analizando el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso se los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en ciases distintas tampoco prueba que sean diferentes. * 4.3.
Debe tomarse en cuenta en el examen comparativo, el diseño de una imagen usada conjuntamente con la marca. Como dejamos en claro al desarrollar la presente interpretación, al momento de realizar el examen comparativo la autoridad competente deberá apreciar cada signo en su conjunto. Obviamente, al realizar el respectivo cotejo marcario deberá establecer la posibilidad de que exista riesgo de confusión y/o asociación entre los signos debido a una eventual similitud o semejanza de aquellos elementos gráficos que las conforman, tomando en cuenta los trazos de los dibujos o conceptos que evocan.
Existirá confusión derivada de la similitud gráfica “( ) toda vez que los dibujos de las marcas, inclusive los tipos de letras que usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales. Ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes” *? En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consuitante al resolver el proceso interno 05939-2013-0-1801-JR- CA-24 y que deberá adoptar al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 pp Estatuto del Tribunal. ) A / | / ) | MN, Cecilia Luisa Ayltlóñ Quinteros MAGISTRADA '* De modo referencial ver Proceso 156-1P-2014 Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, editorial ABELEDO-PERROT Buenos Aires, Pág. 148. 15 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secret io, Le SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 412-1P-2015 16