S TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2016 Proceso: 438-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2009-00041 Referencia: Signos FRUTIKO y FRUCO Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2790, recibido el 27 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literales a) y h), y 128 literales a), b), c), d), e), f), y k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00041; y, El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: CONOPCO, INC. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA Sa SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) Tercero Interesado: SUCESORES DE JESÚS RESTREPO Y CIA. S.A. Hechos Relevantes El 16 de septiembre de 2005, SUCESORES DE JESÚS RESTREPO Y CIA. S.A. (en adelante SUCESORES DE JESÚS RESTREPO), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca denominativa FRUTIKO para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “carne, pescado, aves y casa; extractos de came; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles” (Expediente administrativo 05-93835).

Una vez publicada la solicitud, CONOPCO, INC. (en adelante CONOPCO), presentó oposición con base en sus marcas denominativas y mixtas FRUCO, registradas en Colombia para amparar productos de las Clases 1, 3, 5, 6, 29, 30, 31, 32 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza. El 30 de octubre de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 35861, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

CONOPCO, INC. interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación. El 21 de diciembre de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 43514, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo el recurso de apelación interpuesto.

El 21 de julio de 2008, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial mediante Resolución 24988, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. CONOPCO, INC. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos. US 2.8. 3.1. 3.2. 4.1. El 27 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, mediante Oficio 2790 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Demanda interpuesta por CONOPCO, INC. Índica que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético y visual, y que generan riesgo de asociación, y que además amparan los mismos productos de la Clase 29. Señala que la marca FRUCO es una marca notoriamente conocida. El signo solicitado es una reproducción parcial de dicha marca.

Argumentos de la Contestación presentada por la SUPERITENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En resumen señala que el 28 de junio de 2011, el Consejo de Estado mediante auto tuvo por no contestada la demanda, por haberse presentado de manera extemporánea. Del tercero interesado SUCESORES DE JESÚS RESTREPO. El 28 de junio de 2011, el Consejo de Estado mediante auto tuvo por no contestada la demanda.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los articulos 134, 135 literal b), 136 literales a) y h) y 228 literales a), b), c), d), e), f) y k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede a interpretar los artículos 136 literales a) y h) y 228 literales a), b), c), d), e), f) y k), por cuanto los artículos 134 y 135 literal b) el primero porque no son necesariamente aplicable para resolver el caso concreto, y el segundo porque se refiere a las causales de nulidad absoluta y el caso particular trata de una causal relativa.

De oficio, se interpretarán los artículos 224, 225, 226 y 229 de la misma normativa!. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- o 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 3 ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su Liso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

( ) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del Pais Miembro.

Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal ¡uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

( ) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1 el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; le ) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

DARoON 1.1.

1.2. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud. riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.

La conexión competitiva (Clases 29/1, 3, 5, 6, 30, 31, 32 y 34). ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud. riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo denominativo FRUTIKO es confundible con las marcas denominativas y mixtas FRUCO, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?; del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-1P- 2013 de 8 de mayo de 2013 y 114-IP-2013 de 29 de agosto de 2013. 5 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. De ahí que la noe prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, al resolver la controversia, la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. 1.8. 1.9. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Corte Consultante, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.7.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoria de bienes o productos.

Orientada la Corte Consultante por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto, determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe ser integral y completo, esto es, comprender todos los aspectos que sean necesarios en el caso concreto para llegar a determinar el posible riesgo de confusión y/o Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: la Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; y la Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, dentro del Proceso 24-IP-2009. 7 2.1. 2.2. 3.1. de asociación en el público consumidor, incluyendo el examen de los productos amparados con los signos FRUTIKO y FRUCO.

Comparación entre signos denominativos En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre los signos denominativos FRUTIKO y FRUCO, la Corte Consultante debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas*: 2.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos FRUTIKO y FRUCO.

Comparación entre signos denominativos y mixtos Como la controversia también radica sobre la supuesta confusión del signo denominativo FRUTIKO con el mixto FRUCO, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-1P-2013, 8 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.

El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, la Corte Consultante deberá establecer cuál es el elemento predominante del signo mixto, aplicando posteriormente las siguientes reglasó de comparación: 2.1.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.1.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos que fueron determinadas en el acápite anterior.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos FRUTIKO (denominativo) y FRUCO (mixto). La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad Como en el proceso interno se argumentó que la marca FRUCO es notoriamente conocida, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014. Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 256-1P-2013, y de 30 de noviembre de 2011, expedida en el marco del Proceso 124-1P-2011, 9 4.2. 4.3. 4.4.

Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los articulos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes caracteristicas: 4.4.1. “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución oO comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Por su parte, el artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, cuya norma es del siguiente tenor literal: 10 4.5. 4.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.5.1.

En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 4.5.2.

En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Paises Miembros (artículo 224 de la Decisión 486). 4.5.3.

En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (artículo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 4.5.4.

En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro 11 vw 4.6.

(artículo 229, literal b) de la Decisión 486). Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 486”.

Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en el acápite 4 de la presente providencia. 4.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación |se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, del tienen una relación o vinculación económica.

Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, Il semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolivar, Quito, Ecuador, e) AS 4.7. 4.8. 4.6.3. 4.6.4. Prueba En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. $ En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.

El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido?. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial! La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: incluyendo la “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, po o fuera de cualquier Pais Miembro, publicidad y la presentación en ferias, El Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. Ibídem. Pág. 247. 13 4.9. exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de Ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 4) los aspectos del comercio internacional, o, k) la existencia y antigúiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el ” extranjero".

En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizado los anteriores factores o cualquier otro medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 4.10.En concordancia | con mencionado anteriormente, la Corte 5.2. Consultante deberá determinar si la marca FRUCO era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo denominativo FRUTICO, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. La conexión competitiva (Clases 29/1, 3, 5, 6, 30, 31, 32 y 34).

Teniendo en cuenta que el signo solicitado ampara productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y que algunos de los opositores amparan productos de las Clases 1, 3, 5, 6, 30, 31, 32 y 34, se abordará el tema planteado. Para orientar el análisis de conexión competitiva en el presente asunto, el Tribunal habrá de considerar los referentes jurisprudenciales en los 14 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. cuales este tema ha sido tratado", pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican.

En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas lo) similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones especificas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos!!.

Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases o en la misma clase, es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para el efecto, la Corte Consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 5.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y en consecuencia la conexidad “ Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, expedida en el marco del Proceso 114-IP-2003;

Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del Proceso 324-1P-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. o. El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las ¡previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares.

Para garantizar esto a! solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. Sobre el principio de espec alidad se puede consultar ta interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-1P-2005. 45 5.7. 5.6.2. 5.6.3. 5.6.4. 5.6.5. competitiva, en cuyo evento la prueba para demostrar que no existe esta conexidad le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva | se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios.

Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, asi como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. Similares medios de publicidad.

Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podriamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.

Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitutos o complementarios la incidencia de conexión competitiva sería mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la intercambiabilidad?2. Mismo género de los productos.

Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. Siguiendo los anteriores parámetros, en cuyo análisis pueden concurrir varios de los criterios señalados, le corresponde a la Corte 12 De modo referencial ver Proceso 68-IP-2002, pág. 28 en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos “Fundamentos de Derecho de Marcas.

Madrid. Editorial Montecorvo, 1984, pág. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina — Legislación — Jurisprudencia. Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004 pág. 400. 16 Consultante determinar si entre los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto se presenta conexión competitiva.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00041, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A / Alem Cecilia Eúisa AyHón Quinteros MAGISTRADA ' O Fo-Zambrano ISTRADO Herná De acuerdo con ebarticu el Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudipial el Presidente y el Secretario.

Mita ero Zambrano” N ESIDENTE. SECRETARIO Herná Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina ara su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17