sio) SAT TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de julio de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS: 452-1P-2015 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil (Ecuador) 09801-2010-0648-7 Signos involucrados: TERPEL (marca) y TERPEL (nombre comercia!) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.
El Oficio 2084-TDCAG-10-0648-7, recibido el 3 de septiembre de 2015, mediante el cual el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 1, 136 literal b), 138, 172, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 09801-2010-0648-7; y, El Auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES. 1. Partes en el Proceso Interno: Demandantes: BORIS MIGUEL YÉPEZ IZQUIERDO y TERPEL S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Demandados: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEP!), DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PRIMERA SALA DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES DEL IEPI Hechos Relevantes El 18 de agosto de 2005, ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. solicitó el registro de la marca TERPEL (denominativa)! para proteger servicios de reparación y mantenimiento, Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).
El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de Propiedad Intelectual 487, sin que terceros hayan presentado oposición en su contra. El 27 de abril de 2006, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución 48864-06, concedió el registro del signo solicitado a favor de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., emitiendo posteriormente el Registro 906-06 de 28 de julio de 2006.
El 9 de junio de 2008, BORIS MIGUEL YÉPEZ IZQUIERDO por sus propios derechos y por lo que representa en su calidad de Representante Legal de TERPEL S.A., formularon recurso de revisión para obtener la nulidad de la Resolución 48864-06 de 27 de abril de 2006, fundamentado su posición en la titularidad del Nombre Comercial? TERPEL desde el año 2003.
El recurso fue radicado ante la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). El 20 de abril de 2009, ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. contestó negando el recurso. Mediante Resolución de 11 de mayo de 2010, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, resolvió: “No ha lugar al recurso extraordinario de revisión interpuesto”, 1 Expediente interno 160824, 2 Para amparar actividades de tercerización de personal e intermediación laboral. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. confirmando en todas sus partes la Resolución 48864-06 de 27 de abril de 2006, pronunciada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.
El 16 de septiembre de 2010, TERPEL S.A. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, impugnando la Resolución de 11 de mayo de 2010. El 7 de agosto de 2015, el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil dispuso la suspensión de la tramitación del proceso y solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 1, 136 literal b), 138, 172, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda. BORIS MIGUEL YÉPEZ IZQUIERDO y TERPEL S.A. interpusieron demanda en la que manifestaron que: El nombre comercial TERPEL ha sido usado en el mercado ecuatoriano desde el año 2003. La Resolución que se impugna señala que la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. posee el derecho exclusivo sobre el signo TERPEL, pues es titular desde hace 8 años de la misma, siendo el año de su primer registro el 2002, por consiguiente la solicitud de registro, constituye una ampliación de sus derechos legítimamente adquiridos, lo cual no es verdad, ya que el registro es del 2005.
Que la propia autoridad admite que el nombre comercial TERPEL está en uso desde el año 2003 de acuerdo con las pruebas aportadas en el proceso. Impugna la Resolución de 11 de mayo de 2010 pronunciada por la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales y, en consecuencia, solicita se declare la nulidad de la Resolución 48864-06 de 27 de abril de 2006 emitida por la Directora Nacional de Propiedad Industrial.
Asimismo, anule el Título 906-06 otorgado a favor de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., amparando el registro de la denominación TERPEL (denominativa) que fuera emitido el 28 de julio de 2006; todo, por incurrir en las causales de nulidad de registro determinadas en la normativa nacional, así como en el Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, 4.5. 4.6.
Nulidad de la Resolución impugnada, toda vez que contraviene el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 por no haber considerado la existencia previa del nombre comercial TERPEL. Argumentos de las Contestaciones a la Demanda. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual señaló lo siguiente: Negativa los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
La Resolución de 11 de mayo de 2010 con relación al trámite de registro de la marca TERPEL (denominativa), es legítima por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas por ley; asimismo se dictó en cumplimiento y observancia de las normas que rigen la materia y ha seguido el procedimiento correspondiente determinado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la ley nacional.
Impugnó toda prueba y solicitó se rechace la demanda. Ei Procurador Genera! del Estado contestó a la demanda expresando lo siguiente: La acción planteada es ajena a la verdad de los hechos y no tiene fundamento legal, porque la Resolución de 11 de mayo de 2010 dictada por la Primera Sala del Comité de Propiedad intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales fue dictada conforme a Ley, ratificando la Resolución 48864-06 dictada por el Director Nacional de propiedad Industrial.
La Resolución 48864-06 de 27 de abril de 2006 fue pronunciada cumpliéndose con el debido proceso y habiéndose recurrido la misma se dictó la Resolución de 11 de mayo de 2010 constatándose que no hubo vicio alguno ni ilegalidad que pudiera dar lugar a que sea anulada. ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. presentó contestación, manifestando lo que sigue: La resolución ahora impugnada tomó en cuenta toda la prueba aportada al trámite por el recurrente y la autoridad motivó adecuadamente su resolución, 4.7. 4.8. 4.9.
El actor a lo largo del proceso administrativo expuso criterios que no guardan apego ni a la ley ni a la lógica del derecho, menos a la normativa de la propiedad intelectual. En el contexto de su demanda no especifica si el nombre comercial TERPEL pertenece a BORIS MIGUEL YÉPEZ IZQUIERDO o a TERPEL S.A. incurriendo en actos de mala fe al intentar confundir a la autoridad, cuando el título de registro que acompaña consta a nombre únicamente de la persona natural y no de la compañía. Además, deberá tenerse en consideración que la marca TERPEL, de propiedad de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., es notoria desde hace muchos años, y cuenta con la protección especial que la legislación nacional y supranacional otorga a este tipo de signos. NORMAS A SER INTERPRETADAS.
El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 1, 136 literal b), 138, 172, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los Artículos 1, 138 y 192 de la Decisión 486, por cuanto no son objeto de controversia ni el trato nacional ni procedimiento por infracción de derechos.
Procede la interpretación solicitada en todo lo demás. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (.) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(-) “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Protección del nombre comercial. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. 3. Comparación entre signos denominativos. 4. La marca notoriamente conocida solicitada para registro. 1. El registro del nombre comercial y su protección 1.1.En el presente caso BORIS MIGUEL YÉPEZ IZQUIERDO por sus propios derechos y por lo que representa en su calidad de Representante Legal de TERPEL S.A., formularon recurso de revisión para obtener la nulidad de la Resolución 48864-06 de 27 de abril de 2006, fundamentado su posición en la titularidad del nombre comercial TERPEL desde el año 2003, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 1.2.A manera introductoria, se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-1P-2013: 1.3.“El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. 1.4.El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” 1.5. 1.6. 1.4.1.
El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.* 1.4.2. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título Xi de la Decisión 486.
En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). 1.4.3. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 1.4.4. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 1.4.5.
El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial$, De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.
Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual, El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo Xl de la Decisión 486.
En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. Revisar Proceso 99-1P-2014. 1.7. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 581, de 12 de julio de 2000). Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho.
Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.
Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Por lo antes expuesto, el juez consultante deberá verificar que el nombre comercial TERPEL ha sido usado en el mercado de manera real y efectiva para que pueda fundamentar su acción de nulidad. Protección en relación con signos idénticos y similares Como lo ha manifestado este Tribunal en su Proceso 99-IP-2014, el Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un vo 1.14, 1.15. 1.16. 2.1. 2.2. 2.3. nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior.
Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional.
Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De ta conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.
En el caso en análisis los actores solicitan la nulidad de la Resolución que concedió el registro de la marca TERPEL (denominativa) para la Clase 37, para proteger servicios de reparación y mantenimiento, en consideración a la existencia previa de su nombre comercial TERPEL para actividades de tercerización de personal e intermediación laboral, por lo que se analizará este tema.
El Artículo 136 literal b) de la Decisión 486, prohíbe el registro de signos que sean “idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”. Respecto a este tema este Tribunal ha manifestado que: 10 2.4.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 2.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.6.
Por lo tanto, para resolver la controversia la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.7. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, ta Corte Consultante debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos$: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 11 2.8. 2.9. 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3. 2.7.4.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por la Corte Consultante al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.
Para valorar la similitud entre signos y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud?: La similitud ortográfica, emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
Revisar Procesos: 12-1P-2014, 38-1P-2008 y 240-1P-2013. 12 2.10. 2.11. 2.12. 2.13, 2.14, 2.15. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por lo tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre la marca registrada y un nombre comercial prioritario será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstosf. Para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada el nombre comercial debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. 5 Revisar Proceso 62-1P-2014, 13 2.16. 2.17. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos de la marca, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.
Por lo antes expuesto, el tribunal consultante, deberá analizar en primer lugar la identidad o similitud entre los signos TERPEL nombre comercial y marca, para luego verificar si existe riesgo de confusión entre los servicios que ampara la marca registrada y las actividades del nombre comercial, y de esta manera, confirmar si en efecto existe o no la causal contemplada en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486.
Comparación entre signos denominativos. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos TERPEL, por un lado, y TERPEL, por otro. Por tal motivo, es necesario abordar el tema. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-1P-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 3.4.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 14 A wo SS 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 3.4.2.
Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.4.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.4.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos TERPEL, por un lado, y TERPEL, por otro.
La marca notoriamente conocida solicitada para registro. En el presente caso, se alega la notoriedad del signo solicitado TERPEL en la Clase 37 de la Clasificación de Niza. Dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.
En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos”. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.
El artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente: - Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. - La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 15 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.
En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 16 4.10.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Naciona!, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas. 4.11.
Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: a. b. so” el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 4.12.
La corte consultante, deberá analizar si el signo solicitado reúne las condiciones señaladas en la presente interpretación prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 09801-2010-0648-7, la que deberá 17 adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del AL Tribunal. 1 / / Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18