TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de julio de 2016 Proceso: 460-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Superintendencia de Industia y Comercio (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2014-025131 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 1003 — 245, recibido el 8 de septiembre de 2015, mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial del Artículo 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2014-025131; y, El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Laboratorio El Maná De Colombia S.A. Demandado: Julie Andrea Hurtado Roa 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1. 3.2. Hechos relevantes El 6 de febrero de 2014, Laboratorio El Maná de Colombia S.A. (en adelante, Laboratorio El Maná) solicitó a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, “SIC"), la adopción de medidas cautelares contra Julie Andrea Hurtado Roa (en adelante, Julie Hurtado), por presunta infracción de derechos de propiedad industrial*.
El 7 de febrero de 2014, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, mediante auto 4328, resolvió ordenar a Julie Andrea Hurtado Roa, la cesación de la utilización de los elementos denominativos y figurativos de la marca EL MANÁ (mixta) correspondientes al certificado 282510, para identificación del establecimiento de comercio denominado “Naturista El Maná", así como retirar cualquier aviso, letrero, valla, pancarta, papeleria y, en general, cualquier material comercial y/o publicitario en el que se empleen dichos elementos.
El 3 de abril de 2014, Laboratorio El Maná de Colombia S.A. presentó demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra Julie Andrea Hurtado Roa. El 29 de octubre de 2014, Julie Andrea Hurtado Roa, contestó la demanda planteada en su contra. El 29 de agosto de 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC resolvió oficiar a este Tribunal a fin de que se emita interpretación prejudicial de los literales a), d) y e) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda Laboratorio El Maná de Colombia S.A. formuló acción por infracción de derecho de propiedad industrial en los siguientes términos: Es titular del nombre comercial EL MANÁ, de las marcas PRODUCTOS NATURALES EL MANÁ, para la Clase 5, EL MANÁ BRONQUISAN, para las clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Asimismo es solicitante de las marcas EL MANÁ para las clases 29, 30, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Es partícipe del mercado nacional de productos farmacéuticos, naturales y alimenticios de origen natural, que se comercializan a través de las tiendas naturistas propias y/o de terceros debidamente autorizados. * Expediente 2014-025131. => 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.
Cuenta con más de veinticinco años de trayectoria en el mercado nacional e internacional, con un amplio reconocimiento y alto nivel de “recordación” de todos sus productos entre sus consumidores. Desde hace más de dos décadas, la sociedad es el único oferente en el mercado colombiano con una gama de productos medicinales y/o alimenticios ampliamente conocidas con el nombre de “El Maná”.
“El Maná" es utilizado como nombre comercial y como marca “sombrilla” (sic) en absolutamente todos sus productos y/o en desarrollo de todas sus actividades comerciales y publicitarias. En otras palabras “El Maná” puede calificarse como notoriamente conocida, calificación que fue reconocida por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, mediante la Resolución 75110 de 30 de noviembre de 2012, de cuyo contenido se puede inferir que todos los productos y marcas de su titularidad hacen parte de la reconocida familia de marcas “El Maná".
Julie Hurtado es propietaria del establecimiento de comercio denominado “Naturista El Maná”, y es infractora de los derechos de propiedad industrial reconocidos a favor de la accionante. La demandada, a través de su empresa se dedica a la comercialización de productos alimenticios que guardan relación con los fabricados y comercializados por Laboratorio El Maná. El establecimiento “Naturista El Maná", está abierto al público, identificándose asimismo en su fachada con la expresión “El Maná", que resulta idéntico y confundible con sus marcas.
En dicho establecimiento, se comercian diversos productos naturales con fines terapéuticos, actividad evidentemente similar y confundible con la realizada por Laboratorio El Maná de Colombia S.A. La potencialidad de riesgo de asociación es evidente. El consumidor pudiera llegar a pesar que entre la propietaria del establecimiento de comercio y Julie Hurtado existen relaciones derivadas de canales de comercialización como productor distribuidor, lo cual no es cierto.
Julie Andrea Hurtado Roa infringe los derechos de propiedad industrial de Laboratorio El Maná de Colombia S.A. al utilizar, en el nombre y enseña comercial de su establecimiento, marcas que componen la familia de marcas “El Maná”, que cuentan con la protección legal de la SIC. Julie Hurtado incurre de conformidad con las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en actos de infracción sobre los derechos de propiedad industrial del Laboratorio El Maná de Colombia S.A.; por lo que debe ordenársele que de manera definitiva cese el ejercicio de tales conductas así como de la utilización 3 4.1. 4.2. 4.3. 4,4, 4.5. 4.6. de los elementos denominativos y figurativos asociados, o que pueden asociarse, con el signo distintivo “El Maná” y, en general, la prohibición para que en adelante utilice elementos denominativos, figurativos o mixtos, potencialmente confundibles con los signos distintivos de su propiedad.
Argumentos de la contestación a la demanda. Julie Andrea Hurtado Roa, en su escrito de contestación, manifestó: El representante de Laboratorio El Maná S.A., Pablo David Guevara Aguirre, es hermano de Javier Guevara Aguirre, quien estuvo casado con su hermana Teresa Hurtado Roa, de cuya relación conyugal quedó la tienda naturista que fue adquirida a este con la razón social de Farmacia El Maná, y que por requerimiento de la Secretaria de Salud de Bogotá se le ordenó la supresión de la palabra Farmacia. Cuando se adquirió la tienda naturista, el aviso comercial ya estaba instalado, razón más que obvia para desestimar las pretensiones del demandante que actúa con dolo porque no solo que era conocedor de la transacción efectuada, sino que acompañó el trámite de entrega del establecimiento y registró en Cámara y Comercio.
En la tienda naturista aún se comercializan productos que el Laboratorio El Maná suministra; no es un hecho oculto que los hermanos Guevara Aguirre han mantenido relaciones comerciales, razón por la que se hace inverosímil que el demandante recién quiera instaurar la acción cuando nunca antes requirió el aviso que él mismo instaló y que, luego de finalizar la relación conyugal antes citada, sea ahora el momento de demandar por la supuesta explotación comercial de un nombre registrado y perseguir daños y perjuicios inexistentes.
No es cierta la presumida exclusividad, porque muchas empresas alimenticias usan y utilizan el nombre de El Maná para sus productos, como el Parque en Cundinamarca denominado El Maná, Alimentos El Maná, Expendio de carnes el Maná, Panadería El Maná. Julie Hurtado nunca ha fabricado o expendido productos “bajo la sombrilla” de Laboratorio El Maná S.A.; sí comercializó los productos por pedidos y por distribuidoras mayoristas como, por ejemplo, Distrinaturales Nuñez y Distribuidora Kamala, a quienes se les adquirió los productos para comercializarios.
Con anterioridad a la emisión de la Resolución 75110 citada por la parte demandante, ya tenía la tienda naturista, época en la que ya utilizaba el nombre comercial “Centro Naturista y Macrobiótico El Maná" que según la Cámara y Comercio está registrada desde el 8 de marzo 4 > 4.7. 4.8. 4.9. de 2000, con renovación en marzo de 2004; es decir, con anterioridad al año 2006 cuarido se adquirió la tienda a Javier Guevara Aguirre, hermano del demandante.
Julie Andrea Hurtado Roa no solo es propietaria del Establecimiento de comercio "NATURISTA EL MANÁ" sino también de la razón social que adquirió junto con el local, considerando que cuando el vendedor le hizo entrega de la tienda retiró el eslogan “Macrobiótico” y luego por orden de la Secretaría de Salud “se ocultó” la palabra “Farmacia”.
El aviso en la fachada del establecimiento de comercio está desde el año 2000, fecha en la que el establecimiento pertenecía al hermano del demandante. Las personas que consumen productos naturistas no pueden confundir un producto de Laboratorio LABFRAVE o SUNDOWN con un producto del Maná. En la tienda naturista se expenden productos de más de treinta laboratorios diferentes sin que exista cláusula de exclusividad alguna en la tienda. 4.10.En el momento en el que Javier Guevara Aguirre enajenó el 4.11. establecimiento comercial, autorizó el uso del aviso, letrero, razón social que fue entregada por el vendedor en el año 2006.
Ni el vendedor ni el demandante solicitaron cambiar el aviso del establecimiento comercial; es más, cuando se adquirió la tienda, el mismo Javier Guevara Aguirre le propuso colocar el nombre de El Maná para quedar con más puntos comerciales y, también, en varias oportunidades le entregó tarjetas personales con el nombre de Julie Hurtado y con el anuncio y línea del Laboratorio El Maná de Colombia S.A. 4.12.No ha incurrido en conductas que constituyan infracciones sobre derechos de propiedad industrial.
Aclara que el aviso que Javier Guevara Aguirre instaló o hizo instalar cuando era propietario de la tienda comercial fue retirado, no siendo cierto que se haya utilizado papeleria entregada por Javier Guevara Aguirre como publicidad de su negocio. Se opone a las condenas solicitadas y a cualquier reconocimiento de daño y perjuicio. NORMAS A SER INTERPRETADAS.
El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada?. Decisión 486 de ta Comisión de la Comunidad Andina.- De oficio, se interpretarán los Artículos 191, 224, 225, 226, 228, 231 y 238 de la Decisión 4867, “Artículo _155.- El registro de una marca confiere a Su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
(---) a) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
(60)0 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo _191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” "Artículo 224.. Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." ( ) “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del Pals Miembro.” “Artículo_226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, a de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos a servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, e) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.” ( ) Artículo _228.- Para determinar fa notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; - 52- €) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; 8) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se prelende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activa empresarial; 6 1.1.
1.2. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos. La marca notoria, su protección y su prueba. El uso previo de un nombre comercial como defensa en una acción por infracción de derechos de propiedad industrial. La protección de la familia de marcas en un proceso por infracción de derechos de propiedad industrial.
Respuesta a las preguntas del juez consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos. Laboratorio El Maná de Colombia S.A. demandó por infracción de derechos de propiedad industrial contra Julie Andrea Hurtado Roa por lo que se abordará este tema.
Sobre este punto, este Tribunal manifiesta que, el artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del Derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro*, h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado tenitorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
“Artículo 231.- El tilular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan, Asimismo el lilular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.
“Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legistación. En caso de colitularidad de un derecho, cualquiera de los colitulares podrá entablar ta acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entra los cotilulares”.
Para mayor referencia revisar: Procesos: 145-1P-2011, 37-1P-2015 232 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Se hace referencia a derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.
Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo así se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.
Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada 'de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee ( ).
La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. ( ) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión"S, Por lo antes expuesto, la norma permite que el titular de una marca inicie las acciones respectivas para proteger su derecho debidamente concedido, evitando que terceros sin su autorización la usen, siendo la 5 Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT. 8 1.7. 1.8. 1.9. autoridad la llamada a acoger el pedido, siempre y cuando se configure el uso no apegado a derecho.
Acción por infracción de derechos. El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en los literales a), d) y e) del mencionado artículo.
Por un lado, se enuncia en el literal a) la prohibición de colocar una marca similar o idéntica sobre productos o servicios idénticos o similares para los cuales ya existe un registro previo, o sobre productos o servicios vinculados, o sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, ya que se evidencia que el producto que no es originario del titular de la marca, está realizando un acto evidente de confusión. 1.10.Elementos para calificar la conducta contenida en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486: El literal a) del articulo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: 1.10.1.
Supuesto |: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. 1.10.2. Supuesto ll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. La vinculación en este ámbito se refiere a los productos sobre los que recae el servicio, o aquellos que se utilizan para su prestación. Como ejemplos de vinculación tendríamos los siguientes: si con ocasión del servicio de limpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos o demás productos para prestar el servicio; o si con ocasión de la instalación de tapicería en cuero para autos se coloca el signo sobre dicha tapicería o sobre el automotor respectivo. 1.10.3.
Supuesto Ill: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes 9 o acondicionamientos de tales productos, es decir, de los mencionados en los supuestos | y ll. Llama la atención que a diferencia del literal d) del artículo 155, donde la acción recae sobre cualquier producto o servicio, los tres supuestos mencionados tienen que ver con los mismos productos servicios que ampara la marca registrada.
El siguiente cuadro resume los parámetros de operación de los supuestost: Sujeto Suieto pasivo Resumen del activo yeto p supuesto Es titular de | Usa la marca Marca protegida una marca | directamente para productos O que sobre los aplicada sobre distingue mismos productos. productos. productos. Es titular de | Usa la marca Marca protegida una marca | sobre para servicios que productos aplicada sobre Supuesto | distingue vinculados a productos. tl servicios. los servicios que distingue la marca protegida.
Es titular de | Usa la marca Marca protegida una marca | sobre envases, | para productos o que envolturas, servicios distingue embalajes o aplicada sobre Supuesto | productos o | acondicionamie | envases, 1 servicios. ntos de los envolturas, productos embalajes o mencionados acondicionamien en los tos de supuestos | y II. | productos. El Tribunal advierte que el literal estudiado no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado.
De todas maneras, el Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares O semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar El cuadro fue tomado de Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 367-IP- 2015, anteriormente citada. 10 el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. 1.11.
Ahora bien, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación en las dos conductas de infracción estudiadas, la Corte Consultante deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos y denominativos?. 1.12.
Respecto al literal d) con esta prohibición se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1.13.El literal d) del artículo 155 es una causal general, en la medida que extiende la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada, mientras que el literal a) es especifica para la identificación de productos o servicios en el mercado, de conformidad con los siguientes parámetros: 1.13.1.Elementos para calificar la conducta contenida en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486: 1.13.1.1.
El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada.
U Se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 20 de marzo de 2015, expedida en el marco del Proceso 211-1P-2014. 11 1.13.1.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado?, 1.13.1.3.
Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.14. Finalmente el literal e) hace expresa relación al uso en el comercio del uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, respecto de cualquier producto o servicio, cuando este uso cause a su titular un daño económico o comercial injusto, dándose como consecuencia la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria y su aprovechamiento injusto del prestigio. 1.15.Conforme las disposiciones legales antes detalladas, la legislación comunitaria otorga al titular del registro de la marca la facultad para “impedir” determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. 1.16.
Asimismo, este Tribunal señala que “de acuerdo con la Decisión 486 2. también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad puede producir”, aspecto que el juez consultante deberá verificar al resolver el proceso interno. La marca notoria, su protección y su prueba. 2.1. Afirma la compañía actora que su marca “El Maná" puede calificarse como notoriamente conocida, calificación que fue reconocida por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, mediante la Resolución Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa lienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008). 12 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 75110 de 30 de noviembre de 2012, por lo que se analizará este aspecto.
Al respecto, la Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente?, El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”*.
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo, el Tribunal ha manifestado que: “( ) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que 2 Revisar Proceso 35-1P-2013. 10 Revisar Proceso 09-1P-2008. 13 2.7. 2.8. 2.9. el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella”!?, La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”??.
Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional “1 12 Revisar Proceso 32-1P-2008. Revisar Proceso 66-1P-2015. 14 competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: 2.9.1.
Los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos oO servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).
Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).
Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente con él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158). 2.10.
Asimismo, este Tribunal considera que dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y un nombre comercial, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.*? 13 Revisar Proceso 17-1P-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 15 ' P 2.11. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 2.12.
En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del Proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. 2.13. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro;
(ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. 2.14. La marca notoria será protegida si además de probar la notoriedad se A demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. La corte 16 y 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de las marcas LA MANÁ. El uso previo de un nombre comercial como defensa en una acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
Julie Andrea Hurtado Roa enuncia que no sólo es propietaria del Establecimiento de comercio “NATURISTA EL MANÁ” sino también de la razón social que adquirió junto con el local, por lo que utilizaba desde antes el nombre comercial “Centro Naturista y Macrobiótico El Maná", en razón de lo cual se revisará este tema. El título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.
El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: a) El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. b) Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título Xl de la Decisión 486 e) Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. d) El nombre comercial, es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. e) El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.
Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas mormas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: 17 a) El derecho sobre el nombre comercial, se genera con su uso.
Lo anterior quiere decir, que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.
El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.”*1. c) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d) Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a su uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. 3.6.
A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la 1 Proceso 45-1P-98, Interpretación Prejudicial de 34 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 581, de 12 de julio de 2000. 18 6 3.7. 3.8. 3.9. inscripción o depósito, sino con su primer uso.
Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales O comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas que sobre publicidad fuesen aplicables.
La demandada afirma ser titular del nombre comercial CENTRO NATURISTA Y MACROBIÓTICO EL MANÁ, por lo que este Tribunal analizará si el uso previo de su signo es pertinente como defensa frente a la acción por infracción que se sigue en su contra. 3.10. Como ya se ha detallado en líneas anteriores, el nombre comercial 3.11. 4.1. 4.2. nace con su primer uso y no requiere de registro alguno. Adicionalmente basta con que no sea similar o idéntico a otro signo previo en el mercado para que pueda ser objeto de protección. En este sentido, el consultante, deberá verificar si en efecto el uso del nombre comercial CENTRO NATURISTA Y MACROBIÓTICO EL MANÁ es anterior a la marca LA MANÁ de propiedad de la actora para poder justificar su conducta en el mercado.
La protección de la familia de marcas en un proceso por infracción de derechos de propiedad industrial. La actora sostiene que todos los productos y marcas de titularidad de Laboratorio El Maná de Colombia S.A. hacen parte de la reconocida familia de marcas “EL MANÁ", por lo que se revisará este aspecto, Este Tribunal define a la familia de marcas como un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, entendiendo que provienen del mismo productor. 19 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8.
En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante'. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común?S, Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión?”.
Por otro lado, la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, “el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”18, En relación con lo anterior, el consultante deberá determinar si la compañía Laboratorio El Maná posee la denominada familia de marcas sobre la denominación EL MANA.
Respuesta a las preguntas del consultante. ¿En los términos de los Artículos 224 al 236 de la Decisión 486 antes citada, puede reconocerse la notoriedad de una marca a través de una decisión judicial? En caso afirmativo, ¿Debe ceñirse 15 Revisar Proceso 22-1P-2013. 16 Revisar Proceso 53-1P-2013, 17 Revisar Proceso 97-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N* 912 de 25 de marzo de 2003. 18 Proceso 06-1P-2010, publicado en la G.O.A.C. N”. 1855 de 19 de julio de 2010, marca: TEXAS STATION denominativa. 20 3% el juez a las mismas reglas que tiene en cuenta la oficina de registro? La respuesta a la inquietud del consultante es sí, puede la autoridad judicial reconocer la notoriedad de una marca a través de una decisión judicial, siempre y cuando de la revisión de los documentos probatorios, el titular de la marca haya demostrado que su signo reúne los requisitos determinados en el Artículo 228 de la Decisión 486, tal como se desarrolla en el punto 2 de la presente interpretación. ¿Cómo se mantiene dicho reconocimiento? ¿Es necesario que la autoridad competente renueve dicho reconocimiento o basta con que dicha autoridad se hubiese presentado para que dicho reconocimiento no desaparezca? La figura de la notoriedad no es permanente el tiempo, al ser una calidad que se debe al reconocimiento que el público consumidor le confiere a una marca por sus características, tales como calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros, es el titular de la misma quien conserva el reconocimiento de notoriedad al mantener el estatus de su marca entre sus consumidores, conservando el estándar por el cual el consumidor la reconoce y le da su confianza.
Una vez que la Autoridad dicta la resolución en la cual declara como notoria a una marca, a futuro para nuevos casos en los cuales existan signos que se intenten registrar o que se utilicen sin autorización del titular del signo notorio, este deberá iniciar un nuevo proceso, ya sea de oposición, cancelación o de infracción, en el cual deberá probar individualmente la calidad de notoria de la marca.
La autoridad como tal no renueva dicho reconocimiento, sino que para cada caso en particular que se presente, la nueva autoridad ante quien se presente la acción, deberá analizar que la marca continúa reuniendo las características propias de un signo notoriamente conocido en el mercado y dentro del periodo de tiempo dentro del cual se presenten los documentos de prueba.
En los términos del literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486, ¿qué se debe entender por dilución de la fuerza distintiva de una marca notoriamente conocida? Como ya se mencionó en el punto 2 de la presente interpretación, el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares debiliten la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado. 21 Precisamente la marca notoria al ser reconocida por el público consumidor debe ser amparada contra la intención de terceros que a sabiendas de que existe una marca notoria en el mercado, intenten utilizar marcas similares o idénticas que amparen productos o servicios distintos.
Lo que se intenta es que el signo notorio no pierda su fuera distintiva ya que de tolerarse que existan en el mercado signos similares o idénticos, así sean para distintos productos o servicios, lo único que se haría es que diluya la marca que con esfuerzo alcanzó la calidad de notoria en el mercado. ¿Cómo se puede diferenciar el uso comercial o no de una marca notoriamente conocida? Para dar respuesta a la inquietud del consultante, este Tribunal iniciará definiendo que es un uso comercial y un uso no comercial.
Uso comercial: Cuando un signo se encuentra en el mercado a disposición del consumidor, reportándole una ganancia económica a quien lo expende. Uso no comercial: Cuando un signo no está disponible en el mercado y por tanto no existe una ganancia económica. Para una mejor explicación del uso comercial y no comercial de una marca notoria, se hará un análisis de lo dispuesto en los artículos 155 literal e) y 226 de la Decisión 486.
El Artículo 155 literal e) faculta al titular de una marca a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento, usar en el mercado un signo idéntico o similar a una marca notoria, respecto de cualquier producto o servicio, siempre y cuando ello pudiera causar a su titular daño económico o comercial injusto, en los siguientes aspectos: a) Dilución de la fuerza distintiva o b) Del valor comercial o publicitario de la marca, o, c) Por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
Por su parte, el Artículo 226 en el párrafo final de la antes citada disposición señala que constituye de igual manera un uso no autorizado, la reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo notorio, respecto de productos, servicios o actividades distintas a las que ampara el signo notorio, o para fines no comerciales, siempre y cuando dicho uso cause los siguientes efectos: 22 OS a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. La norma comunitaria determina que, pese a que una persona use una marca notoria sin fines comerciales, y cause los efectos contenidos en los literales a), b) y c) del Artículo 226, incurre en un uso no autorizado, lo cual se justifica en el sentido de que a pesar de que no esté vendiendo el producto o prestando el servicio identificado con la marca notoria u obteniendo un rédito económico, está creando confusión entre los consumidores, causando un daño económico en razón de la dilución de la fuerza distintiva, valor comercial o publicitario de la marca notoria y por un aprovechamiento injusto del prestigio del signo. Para un mejor entendimiento de la figura de un uso comercial y no comercial se ejemplifica de la siguiente manera: Uso comercial: un artesano que fabrica en el mercado carteras que identifican una marca similar a una notoria, estas con creadas en un taller mediado y por el buen prestigio de la marca similar a la notoria, el fabricante vende a locales comerciales a un mejor precio que los de sus competidores que no usan una marca conocida.
En este ejemplo el artesano está haciendo un uso comercial ya que está poniendo a disposición del consumidor el producto identificado con un signo y obteniendo réditos económicos aprovechándose del prestigio de la marca notoria, reportando un daño económico a su titular ya que éste deja de vender su producto original, diluye la fuerza de la marca conocida, diluye el valor comercial de la marca y obtiene un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, incurriendo en las causales del Artículo 155 literal e) de la Decisión 486.
Uso no comercial: un grupo de profesores de una universidad realizan un evento académico gratuito para sus estudiantes y para darle mayor realce, colocan como auspicio del mismo una marca notoria en el área de seminarios, pese a que la misma no fue sponsor del evento y que gracias a este anuncio asistieron incluso estudiantes de otras universidades.
En este caso en cambio, si bien el grupo de profesores, no obtienen un rédito económico y no pusieron a disposición un servicio con la marca notoria, si incurrieron en las causales señaladas en el Artículo 226 de la Decisión 486, en el sentido de que creó riesgo de confusión a los 23 estudiantes toda vez que consideraron que el evento era auspiciado por la marca notoria, causó un daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo al haberse vendido el evento como auspiciado por la marca famosa y un aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo ya que gracias a éste asistieron estudiantes de incluso otros centros educativos.
Como se puede apreciar no sólo el uso comercial de una marca sin autorización se entiende como una conducta contraria a la norma andina, sino también el uso no comercial de acuerdo al análisis antes expuesto. ¿Con la simple colocación de una marca registrada notoriamente conocida en la presentación de un producto o servicio, en cualquier forma que ello tenga lugar, se constituye un uso a título de marca de ese signo? Se entiende que un signo es usado a título de marca cuando ésta intenta identificar en el mercado productos o servicios como procedentes de un origen empresarial.
El Artículo 155 literal a) de la Decisión 486, faculta al titular de una marca a prohibir que un tercero sin su autorización, a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, para luego en su literal d) hacer alusión expresa al uso sin consentimiento de una marca notoriamente conocida.
En contestación a la pregunta del consultante, colocar una marca registrada que sea notoriamente conocida en la presentación de un producto, constituye uso a título de marca, siempre y cuando el tercero no autorizado, al colocar la denominación o elemento gráfico de la marca notoria, intente ingresar al mercado e identificar los productos o servicios como suyos.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-025131, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 24 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, pl DI e Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Herná De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. _ SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 25