QS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2016 Proceso: 480-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2009-00225 Referencia: Signos CERVECERÍA DEL VALLE (mixto) / signos mixtos y denominativos que contienen la expresión DEL VALLE Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3025, recibido el 22 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00225; y, El auto de 2 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: CERVECERÍA DEL VALLE S.A Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. ' 1 Terceros Interesados: INDUSTRIA LICORERA DEL VALLE JUGOS DEL VALLE S.A. DE C.V. ==" 5 2.2. 2.3. Hechos Relevantes. El 11 de septiembre de 2007, CERVECERÍA DEL VALLE S.A. (en adelante CERVECERÍA DEL VALLE), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta CERVECERÍA DEL VALLE para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumo de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas." (Expediente administrativo 07 93638).

Cervecería (0) del Valle La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 581 del 31 de Octubre de 2007, y estando dentro del término legal INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE presentó oposición sobre la base de sus marcas mixtas y denominativas RON DEL VALLE GOLD, RON DEL VALLE SILVER, AGUARDIENTE BLANCO, BLANCO EXTRAFINO, MARQUES DEL VALLE, RON DEL VALLE PREMIUM, AGUARDIENTE DEL VALLE, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE ICE, AGUADIENTE BLANCO, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA, AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE, AGUARDIENTE DEL VALLE AMARILLO, entre otras marcas que contienen la expresión “DEL VALLE”, para amparar los siguientes productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza: “bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), vinos espiriluosos y licores".

También sustentó su oposición sobre la base en su nombre comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, para diferenciar actividades relacionadas con la mencionada Clase 33. El 25 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 30336 resolvió declarar fundada la oposición presentada y denegar el registro solicitado.

En el acto administrativo también analizó de oficio la existencia de la marca mixta DEL VALLE, registrada en Colombia a favor de la sociedad JUGOS DEL VALLE S.A. DE C.V. (en adelante JUGOS DEL VALLE), bajo el Certificado 357787, para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “bebidas no alcohólicas, especialmente, jugos y zumos de fruta; bebidas a base de fruta; bebidas con sabor a fruta; siropes y otras 2 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. preparaciones para hacer bebidas” (Expediente administrativo 04 gate CERVECERIA DEL VALLE interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

El 30 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 43331 resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación interpuesto. El 28 de noviembre de 2008, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 51251 resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado.

CERVECERIA DEL VALLE presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las anteriores resoluciones. El 21 de septiembre de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Oficio 3025 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda interpuesta por CERVECERÍA DEL VALLE Afirma que la expresión DEL VALLE se encuentra en otras marcas de las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sostiene que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en su conjunto y no de manera fraccionada. Indica que los signos en conflicto no son confundibles. El signo solicitado contiene elementos individualizadores que generan distintividad. Aduce que si bien los signos en conflicto tienen en común la expresión “DEL VALLE", esto no es suficiente para argumentar riesgo de confusión, 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Argumentos de la Contestación presentada por SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Indica que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, visual y conceptual. La expresión del valle evoca el mismo concepto: la Región o el Departamento colombiano denominado el Valle del Cauca. Sostiene que la expresión DEL VALLE es el elemento relevante en los signos en conflicto.

Expresa que la expresión CERVECERIA es descriptiva de la Clase 32. Señala que los productos amparados por el signo solicitado y los opositores tienen conexión competitiva. Afirma también que la marca encontrada de oficio ampara los mismos productos. Argumentos presentados por los Terceros Interesados INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE y JUGOS DEL VALLE Aduce que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético.

Indica que el elemento gráfico del signo solicitado no genera distintividad. Sostiene que los productos amparados por los signos en conflicto tienen conexión competitiva. Agrega que el signo solicitado para registro es confundible con su nombre comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. De conformidad con el auto de 24 de julio de 2012, expedido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, no se tuvo por contestada la demanda por parte de la sociedad JUGOS DEL VALLE S.A. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede interpretar frente al caso concreto únicamente el artículo 136 literal a).

El artículo 134 no es directamente aplicable para resolver el presente asunto y, por lo tanto, no se interpretará y de oficio, se interpretarán los artículos 136 literal b),190, 191, 192 y 193, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- *“( )

1.1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Protección del nombre comercial. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. El consumidor medio. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y signos denominativos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos de uso común y descriptivos. La conexión competitiva (Clases 35, 36 / 39). ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Protección del nombre comercial El tercero interesado, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, argumentó que el signo mixto solicitado para registro es confundible con su nombre comercial denominativo INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rólulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente, El registro O depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

SH 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. De conformidad con lo anterior, el Tribunal desarrollará el tema propuesto, reiterando para el efecto la linea jurisprudencial que ha trazado sobre la materia?. El artículo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto. Se desprenden las siguientes características: 1.4.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado*, 1.4.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 1.4.3.

El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un mombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 1.4.4. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial se consagra bajo los siguientes parámetros: 1.6.1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso.

Esto quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. Se destacan las siguientes interpretaciones prejudiciales: del 6 de febrero de 2013 en el proceso 156-IP-2012; del 19 de junio de 2013 en el proceso 40-1P-2013; del 28 de agosto de 2013 en el proceso 142-1P-2013; del 17 de septiembre de 2014 en el proceso 99-1P-2014; del 20 de mayo de 2015 en el proceso 192-IP-2014; del 15 de julio de 2015 en el proceso 324-1P- 2014; y la del 27 de octubre de 2015 en el proceso 35-1P-2015.

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486. 6 > 1.6.2. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del mombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.

Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante.

Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales. Y constante, que su uso sea permanente e ininterrumpido?. La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: 1.6.2.1.

Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1.6.2.2. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-1P-98. 7 1.7. 2.1. 2.2. signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Para resolver el caso particular, la Corte Consultante deberá determinar si el uso del nombre comercial denominativo INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE fue real, sustancial y constantemente usado antes de la solicitud de registro del signo mixto CERVECERÍA DEL VALLE, para posteriormente hacer el análisis de registrabilidad de conformidad con las reglas plasmadas en los acápites subsiguientes.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. La confusión ideológica. El consumidor medio Como en el proceso interno se discute si el signo mixto CERVECERÍA DEL VALLE es confundible con varias marcas mixtas y denominativas que contienen la expresión DEL VALLE, así como con el nombre comercial denominativo INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, el Tribunal habrá de analizar las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(..J. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos Sobre esto se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 109-1P-2012 de 13 de noviembre de 2012 y 35-1P-2015 de 27 de octubre de 2015, 2.3. 24. 2.5. 2.6. idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitante, no sólo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, al resolver la controversia, la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Para el caso concreto es muy importante que la Corte Consultante determine claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.

Para esto es muy importante tener en cuenta el significado de la expresión DEL VALLE. En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en conflicto, la Corte Consultante no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, incluido el análisis de similitud ideológica y fonética, así como de los factores relativos a los servicios amparados con los signos. 2.7.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Corte Consultante, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos$: 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3. 2.7.4. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

E Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 10 E” y 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3.

Orientada la Corte Consultante por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto, determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no seria procedente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe ser integral y completo, esto es, comprender todos los aspectos que sean necesarios en el caso concreto para llegar a determinar el posible riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, incluyendo un examen de los productos amparados con los signos en conflicto.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y signos denominativos Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto CERVECERÍA DEL VALLE con varios signos denominativos que contiene la expresión DEL VALLE, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que los denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se compone de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo? entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP- 2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 11 3.3.2.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo en uno de los signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!: 3.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el Do conjunto. 12) B Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-1P- A V 2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-IP-2015. 12 3.5. 4.1. 4.2. 3.4.5.

Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el posible riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo mixto CERVECERÍA DEL VALLE y los denominativos que contienen la expresión DEL VALLE, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar, para el efecto, si existe un elemento compartido y preponderante o relevante en ambos signos. Comparación entre signos mixtos com parte denominativa compuesta.

Como la controversia también informa de la presunta confusión entre los signos mixtos CERVECERÍA DEL VALLE y los mixtos que contienen la expresión DEL VALLE, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros: La Corte Consultante deberá establecer cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas? de comparación: 4.2.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84- IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014, 13 a 9 4.3, 5.1. 5.2. 4.2.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 4.2.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, determinadas en el acápite precedente.

Por lo tanto, la Corte Consultante deberá aplicar los mencionados parámetros, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos en conflicto, CEVECERÍA DEL VALLE y los mixtos que contienen la expresión DEL VALLE, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar, para el efecto, si existe un elemento compartido y preponderante o relevante en ambos signos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos de uso común y descriptivos.

Como en el proceso interno se discute si la expresión DEL VALLE es de Uso común en las Clases 32 y 33, y si la palabra CEVECERÍA es descriptiva en las mismas clases, se abordará este tema siguiendo la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado en la materia!%. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos. 10 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-1P-2015. 14 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohiba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares O innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Otro tanto acontece con los signos descriptivos, cuya noción conceptual en el Derecho de Marcas, corresponde a aquellos que informan exclusivamente sobre las caracteristicas o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto O servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades O propiedades según se trate. Los signos meramente descriptivos tampoco pueden ser registrables como marcas, al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

En línea de principio las expresiones descriptivas, al igual que las de uso común atrás consideradas, carecen de distintividad, y consecuencialmente no procede su registro como marca de acuerdo con lo previsto en la norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más vocablos 15 5.8. 5.9. primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro, En otra hipótesis, puede suceder que una expresión descriptiva respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio.

De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran partículas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya vocablos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente las palabras o expresiones descriptivas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas. 5.10.No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a 5.11. reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común o descriptivos en una clase determinada, pueden no ser asi en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus descriptivo o de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas O relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 5.12.De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, la Corte Consultante deberá determinar si la palabra CERVECERÍA y la expresión DEL VALLE son de uso común o descriptivas en las Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común o descriptivas que hubiere llegado «a determinar, considerando, de ser pertinente, 16 DS 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 5.10.

La conexión competitiva (Clases 32 / 33) Como los signos en conflicto amparan productos de las Clases 32 y 33, se abordará el tema propuesto. Para orientar el análisis de conexión competitiva en el presente asunto, el Tribunal habrá de considerar los referentes jurisprudenciales en los cuales este tema ha sido tratado**, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican.

En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos??.

Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases o en la misma clase, es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para el efecto, la Corte Consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, expedida en el marco del Proceso 114-iP-2003; Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del Proceso 324-1P-2014.

El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares.

Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-1P-2005. 17 SN 6.6.1. 6.6.2. 6.6.3. 6.6.4. 6.6.5.

La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y en consecuencia la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para demostrar que no existe esta conexidad le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios.

Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos oO supermercados, tendria poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habria mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. Similares medios de publicidad.

Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva seria mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podriamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.

Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitutos o complementarios la incidencia de conexión competitiva sería mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la intercambiabilidad*3. Mismo género de los productos.

Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 13 De modo referencial ver Proceso 68-1P-2002, pág. 28 en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos “Fundamentos de Derecho de Marcas.

Madrid. Editorial Montecorvo, 1984, pág. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina — Legislación — Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004 pág. 400. 18 6.7. Siguiendo los anteriores parámetros, en cuyo análisis pueden concurrir varios de los criterios señalados, le corresponde a la Corte Consultante determinar si entre los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto se presenta conexión competitiva.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00225, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Esfo del Tribunal. Uli Cecilia Lúisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. sl SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19