A ep TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de julio de 2016 Proceso: 500-I1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) Expediente interno del Consultante: 00662-2014-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Marcas PANDORAPEDIA (denominativa) y PANDORA (mixta) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El oficio 662-2014-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 2 de octubre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno N* 00662-2014-0- 1801-JR-CA-26; y, El Auto de 31 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Twentieth Century Fox Film Corporation 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú. Hechos relevantes El 25 de mayo de 2012, Twentieth Century Fox Film Corporation solicitó el registro de la marca PANDORAPEDIA (denominativa)? para distinguir servicios de educación, formación y esparcimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de editoriales; servicios de publicaciones electrónica de libros, periódicos y revistas en línea (no descargables); explotación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables); servicios de reporteros y reportajes fotográficos; servicios de edición, montaje y producción de programas audiovisuales; servicios de entretenimiento de radio y televisión, comprendidos en la clase 41 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, “la Clasificación Internacional de Niza”).
El 29 de enero de 2013, mediante Resolución 1372-2013/DSD- INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad intelectual (INDECOPI) denegó, de oficio, el registro solicitado al considerar que resultaba confundible con la marca PANDORA (mixta) registrada a favor de Alfa Beta Sistemas S.A.C. para distinguir “servicios de educación, formación y servicios de publicaciones electrónicas de tibros, periódicos y revistas en linea (no descargables); explotación de publicaciones electrónicas en linea (no descargables); servicios de reporteros y reportajes fotográficos; servicios de edición, montaje y producción de programas audiovisuales; servicios de entretenimiento de radio y televisión”, comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 20 de febrero de 2013, Twentieth Century Fox Film Corporation interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1372-2013/DSD- INDECOP!. El 14 de octubre de 2013, mediante Resolución 3537-2013/TPI- INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI confirmó la Resolución 1372- 2013/DSD-INDECOP!. Expediente interno 494786-2012-DSD. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
El 17 de enero de 2014, Twentieth Century Fox Film Corporation interpuso demanda contencioso administrativa contra la resolución emitida por el Tribunal del INDECOPI, solicitando como pretensión principal se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución 3537- 2013/FPI-INDECOP!. El 24 de abril de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.
Mediante escrito de 13 de mayo de 2015, Twentieth Century Fox Corporation interpuso recurso de apelación contra la Sentencia de 24 de abril de 2015. El 1 de septiembre de 2015, mediante Resolución 3, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de ta Comunidad Andina que emita la interpretación prejudicial correspondiente.
Argumentos de la demanda Twentieth Century Fox Film Corporation presentó demanda contencioso administrativa bajo los siguientes argumentos: La Resolución 3537-2013/TPI-INDECOPI, establece que, desde el punto de vista fonético, los signos confrontados presentan una composición distinta de vocales y consonantes, mientras que, desde el punto de vista gráfico, los signos difieren en el número de letras que los conforman, debido a la presencia del sufijo -pedía en el signo solicitado.
Si Alfa Beta Sistemas S.A.C., principal interesado en que no se registren marcas confundibles con su marca PANDORA (mixta), no ha formulado oposición a la solicitud de registro de la marca PANDORAPEDIA (denominativa) se comprueba que no las considera confundibles. No resulta conforme a ley, la conclusión del Tribunal del INDECOPI sobre la existencia de confusión entre las marcas en litigio, pues contradice los criterios legales establecidos para comparar marcas y se encuentra basada en un criterio ilegal o, en todo caso, no recogido ni por la ley ni por la doctrina.
Habiéndose demostrado que las marcas PANDORAPEDIA (denominativa) y PANDORA (mixta) no son confundibles entre sí, considera que la Autoridad administrativa debió conceder el registro para la marca PANDORAPEDIA (denominativa). 4.1. 4.2. 4.3. 44. 5.1. Argumentos de la contestación a la demanda El INDECOPI presentó contestación a la demanda sosteniendo: El signo solicitado PANDORAPEDIA (denominativo) resulta confundible con la marca registrada PANDORA (mixta), toda vez que al compartir la denominación PANDORA, la cual no ha perdido su individualidad en el signo solicitado y no está presente en ninguna marca registrada a favor de terceros en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, el consumidor podría considerar que se encuentra ante una variación de la marca inscrita o que existe alguna vinculación entre las empresas, por lo que no es posible la coexistencia de los signos en el mercado sin riesgo de inducir a error al consumidor.
En el caso de la marca PANDORA (mixta), dado el tamaño de la denominación, ubicación, dimensión que ocupa dentro del signo y la particularidad de la escritura y colores que conforman el aspecto figurativo, se aprecia que el aspecto relevante del signo se encuentra tanto en la denominación PANDORA como en el aspecto figurativo. Asimismo, en el caso del signo solicitado resulta relevante la denominación PANDORAPEDIA, advirtiendose que la palabra PANDORA no ha perdido su individualidad en el signo solicitado.
Dada la conformación de los signos confrontados, el público recordará claramente que estos llevan la denominación PANDORA, la cual no ha perdido su individualidad en el signo solicitado. En ese sentido, es evidente que asumirá que los servicios que distinguen corresponden a un mismo empresario y que las diferencias que presentan, como la inclusión del término -pedia en el signo solicitado, responden a variaciones o nuevas presentaciones de un mismo signo o designan distintas líneas de productos.
Incluso, aun cuando asuma que los servicios que ambos signos distinguen provienen de empresarios distintos, debido al empleo de la denominación relevante PANDORA, existe el riesgo de que asuma que entre tales empresarios puede existir algún tipo de relación o vinculación de carácter empresarial u organizativa, cuando en realidad ello no es cierto.
Fundamentos de la sentencia de primera instancia La sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda, al considerar lo siguiente: En el caso de autos, se advierte que en la marca registrada resulta dominante el elemento denominativo porque la marca está principalmente compuesta por la denominación PANDORA, siendo que el elemento gráfico constituido por la grafía y los colores de dicha 4 h lA 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. denominación carecen de elementos particulares suficientes como para ser retenidos en la memoria del consumidor al no ser susceptibles de atribuir a los productos un origen empresarial en particular, además cabe señalar que los consumidores contratarán los servicios pertinentes a través de la denominación, lo que le da mayor relevancia a dicho elemento.
Al comparar las marcas en conflicto, se tiene que el signo solicitado inicia con la palabra PANDORA, que es seguida del sufijo -pedia; por lo que, aplicando al caso concreto el criterio del factor tópico, que consiste en que, sobre la base de la apreciación de los signos en su conjunto, se tendrá en cuenta que el consumidor, por lo general, presta mayor atención y retiene con mayor facilidad la parte inicial de las denominaciones.
En consecuencia, en el signo solicitado se percatará fácilmente del vocablo PANDORA. En este caso, las marcas no solo coinciden en una parte, sino que el elemento dominante (PANDORA) de la marca previamente registrada se encuentra comprendido integramente en la marca solicitada, siendo que a esta denominación solo fue añadido el sufijo -pedía, el cual significa “educación”, que consiste uno de los servicios que distinguen las marcas en cotejo, por lo que dicho sufijo resulta descriptivo para los servicios distinguidos.
Teniendo en cuenta lo siguiente: ¡) que es una pauta primordial el poner mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, y que la semejanza consiste en que los signos confrontados comparien la denominación PANDORA); ii) la dimensión característica de la marca registrada está determinada por su elemento denominativo, el cual está constituido por la denominación PANDORA; ii) la denominación mencionada se encuentra ubicada al inicio del signo solicitado; iv) el sufijo -pedia es descriptivo, por lo que la mayor distintividad del signo solicitado se encuentra en la palabra PANDORA; v) existe similitud gráfico-fonética entre los signos. Se concluye, de la interrelación de todos estos factores mencionados, que no obstante el grado de percepción del consumidor y aun cuando los consumidores puedan advertir ciertas diferencias entre los signos podría inducir en el consumidor la creencia de que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada PANDORA (mixta) una nueva linea de servicios del titular de esta, atribuyéndoles a estos signos el mismo origen empresarial, lo cual configura un supuesto de confusión indirecta; o que existe vinculación empresarial o comercial entre los titulares de estas marcas, configurándose riesgo de asociación. Por lo que el signo solicitado PANDORAPEDIA (denominativo) incurre en la causal de prohibición de registro establecida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Argumentos del recurso de apelación Twentieth Century Fox Film Corporation presentó recurso de apelación bajo los siguientes argumentos: La propia resolución materia de apelación reconoce expresamente que las marcas en cuestión son distintas gráfica y fonéticamente. La Autoridad en materia de marcas de Perú no ha sentado como principio jurisprudencial que un signo solicitado pueda incluir integramente en su estructura a otro signo registrado, si el primero va adicionalmente acompañado de otras particulas que, en conjunto, determinen la formación de un nuevo signo con características gráficas y fonéticas propias, que determinen la inconfundibilidad de los signos en aparente conflicto, concluyéndose que al apreciarse estos en su conjunto, sin desmembrar su unidad gráfica y fonética, si presentan elementos y caracteres propios, tanto en su escritura como en su pronunciación, que permiten distinguirlos suficientemente entre sí, resulta totalmente posible su coexistencia registral y su concurrencia en el mercado, desestimándose cualquier riesgo de confusión. Es una verdad incontrastable que el hecho que dos marcas identifiquen servicios iguales o vinculados no determina per se la imposibilidad de su coexistencia, toda vez que debe analizarse principalmente, si ambos signos presentan características gráficas y/o fonéticas que, en su conjunto, permitan diferenciarlos, eliminando cualquier posibilidad de confusión. En el caso concreto, al comparar el signo PANDORAPEDIA (denominativo) y la marca PANDORA (mixta) previamente registrada, se advierte que el público no se verá inducido a confusión, dado que la impresión en conjunto de los signos es totalmente diferente, Una marca, por el solo hecho de compartir algún elemento similar con otro signo, como el caso que nos ocupa, es decir, PANDORAPEDIA (denominativa) y PANDORA (mixta), no se puede determinar de ninguna manera la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el solo hecho que compartan algunas de sus letras.
Solicitud del Tribunal consultante El Tribunal consultante solicita que este Tribunal se pronuncie particularmente respecto de: Los criterios para determinar la posibilidad de confusión (directa e indirecta) entre un signo solicitado y una marca registrada que comparten un prefijo común y se diferencian por la presencia de un sufijo común o descriptivo en la clase correspondiente. 6 1.1. 1.2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada?. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Partículas descriptivas en la clase 41 (sufijo -pedia para distinguir servicios de educación). Examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca PANDORAPEDIA (denominativa), solicitada por Twentieth Century Fox Film Corporation, y la marca PANDORA (mixta), registrada a favor de Alfa Beta Sistemas S.A.C., sobre la base de la cual se denegó, de oficio, el registro solicitado.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 7 4.1. 1.3 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
El Tribunal consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados?, Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-1P- 2013, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6. 8 1.4 b) d) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvias, Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocant, Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”.
Igualmente, el Tribunal consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8 a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Ibid. Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. tbid. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 9 1.3. 2.1. 2.2, 1.2. 1.3.
Orientado el Tribunal consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca PANDORAPEDIA (denominativa), solicitada por Twentieth Century Fox Film Corporation, y de la marca PANDORA (mixta), registrada a favor de Alfa Beta Sistemas S.A.C., sobre la base de la cual se denegó, de oficio, el registro solicitado.
Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que el Tribunal consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual.
Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso?.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, el Tribunal consultante debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Sialrealizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial*?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión!!, Véase, a modo referencial, Procesos 55-1P-2013, p. 12; 178-1P-2015, p. 10.
Véase, a modo referencial, Proceso 129-1P-2015, p. 10. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo 10 b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*? (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(ii), Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4 En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, el Tribunal consultante debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos PANDORAPEDIA (denominativa) y PANDORA (mixta).
Para su análisis, el Tribunal consultante debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 12 caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”, Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Sí al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial".
Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podria suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, caracteristica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.
Véase, a modo referencial, Proceso 88-1P-2015, pp. 10-11. 11 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Particulas descriptivas en la clase 41 (sufijo -pedia para distinguir servicios de educación). En la sentencia de primera instancia, se afirma que el sufijo -pedia?? sería una partícula descriptiva en la conformación de signos que distinguen “servicios de educación” comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto —según se explica- significaría justamente “educación”.
En tal virtud, el Tribunal estima necesario desarrollar el presente tema El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas caracteristicas no puede impedir la utilización del elemento descriptivo por parte de terceros y, por tanto, su marca sería considerada débil. 14 El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto O servicio.
En este caso, si tales caracteristicas son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la citada prohibición, no podrá ser registrado. En consecuencia, al efectuar el examen de registrabilidad, no deben tomarse en cuenta las partículas o secuencias lingúísticas descriptivas. 13 Sufijo relativo al “aprendizaje”.
El sufijo -pedía o -paedía, en griego antiguo, maieía, significa "educación" o “formación”; término derivado a su vez de rraic (país), que equivale a “niño”. Cf. WordSense Dictionary, disponible en web: http://www.wordsense.eu/-pedia/. Véase, a modo referencial, Proceso 110-1P-2015, p. 8. 12 3.6. 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. Esta constituye una excepción al principio según el cual el cotejo de marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos comparados, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso, la distintividad deberá buscarse en la combinación con el elemento o elementos diferentes que integren el signo y en su condición de signo de fantasía, en virtud de la apreciación del signo en su conjunto. Por otra parte, los términos descriptivos en una clase determinada pueden no serlo en otra (e.g., los vocablos de connotación descriptiva para distinguir servicios de construcción en la clase 37 podría no serlo para distinguir servicios de restauración o alimentación en clase 43, y a la inversa.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva, respecto a los cuales se podría establecer si la naturaleza descriptiva en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Lo anterior reviste trascendental importancia, por cuanto entre productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que sea necesario para el comercio o tráfico económico ordinario de productos o servicios intimamente relacionados.
En el presente caso, corresponde al Tribunal consultante determinar si la partícula, secuencia lingúística, afijo o sufijo -pedía, contenido en la marca solicitada PANDORAPEDIA (denominativa), comporta propiamente un elemento descriptivo para distinguir servicios de educación comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, o productos o servicios intimamente relacionados inlcuidos en clases conexas, para de esta manera verificar su carácter distintivo.
Examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. Se desarrollará el presente tema en virtud de que en el proceso interno se controvierte si el hecho de que no se haya presentado oposición significa que no hay confundibilidad (folios 34 y 64). El examen de registrabilidad que realiza la entidad competente reúne las siguientes caracteristicas: a) Es autónomo.
Sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. El examen de registrabilidad debe realizarse analizando cada caso en concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independientemente del análisis ya efectuado respecto a signos idénticos o similares. 13 Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan limites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación de realizar el análisis de registrabilidad estudiando cada caso en particular, considerando las particularidades de cada caso en concreto y, desde luego, las normas comunitarias aplicables.
Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el derecho comunitario, en concordancia con las garantias procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Paises Miembros a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. b) Es de oficio.
Se debe realizar el correspondiente examen aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. c) Es integral. Se debe llevar a cabo un examen total del signo solicitado para registro, lo cual supone analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los Artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486. d) Es motivada.
Debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la respectiva resolución, la cual es notificada al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 00662-2014-0-1801-JR- CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. DI ' Um Cecilia Luisa Ayllér Úuinteros MAGISTRADA ISTRADA 14 YO a Herná rano Al RADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
Herná mero Zambrano — ” j o García Brito RESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15