TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de julio de 2016 Proceso: 568-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo Consejo de Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2009-00499 Referencia: Marcas STARTOX (denominativa) y STAROX (denominativa) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El oficio 3488, recibido el 27 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los Artículos 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno N” 2009-00499; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Biostar Pharmaceutical S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia. A e 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Tercero interesado: Grunenthal Gmbh Hechos relevantes El 17 de agosto de 2007, Biostar Pharmaceutical S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro de la marca STARTOX (denominativa), para distinguir “productos veterinarios”, comprendidos en la clase 5 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, la Clasificación Internacional de Niza)!.

El 28 de septiembre de 2007, se publicó el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial 580, no habiéndose presentado oposición por parte de terceros. El 10 de febrero de 2009, mediante Resolución 5238, la División de Signos Distintivos de la SIC denegó de oficio el registro de la marca registrada STARTOX (denominativa) por considerarla confundible con la marca registrada STAROX (denominativa) de la clase 5?, de la Clasificación Internacional de Niza, otorgada a favor de Grunenthal Gmbh.

Biostar Pharmaceutical S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la Resolución 5238. El 24 de marzo de 2009, mediante Resolución 12632, la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución 5238. El 27 de abril de 2009, mediante la Resolución 19289, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 5238.

Biostar Pharmaceutical S.A., interpuso demanda de nulidad en contra de las Resoluciones 19289 12632 y 05238. El 19 de julio de 2010, la SIC respondió la demanda de nulidad interpuesta. El 19 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de 2 Expediente administrativo 07-84895.

“Para distinguir única y exclusivamente analgésicos y preparaciones anti-infecciosas”. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. Colombia resolvió suspender el proceso y solicitar a este Tribunal, proceda a la interpretación prejudicial de los Artículos 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda Biostar Pharmaceutical S.A. interpuso demanda de nulidad manifestando esencialmente lo siguiente: La función principal de la regla de la especialidad, es permitir la coexistencia en el mercado de signos que a pesar de ser similares o idénticos, distingan productos diferentes y que no estén relacionados.

En ese sentido, el signo solicitado ampara productos veterinarios, mientras que la marca registrada protege única y exclusivamente analgésicos y preparaciones anti-infecciosas para seres humanos, por lo que son productos disímiles y dirigidos a mercados distintos. Los productos farmacéuticos para uso humano se comercializan en sitios especializados como droguerías y que por lo general son administrados bajo prescripción médica, mientras que los productos veterinarios son adquiridos por consumidores que conocen del área, tales como agrónomos, zootecnistas, veterinarios y campesinos relacionados al cuidado de animales.

Las finalidades de los productos son distintas, mientras que un producto farmacéutico se utiliza para el tratamiento y cura de enfermedades en el hombre, los productos de uso veterinario, suplen las necesidades de animales, según su necesidad, tales como insecticidas, desparasitantes, entre otros. Argumentos de la contestación a la demanda La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo básicamente: Si bien la regla general para el cotejo de marcas denominativas es que debe realizárselo de manera global, en conjunto, sin fraccionarlas, existe una excepción respecto al cotejo de marcas farmacéuticas, toda vez que muchas de ellas están formadas por un prefijo o sufijo que se refiere al compuesto químico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, guiándose al consumidor a identificar su naturaleza.

Desde el punto de vista de la estructura de la palabra, el signo solicitado reproduce casi en su totalidad el signo registrado y, al ser cotejados estos de manera simultánea, presentan similitudes fonéticas y ortográficas, pudiendo inducir a error al consumidor. 4.3. Asimismo, en cuanto a la conexión competitiva entre los productos, si bien el signo solicitado pretende distinguir productos veterinarios los cuales tienen una naturaleza definida, esto no implica que el producto en sí pueda contener una preparación analgésica o anti-infecciosa como producto veterinario para tratar un dolor o infección animal, por lo que de permitirse su registro, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes para diferenciar el producto y el origen empresarial de uno u otro.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo de los Artículos 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del Artículo 150 de la Decisión 486 por no resultar pertinente para la resolución del caso concreto, pues no fue materia de controversia en el proceso interno. En consecuencia, procede únicamente la interpretación de los Artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas denominativas. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de fos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

“Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." 4 1.1. 1.2. 1.1.

Conexión competitiva entre productos farmacéuticos para consumo humano y productos veterinarios comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso intemo se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca STARTOX (denominativa), solicitada por Biostar Pharmaceutical S.A., y la marca STAROX (denominativa), registrada a favor de Grunenthal Gmbh, sobre la base de la cual se denegó, de oficio, el registro solicitado.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor?, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 5 0 1.3 a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados5, b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obviaf. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan”. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-1P- 2013, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6. ibid. Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. tbid. 1.4 2.1. 2.2. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. b) Enla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Comparación entre signos denominativos. Como la controversia radica en la posibilidad de confusión entre la marca STARTOX (denominativa), solicitada por Biostar Pharmaceutical S.A., y la marca STAROX (denominativa), registrada a favor de Grunenthal Gmbh, es necesario que se proceda a compararlas, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual!, Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingúísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: 1! Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-iP-2015 de 19 de mayo de 2016. ibid. 2.3. 2.4 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*? (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos STARTOX (denominativo) y STAROX (denominativo).

Conexión competitiva entre productos farmacéuticos para consumo humano y productos veterinarios comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 88-1P- 2015, pp. 10-11. 8 $ 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, Biostar Pharmaceutical S.A. solicitó el registro de la marca STARTOX (denominativa) para distinguir “productos veterinarios” comprendidos en la clase 5.

Por su parte, STAROX (denominativa), signo sobre cuya base se formuló la oposición al registro, se encuentra registrada “para distinguir única y exclusivamente analgésicos y preparaciones anti- infecciosas”, productos igualmente incluidos en la clase 5. Por lo tanto, el Tribunal estima pertinente referirse al presente tema. Ante todo, es necesario tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 48613, En ese sentido, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes!!, Sin embargo, el análisis de confundibilidad en esta clase de signos debe ser muy esmerado, en aras de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, dado que, de encontrarse similitud entre los mismos, podría llegar a causar daños irreversibles a la salud humana.

En consecuencia, es preciso que el examinador se coloque en el lugar del consumidor medio, normalmente informado?*, es decir, el público consumidor de productos farmacéuticos, quienes pueden utilizar el producto en el ámbito de su hogar sin asistencia técnica especializada, encontrándose de esta manera expuesto a graves consecuencias para su salud en caso de confusión?£, ” 1 Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 156-IP-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21. Véase, a título referencial e ilustrativo, la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 335-JP-2015, p. 11. 9 3.5. 3.6. En este escenario, se debe realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los acápites precedentes, considerando la naturaleza de los productos distinguidos por los signos en conflicto y su posible incidencia en la generación de un eventual riesgo de confusión?”.

Adicionalmente, es igualmente necesario apreciar la conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en conflicto, para lo cual se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza18, b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines??, c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios?, En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro?!, 17 18 19 20 21 ibid.

El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenciátor. Véase, en ese sentido, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8;

Proceso 441-IP- 2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, interpretación prejudiclal pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13. Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-IP-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAVV. “Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación — Jurisprudencia”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 10 > 7 3.7. 3.8. Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro”.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. Se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

A objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión competitiva, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito??.

En el caso concreto, se deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos veterinarios comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado STARTOX (denominativo) y los productos analgésicos y preparaciones anti-infecciosas, contenidos igualmente en la clase 5, que distingue la marca opositora STAROX (denominativa).

No obstante, tratándose de productos incluidos en la clase 5, dichos parámetros deben complementarse con un análisis mucho más acucioso y minucioso, teniendo en cuenta la posible casuística y atendiendo a directrices como las señaladas. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el 22 23 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robin WELLS. “Introducción a la Economía”, traducido al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247. Véase, en ese sentido, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002, ya citado, p. 8;

Proceso 68-IP-2002, ya citado, p.11. 11 Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2009-00499, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Y. G Cecilia Luisa Ayllón Quinteros éda Merchán MAGISTRADA A ] GISTRADA ol Hernán mbrano GISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretació: judicial el Presidente y el Secretarjo. o EE] Herná NT Brario RESI Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12