TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de junio de 2016 Proceso: 328-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00108 Referencia: Marca FIGURATIVA Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2177, recibido el 8 de Julio del 2015, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los literales b) de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00108; y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: HSBC HOLDINGS PLC. Demandado: NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 2. Hechos Relevantes 2.1 El 17 de julio del 2007, la sociedad HSBC HOLDINGS PLC, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y 1 OM 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Comercio', el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza?, Signo solicitado El 31 de diciembre del 2007, la referida solicitud se publicó en la Gaceta 584 de la Propiedad Industrial, y dentro de término oportuno no se presentó oposición alguna.

El 27 de junio de 2008, mediante Resolución 22331 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro de la marca FIGURATIVA, por considerar que “( ) la marca solicitada para registro no cumple con la principal función que tienen las marcas en el comercio, no permite al consumidor identificar claramente el producto o servicio que ofrece”, añadiendo que el signo solicitado “( ) carece de distintividad intrínseca para ser considerada como marca”. inconforme con tal decisión, la sociedad HSBC HOLDINGS PLC., presentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 30558 de 25 de agosto del 2008 y 37256 de 30 de septiembre del 2008, ambas confirmando lo decidido en la Resolución 22331 de 27 de junio del 2008.

El 24 de febrero del 2009, la sociedad HSBC HOLDINGS PLC., presentó Acción de nulidad y Restablecimiento del Derecho contra las Resoluciones 22331, 30558, y 37256 emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. El 15 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoada por la sociedad HSBC HOLDINGS PLC.

Expediente administrativo 07-72706. *( ) Servicios bancarios, servicios de cuentas de ahorros; servicios bancarios electrónicos; servicios bancarios por teléfono móvil; servicios de compensación de cheques; administración de pagos; servicios de tarjeta de banco; tarjeta de crédito; tarjeta de débito y tarjeta de pagos electrónicos; servicios de agencia de cobranza y pago de deudas, de consultoría y corretaje ”. > 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Mediante auto de 8 de julio del 2014, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad La sociedad HSBC HOLDINGS PLC. en su demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) lo que ahora la Jefe de División de Signos Distintivos considera una figura simplona y carente de distintividad intrínseca, otrora fue considerado un signo suficientemente distintivo y merecedor de la protección que la ley ofrece a las marcas”.

“( ) Resolución No. 21864 del 29 de noviembre | “( ) Como se puede apreciar, la marca Figurativa de 1995, mediante la cual la Jefe de la División de | solicitada, consiste en un patrón repetitivo de ta marca Signos Distintivos concedió ( ) el registro de la | antes concedida”. marta FIGURATIVA, la cual cuenta con certificado | “( ) La modificación en este caso, o elemento de registro No. 181.794; y que permanecerá | adicional, no es más que la repetición numerosa de vigente hasta el 29 de noviembre de 2015”. dicho hexágono y su color azul". «(> (2).

(2), dx), (2) “( ) la marca FIGURATIVA SOLICITADA ( ) es distintiva, porque es capaz de individualizar y diferenciar los servicios que distingue de los demás que se ofrecen en el mercado y además, de indicar el origen empresarial sin lugar a confusiones con las marcas de otros oferentes del sector financiero”. “( ) La Superintendencia de Industria y Comercio se ha negado a reconocer esta distintividad con base en la sencillez de la marca -que no es un obstáculo legal- y a desconocer la relación que existe entre ella y la marca FIGURATIVA del hexágono, registrada desde 1995”.

“( ) la marca FIGURATIVA solicitada consiste en un patrón repetitivo de la marca FIGURATIVA del hexágono. Por esta razón, el reconocimiento de la distintividad de esta última debe extenderse a la primera, ya que se trata de una marca derivada”. “( ) la marca resultante de repetir numerosas veces la figura del hexágono es original, novedosa y sin duda distintiva, capaz de ser asociada con servicios financieros y con el respaldo del HSBC HOLDINGS PLC”. 4,1 4.2 4.3 4.4 B. Argumentos de la contestación a la demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: *( ) Como se advierte el signo carece de particularidad o característica adicional, que le permita ser distintiva por la cual, la marca solicitada no puede ser susceptible de registro”. *( ) El signo objeto de negación para registro ( ) es de tal simplicidad que no lograría identificar el origen empresarial y por ende tampoco diferenciarse de otros servicios en el mercado.

Es decir que el signo negado y hoy demandado carece de distintividad intrínseca para ser considerado como marca”. “( ) no le asiste la razón al demandante en lo referente a que el signo negado corresponde a una presunta marca derivada, por cuanto sí bien la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca figurativa con certificado 181794 de la sociedad HSBC HOLDINGS PLC misma objeto de debate, esta altera el elemento distintivo principal del signo previamente registrado, ya que la conjunción de todos los gráficos unidos entre sí aunque correspondan a uno previamente adquirido distorsionan su percepción dentro del público consumidor”. *( ) Si bien la marca derivada debe incluir la propia marca original, lo cual sí bien sucede en el caso de demanda, ya que la marca negada se encuentra inmersa en la marca previamente registrada, no obstante presenta tantas alteraciones que resultan suficientes para desviar la atención del consumidor quien creerá que se trata de una marca nueva”, NORMAS A SER INTERPRETADAS: El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal b)? y 135 literal b)* de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. 3 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (..) b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad. pN= 1.2 1.3 MATERIAS A SER TRATADAS: La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. La marca derivada. Los signos figurativos ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR La falta de distintividad como causa! absoluta de irregistrabilidad En el proceso interno, la compañía HSBC HOLDINGS PLC, solicita el registro de una marca figurativa, la misma que es denegada de oficio por la SIC, al considerar que esta “es de tal simplicidad que no lograría identificar el origen empresarial y por ende tampoco diferenciarse de otros servicios en el mercado.

( ) carece de distintividad intrínseca para ser considerado como marca”. El demandante alega en cambio que “( ) la marca FIGURATIVA SOLICITADA ( ) es distintiva, porque es capaz de individualizar y diferenciar los servicios que distingue de los demás que se ofrecen en el mercado y además, de indicar el origen empresarial sin lugar a confusiones con las marcas de otros oferentes del sector financiero”.

Consecuentemente, resulta pertinente analizar la prohibición contenida en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente de su literal b), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad”. Al respecto, este Tribunal en reiterada jurisprudencia? ha determinado que un signo puede ser registrado como marca si es distintivo, susceptible de representación gráfica y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado la misma puede estar conformada entre otros elementos por los siguientes: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, simbolos, gráficos, emblemas, números, letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores.

Así lo contempla de forma ejemplificativa el artículo 134 de la Decisión Andina 486. E Interpretación Prejudicial 133-1P-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1451, de 09 de enero de 2007; Interpretación Prejudicial 128-1P-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1421, de 03 de noviembre de 2006; e, Interpretación Prejudicial 14-1P-2009 de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1729, de 3 de julio de 2009. 1.4 1.5.

Estos signos deben distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, están sometidos al examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Competentes en Materia de Propiedad Industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se deberá tener en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber: 1.4.1 Distintividad intrínseca, es aquella mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 1.4.2 Distintividad extrínseca, es aquella por la cual se determina la capacidad para diferenciarse de otros signos que protejan los mismos productos o servicios en el mercado.

Teniendo en cuenta la definición y las características que todo signo debe poseer para ser registrado como marca es importante conocer su requisitos principales y/o esenciales que han venido siendo desarrollados desde la promulgación de la Decisión 344 hasta la actual Decisión Andina 486, estos son: 1.5.1. La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad. 1.5.2.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrinseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo 1.6. 2.1. 2.5. 2.6. que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.f 1.5.3. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras O signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. * El Juez consultante deberá proceder a verificar si la SIC aplicando los criterios expuestos determinó que el signo FIGURATIVO solicitado para registro, es distintivo de tal forma que el consumidor pueda distinguir entre los servicios para el cual fue solicitado.

(Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza). La marca derivada Tomando en cuenta que HSBC HOLDINGS PLC. en su acción de nulidad argumentó que “( ) la marca FIGURATIVA solicitada consiste en un patrón repetitivo de la marca FIGURATIVA del hexágono. Por esta razón, el reconocimiento de la distintividad de esta última debe extenderse a la primera, ya que se trata de una marca derivada”, consecuentemente, el Tribunal estima necesario abordar el presente tema.

La marca derivada es aquel signo que posee ciertas diferencias o variaciones no sustanciales respecto de una marca anteriormente registrada por el mismo titular para los mismos productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha expresado lo siguiente en relación con las marcas derivadas: “( Jel propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas “marcas derivadas' -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente.* 6 Otamendi, Jorge.

Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27. 7 Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Management, Bogotá, p. 77. 8 Proceso 84-[P-2000, publicada en la G.O.A.C. N* 677, de 13 de junio de 2001, marca: KRYSTAL. 7 2.7. 2.8. 2.9. 3.5. 3.6. 3.7.

El Tribunal de igual forma ha sido enfático en señalar que, por el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, esto de ninguna manera significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, el signo solicitado no debe encuadrarse en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

Resulta indispensable, en el análisis del presente tema, traer a colación las palabras del tratadista Carlos Mascareñas, quien ha manifestado que: “( ) Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales O complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión”.? El Juez consultante aplicando los criterios expuestos deberá determinar en un primer momento si el signo FIGURATIVO solicitado para registro es derivado de la marca FIGURATIVA del hexágono registrada con anterioridad por la demandante, para luego, dentro del respectivo examen de registrabilidad, establecer si éste cumple con todos los requisitos de registro y no se encuadra en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

Los signos figurativos La demandante sostiene que “( ) la marca resultante de repetir numerosas veces la figura del hexágono es original, novedosa y sín duda distintiva, capaz de ser asociada con servicios financieros y con el respaldo del HSBC HOLDINGS PLC”. La Superintendencia de Industria y Comercio, al respecto argumentó: “( ) Como se advierte el signo carece de particularidad o característica adicional, que le permita ser distintiva por la cual, la marca solicitada no puede ser susceptible de registro.

( ) es de tal simplicidad que no lograría identificar el origen empresarial y por ende tampoco diferenciarse de otros servicios en el mercado. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica, diseño o imagen visual que puede sugerir o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. ? Mascareñas, Carlos.

Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908. 8 - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 3.8. El signo en controversia está conformado por un cuadrado de color gris que contiene a su vez otras figuras de tipo hexagonal de color indigo (combinación de colores), por lo que es pertinente analizar el carácter distintivo del signo teniendo en cuenta por una parte los productos o servicios para los cuales se ha solicitado el registro y, por otra la percepción del consumidor respecto del origen de los productos o servicios. 3.9.

Es importante tener en cuenta las diferencias existentes entre marcas figurativas y gráficas en ese sentido la jurisprudencia del Tribunal ha precisado que las marcas puramente gráficas, evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.* 3.10.

Finalmente el Juez consultante deberá tener en cuenta que el artículo 134 literal b) de la Decisión 486 consiente entre otras el registro de figuras o gráficos, siempre y cuando sean distintivas. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 2009-00108, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial es firmada por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. O) Cecilia Luisa AyllGñ Quinteros y Hernáp-Romero Zámbrano MAGISTRADA ¡AGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 10 Proceso 09-1P-94, publicado en la G.O.A.C. NO. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA.

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. vena dh no ” ritó AhesienTE SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10