AZ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 428-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente interno del Consultante: 06718-2013 Referencia: Signos involucrados: MÁS WONG y logotipo y nombre comercial MASS y logotipo.
Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 6718-2013-0/5'*SECA-CSJLI-PJ, recibido el 27 de agosto de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 6718-2013; y, El auto de 10 de junio del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: SUPERMERCADOS PERUANOS S. A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ (INDECOP!). Tercero Interesado: E. WONG S. A. (Perú) Hechos Relevantes 2.1. El 22 de febrero de 2011, E. WONG S. A (Perú), solicitó el registro del signo MÁS WONG y logotipo (mixto)! para distinguir seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; servicios de tarjetas de crédito, de la Clase 36 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2.2.
El 27 de abril de 2011, SUPERMERCADOS PERUANOS $. A. (en adelante SPSA) interpuso oposición contra la mencionada solicitud de registro sobre la base de ser titular del nombre comercial no inscrito MASS y logotipo desde el año 2006, el cual distingue servicios de minimarkets? o tiendas de retail en general, comprendidos en la Clase 35* de la Clasificación Internacional de Niza.
Versión Mixta del Nombre Comercial no inscrito. 23. El 18 de enero de 2012, mediante Resolución 182-2012/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró Expediente Administrativo 447264-2011. Mini mercados (Traductor de Google). Al por menor (Traductor de Google). Clase 35: actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de reagrupamiento de productos en un mismo lugar (con excepción de transporte) para ser examinados y adquiridos con comodidad por medios fisicos, especialmente productos alimenticios, bebidas gaseosas, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, productos para el cuidado personas y limpleza. 2 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. infundada la oposición formulada por SUPERMERCADOS PERUANOS S. A. y dispuso registrar el signo MÁS WONG y logotipo (mixto) a favor de E. WONG S.A. (Perú).
El 20 de febrero de 2012, SUPERMERCADOS PERUANOS $. A. interpuso recurso de apelación contra la resolución anterior. El 10 de mayo de 2013, mediante Resolución 1552-2013/TPl- INDECORPI, la Sala de Propiedad Industrial del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 182-2012/CSD-INDECOPI, que otorgó el registro de marca de servicio MÁS WONG y logotipo (mixto), manifestando que no existe similitud o conexión competitiva entre los servicios y las actividades económicas que distinguen los signos en conflicto ya que si bien ambos comparten la denominación MAS/MASS la presencia de la denominación WONG, genera un impacto fonético y visual distinto.
El 21 de agosto de 2013, SUPERMERCADOS PERUANOS $. A. interpuso demanda contenciosa administrativa contra el INDECOP! y E. WONG S. A. (Perú), solicitando la nulidad de la Resolución 1552- 2013/TPI-INDECOP!I. El 3 de febrero de 2014, mediante Resolución signada con el número Dos, el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, admitió la demanda contra el INDECOPI y la empresa E. WONG $.
A. (Perú). El 20 de enero de 2015, mediante Resolución signada con el número Ocho, el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda. El 3 de febrero de 2015, SUPERMERCADOS PERUANOS $. A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia, reiterando los mismos argumentos que esbozó en su escrito de demanda. 2.10.El 3 de agosto de 2015, mediante Resolución signada con el número Tres, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa SUPERMERCADOS PERUANOS S. A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 4.1. Señala que “( ) sí existe conexión competitiva o vinculación entre los “servicios financieros; servicios de tarjeta de crédito” que distingue la marca "MÁS WONG' de WONG y los servicios de supermercados que identifican el nombre comercial no inscrito 'MASS' de SPSA, en la medida que es una práctica usual o común en el mercado que los supermercados, minimarket y tiendas o demás comercios en general vinculados con las ventas retail (clase 35 de la Clasificación Internacional) cuenten con tarjetas de crédito (clase 36 de la Clasificación Internacional), figurando las marcas de tales establecimientos comerciales en las tarjetas de crédito”.
“( ) existe una semejanza gráfica-fonética entre los elementos denominativos 'MASS' de SPSA y 'MÁS' de WONG, debido a que gráficamente se escriben de manera casi idéntica ((MASS'-“MAS”), mientras que fonéticamente se pronuncia de manera idéntica (“MAS”). Asimismo, el “( ) nombre comercial no inscrito 'MASS* mantiene una evidente semejanza conceptual respecto del término 'MÁS' incluido en forma destacada en el signo 'MÁS WONG' de WONG, el mismo que cuenta con un significado en nuestro idioma y evoca el concepto de exceso, aumento, ampliación o superioridad en comparación expresa O sobreentendida”.
“( ) existe una estrecha relación de competencia directa, debido a que ambas empresas operan en el mercado de supermercados.” “( ) En el presente caso, WONG ha pretendido registrar como nombre para su tarjeta de crédito un signo con un contenido gráfico y fonético ( ) capaz de generar confusión en el mercado” Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda, en lo principal, expresa los siguientes argumentos: Señala “( ) que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado consisten en servicios crediticios, bancarios, financieros, de seguros e inmobiliarios, siendo prestados por profesionales o instituciones especializadas, tales como bancos, financieras, corredores de seguros y empresas de corretaje de inmuebles; en tanto que los servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros que pretende distinguir el signo solicitado tienen como objetivo ofrecer al público una gran variedad de productos de todo tipo y de distintas marcas en un solo lugar, es decir, las empresas que se dedican al servicio de reagrupamiento por cuenta de terceros se encargarán de disponer locales comerciales u organizar ferias o eventos donde distintas empresas expongan sus productos y el 4 4.2. 4.3. 44. 4.5. 5.1. público pueda escogerlos con comodidad, siendo contratados por personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades comerciales y prestados por empresas especialistas en brindar dichos servicios”.
“( ) no existe similitud o conexión competitiva entre los servicios y las actividades económicas que distinguen los signos, toda vez que son prestados por empresas y/o personas de diferente naturaleza, para cumplir funciones y satisfacer necesidades distintas". “( ) son evidentes las diferencias fonéticas y gráficas que existen entre los signos en litis, ya que desde el punto de vista fonético, si bien ambos signos comparten la denominación MAS/MASS, la presencia de la denominación WONG en el signo solicitado determina que los signos generan un impacto sonoro diferente.
Desde el punto de vista gráfico, la inclusión de elementos denominativos adicionales en el signo solicitado y de elementos gráficos y cromáticos, en el signo solicitado como en el nombre comercial de la opositora, según el caso, determina que los signos confrontados produzcan un impacto visual de conjunto diferente”. “( ) la simple coincidencia en la pronunciación de un término que compone dos signos confrontados no genera automáticamente la existencia de confusión indirecta o riesgo de asociación, sino que deberá evaluarse otros aspectos involucrados a efectos de precisar si el consumidor podrá diferenciar los signos”.
“( ) la empresa a quien le fue otorgada la marca cuestionada ya cuenta con derechos inscritos sobre la denominación MÁS, la misma que se encuentra presente en la conformación de la marca WONG MÁS ( ) por lo que es fácil concluir que el registro del signo solicitado MÁS WONG y logotipo constituye una simple variación de la marca en cuestión”.
Sentencia de primera instancia El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, en sentencia declaró infundada la demanda al considerar que: “( ) en ambos signos, tanto el elemento denominativo como el gráfico son relevantes por cuanto: ¡) en las transacciones comerciales es usual que se emplee las denominaciones de los respectivos signos distintivos para solicitar los servicios e identificar las actividades comerciales que distinguen sus titulares;
¡i) las denominaciones WONG y MASS se encuentran en una posición y en un tamaño tales que les otorga notoriedad dentro de cada signo; iii) la representación gráfica de las denominaciones WONG y MASS aunada a la combinación de 5 5.2. 6.1. 6.2. colores que se emplean en cada signo, son característicos y coadyuven a que los consumidores identifiquen que se trata de distintas empresas, es decir, aportan fuerza distintiva a los signos”.
“( ) entre los servicios que pretende distinguir E. Wong $. A. con la marca solicitada MÁS WONG y logotipo y las actividades distinguidas por el nombre comercial MASS y logotipo, no existe riesgo de confusión de ningún tipo entre los referidos signos; dado que al suscitar diferentes impresiones visuales y fonélicas, sólo tienen como semejanza el sonido de los términos MAS y MASS /masí, sin embargo ello no resulta determinante para determinar la existencia de riesgo de confusión, debido a que MÁS es un término de uso frecuente en las clase 36 y 35 de la Nomenclatura Oficial y el vocablo dominante de la marca solicitada es WONG, el cual informa a los consumidores el origen empresarial de los servicios que pretende distinguir y difiere claramente de la denominación MASS: en consecuencia, los consumidores mediante los términos WONG y MASS con sus respectivas gráficas características, diferenciarán inequívocamente el origen empresarial de los servicios y actividades distinguidos respectivamente por los signos sub litis.
Tampoco se configura riesgo de asociación puesto que el término MÁS no suscitará al consumidor el recuerdo del nombre comercial MASS y logotipo de la demandante, por los motivos expuestos, máxime si se encuentra registrada a favor de E. Wong S. A. (Certificado N” 63052) en la clase 36, de lo que se desprende que la marca solicitada es una variación de la marca mencionada.
Por consiguiente, el riesgo de la marca solicitada MÁS WONG y logotipo no se encuentra incurso en la casual de prohibición contenida en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486". Argumentos contenidos en el recurso de apelación. SUPERMERCADOS PERUANOS $. A. en su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: Existe “( ) Riesgo de Confusión entre los consumidores porque no estarán en capacidad de distinguir si el origen empresarial de la tarjeta de crédito “MÁS WONG” es de SPSA al ser titular del nombre comercial no inscrito “MASS” —el cual gráficamente es casi idéntico y fonéticamente se pronuncia idéntico que “MAS'- o si tal origen empresarial es de CENCOSUD al ser titular de la marca “WONG”.
En todo caso, conforme a lo señalado, es posible que se genere un Riesgo de Asociación entre los consumidores porque asumirán erróneamente que existe vinculación económica o relación comercial entre SPSA y CENCOSUD”. “( ) si bien ambos signos identifican servicios comprendidos en clases diferentes, lo cierto es que se presenta conexión competitiva entre éstos en la medida en que es práctica usual o común en el mercado 6 que los supermercados, minimarket y tiendas o demás comercios en general vinculados con las ventas retail (Clase 35) que cuenten con tarjetas de crédito (Clase 36), figurando las marcas de tales establecimientos comerciales en las tarjetas de crédito conjuntamente con sus socios comerciales, los cuales pueden ser otros establecimientos comerciales, entidades bancarias, operadores de tarjetas de crédito, entre otros supuestos”. 6.3.
“( ) la existencia de una Familia de Marcas conformada por el término “MASS” y de una línea de productos MASS que se comercializan en nuestras tiendas, incrementa el Riesgo de Confusión o, en todo caso, el Riesgo de Asociación entre los consumidores por la colocación en el mercado de la tarjeta "MÁS WONG”, debido a que están dirigidos a los mismos consumidores que atiende o pretende atender CENCOSUD”.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal by de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual se interpretará por ser procedente. De oficio se interpretarán los Artículos 190, 191, 192 y 193 de la antes aludida Decisión', El Tribunal consultante solicita expresamente que nos pronunciemos respecto a: “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (0) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.
“Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una ectividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191 - El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Artículo 192 - El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un nesgo de asociación con la empresa del filular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarte un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda Artículo 193.- Conforme a la legislación intema de cada Pals Miembro, el tilular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191". 7 pe D. 1. 1.1. 1.2. 1.3. *“( ) 1. La vinculación competitiva entre los servicios que pretenden distinguir los signos en conflicto. 2. El análisis del riesgo de confusión entre signos mixtos”.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial y su protección. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, figurativa y conceptual. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Conexión competitiva entre servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
La familia de marcas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial y su protección SUPERMERCADOS PERUANOS $. A. interpuso oposición contra la solicitud de registro del signo mixto MÁS WONG y logotipo sobre la base de ser titular del nombre comercial no inscrito MASS y logotipo desde el año 2006 argumentó que la normativa comunitaria no establece una limitación territorial al uso de nombres comerciales, consecuentemente, el Tribunal considera pertinente desarrollar el tema del ámbito de protección del nombre comercial.
Previamente a desarrollar el tema propuesto y dado que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión entre un signo registrado como marca (aun cuando el acto administrativo que concedió el registro no se encuentre en firme) y un nombre comercial no inscrito, resulta pertinente tener presente que conforme a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debemos entender como marca “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.
Las marcas juegan un papel preponderante en el proceso competitivo sin que esto cambie su naturaleza esencial de distinguir productos o servicios”. Por otra parte, concretamente en relación con el ámbito de protección del nombre comercial, el Tribunal ha indicado? que en el artículo 136, 7 DERECHO DE MARCAS, Jorge Otamendi, editorial ABELEDO-PERROT Buenos Aires, página 1. o Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-1P-2013. 1.4. 1.5. literal b) y en las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se encuentra regulado el depósito y la protección del nombre comercial.
En el artículo 190 de la Decisión 486 se define el nombre comercial y delimita su concepto, v.gr., “( ) Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”, definición de la cual se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1.4.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.? Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión. 1.4.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 1.4.3.
El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 1.4.4. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.
Es importante precisar el momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial, para ello pasamos a revisar los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 en los cuales se establece el sistema de protección del nombre comercial. “( ) Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceplual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486. En consecuencia, ta norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. 9 Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos O servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada Pals Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrario o depositarlo ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: 1.5.1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.
El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 1.5.2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. 1.5.3. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. 1.5.4.
Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. 10 1.6. 1.7. 1.8. 2.1 Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.
En conclusión, siendo el uso el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la Sala consultante deberá verificar si al momento en que el signo mixto MÁS WONG y logotipo fue solicitado para registro, determinó si el nombre comercial mixto no inscrito MASS y logotipo era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
La Sala consultante deberá tener en cuenta que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos.
En el proceso interno se discute si los signos mixtos MÁS WONG y logotipo y nombre comercial MASS y logotipo son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente 11 2.2 2.3 2.4 2.5 en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor literal es el siguiente: “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.
Como se desprende de esta disposición, no son registrables los signos idénticos o similares con nombres comerciales, rótulos o enseñas porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.** En cuanto al riesgo de confusión, igualmente el Tribunal ha sostenido que éste puede ser directo e indirecto.
El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver el recurso, se deberá examinar si se verificó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 10 Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006, expedida en el marco del proceso 58-1P-2006, e interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006 expedida en el marco del proceso 62-1P-2006. 12 Y 2.6 2.7 2.5.2.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.5.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.5.4.
Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. “Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra”.* Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se debió observar las siguientes reglas: 2.6.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.6.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. La Sala consultante al analizar el caso concreto deberá tomar en cuenta que el juzgado a priori haya determinado que las similitudes de los signos en conflicto se confrontan desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos “ Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Alres, Pág. 153. 13 8 3.1. 3.2. 3.3.
Como la controversia radica en la confusión de signos mixtos, es necesario que la Sala consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que los de dicha naturaleza están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.
Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que la Sala consultante haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 3.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 3.3.3.1, Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función 14 3.4. diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.3.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 3.4.1. 3.4.2, 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 15 3.5. 4.1. 4.2. 3.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.
Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
Se debe tener presente que el cotejo debe realizarse de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto MÁS WONG y logotipo y el nombre comercial MASS y logotipo. Para su análisis, también se tomarán en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Conexión competitiva entre los servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. En la controversia planteada en el presente proceso, se advierte que el signo mixto solicitado MAS WONG y logotipo distingue servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el nombre comercial no registrado base de la oposición MASS y logotipo distingue servicios de la Clase 35 de la antes referida clasificación internacional.
Por lo tanto, es necesario que la Sala consultante proceda a realizar el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre servicios pertenecientes a distintas clases. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los servicios objeto del análisis, tal y como se indica en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 864, v.gr., “( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”..
Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios amparados por los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por la marca, ya que la sola pertenencia de varios productos a una 16 4.4. misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. *? Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) b) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza?* Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines**, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. ? ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-!P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenciátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8;
Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 14 Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12- 13. 17 c) El grado de sustitución (o ¡ntercambiabilidad) o complementariedad de los productos.** En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos ¿Presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.*$ Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro!”.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.5. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los servicios que distingue los signos en conflicto.
Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los servicios amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o 15 16 Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.
De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA". [Versián española traducida por Sonia Benito Mueta] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustilución, titucionáhtzas =X E 00h UKEwI mb Uus3MANXIHRAKHRIZAKE GAEL TACHy=0n8 aged q=mi conomia%20efecto%20sustitucionáf=false> (visitado el Y de mayo de 2016). 13 servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. ** 4.6. En el caso concreto, se deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional correspondiente al signo MAS WONG y logotipo que pretende distinguir servicios de “( ) seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, servicios de tarjetas de crédito”, y, en el caso del nombre comercial opositor no inscrito MASS y logotipo de la Clase 35 que distingue servicios de “( ) minimarkets o tiendas de retail en general”. 5.
La famllia de marcas 5.1. El Tribunal abordará el tema de la familia de marcas debido a que SUPERMERCADOS PERUANOS $. A. en su escrito de apelación argumenta que “( ) la existencia de una Familia de Marcas conformada por el término “MASS” y de una línea de productos MASS que se comercializan en nuestras tiendas, incrementa el Riesgo de Confusión o, en todo caso, el Riesgo de Asociación entre los consumidores por la colocación en el mercado de la tarjeta “MÁS WONG”, debido a que están dirigidos a los mismos consumidores que atiende o pretende atender CENCOSUD”. 5.2.
Al respecto, es importante tener presente que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. *? 5.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde 16 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de Junio de 2016. 19 Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 30-1P-2011, de fecha 18 de mayo del 2011, Marca: US.
Polo ASSN SINCE 1890 (mixta) vs 19 y y figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. ? 5.4. El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. 5.5.
La Sala consultante al resolver el recurso de apelación interpuesto deberá verificar si el nombre comercial no inscrito MASS y logotipo, base de la oposición al registro solicitado, pertenece o no a una familia de marcas y en consecuencia si esto incrementa los riesgos de confusión o asociación entre los signos en conflicto. 5.6. En relación con lo anterior, la Sala consultante deberá observar si se está en frente de una familia de marcas o de una partícula de uso común, para asl verificar si se determinó correctamente el posible riesgo de confusión en el público consumidor.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada en su integridad por la Sala consultante al resolver el proceso interno 6718- 2013, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 9 ' Estallto del Tribunal. ¡PB Cecilia ME pi Quinteros MAGISTRADA 20 Ver a modo de referencia el Proceso 96-1P-2002. Interpretación Prefudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 912 del 25 de marzo de 2003. 20 HemánRámero De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
ES AS Dr. Hernáñ4tomero Zambrano >] o-Garcí [ESESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21