PROCESO: 461-IP-2015 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 461-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado (Perú) Expediente interno del Consuitante: 00191-2013-0-1801-JR-CA-08 Referencia: Cancelación parcial por no uso.

Marca: GLOBAL Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 191-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 9 de septiembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 00191-2013-0-1801-JR-CA-08;

El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: INDURAMA S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOP!| - REPÚBLICA DEL PERÚ. CENCOSUD S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Hechos Relevantes: El 20 de julio de 2010, CENCOSUD S.A. (en adelante CENCOSUD), solicitó a la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI la cancelación por no uso de la marca denominativa GLOBAL, registrada en Perú bajo el Certificado 111023 a favor de INDURAMA S.A. (en adelante INDURAMA), para distinguir los siguientes productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza: “refrigeradoras, congeladores, cocinas, hornos (con excepción de homos para experimentos), homos microondas, horno tostador, aire acondicionado, tostadoras de pan, olla a presión eléctrica, cafeteras, hervidores eléctricos” (Expediente administrativo 252087).

El 6 de abril de 2011, la Comisión de Signos Distintivos mediante Resolución 0808-2011/CSD-INDECOPI, declaró fundada en parte la solicitud de cancelación y, en consecuencia, canceló parcialmente el registro de la marca denominativa GLOBAL, limitándola a los siguientes productos: “refrigeradoras, congeladores, cocinas, hornos (con excepción de homos para experimentos), homos microondas, horno tostador y tostadoras de pan”.

Sostuvo que no se logró acreditar el uso respecto de “aire acondicionado, olla a presión eléctrica, cafeteras y hervidores eléctricos”. El 3 de mayo de 2011, INDURAMA interpuso recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo. Dicho recurso fue calificado como de apelación. Argumentó que la marca se usó para el producto “olla arrocera”, el cual es similar al producto “olla a presión eléctrica” y que por tal motivo no se debe cancelar para dicho item.

El 4 de mayo de 2011, CENCOSUD presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 3 de octubre de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución 1826-2012/TPI- INDECOPI revocó la Resolución impugnada e incluyó dentro de los productos objeto de la cancelación a los siguientes: "horno (con excepción de los hornos para experimentos) y tostadoras de pan”.

Confirmó la resolución en los demás extremos. El 9 de enero de 2013, INDURAMA presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. El 20 de febrero de 2013, el INDECOP!I contestó la demanda. El 29 de enero de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante Resolución Diez declaró fundada en parte la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución 1826-2012/TPI-INDECOPI.

El 9 de marzo de 2015, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. AS 2.10. El 9 de septiembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 3.1. 3.2. 3.3. 4.2. 4.3. 4,4. 5.1. Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante Oficio 191-2013- 0/5taSECA-CSJLI-PJ solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda interpuesta por INDURAMA S.A..: Expresó que el INDECOP! reconoció que la marca denominativa GLOBAL ha sido utilizada de manera real y efectiva para identificar el producto “olla arrocera”, dentro del período comprendido entre el 20 de julio de 2007 y el 20 de julio de 2010. Adujo que el producto "olla arrocera” es similar al producto "olla a presión eléctrica”, por cuanto ambos son utensilios de cocina que utilizan agua a una temperatura controlada, por lo que manifiesta que no se ha debido cancelar el registro de la marca para dicho producto.

Señaló que la autoridad administrativa desconoció un precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución 1183-2005/TPI- INDECOPI. Argumentos de la Contestación presentada por el INDECOPI:. Sostuvo que INDURAMA no ha usado su marca denominativa GLOBAL para distinguir los siguientes productos: olla a presión eléctrica, congeladores, horno (con excepción de homos para experimentos), tostadora de pan, aire acondicionado, cafeteras y hervidores eléctricos.

Expresó que se debe mantener el registro de la marca únicamente respecto de los productos o servicios que realmente distingue en el mercado, no de sus similares. Indicó que INDURAMA demostró el uso de dicha marca sólo respecto de algunos productos y no de todos, por lo que no cabe en este caso específico recurrir al análisis de vinculación o similitud alegado por la actora.

Manifestó que el producto “olla arrocera" no es similar, en términos del artículo 165 de la Decisión 486, al producto “olla a presión eléctrica”, porque se trata de productos diferentes y más allá de ser genéricamente ollas, poseen diseños y sistemas distintos. Participación de CENCOSUD S.A.: Por medio de la Resolución Número Tres del 17 de junio de 2013, se declaró rebelde a la sociedad CENCOSUD S.A., por no haber contestado la demanda.

MNR 7.2. 7.3. Fundamentos de la Sentencia de Primera instancia:. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Diez del 29 de enero de 2015, declaró fundada la demanda, argumentando que: “( ) La parte demandante solicita como pretensión accesoria, que se revoque la Resolución No 808-2011/CSD-INDECOPI, en el extremo que se dispuso a cancelar la marca del producto GLOBAL registrada a su favor.

( ) sustenta dicha pretensión que: i) el producto “olla arrocera”, es perteneciente o similar al producto “olla presión eléctrica” dado que ambas son ollas que funcionan con electricidad, cuya función es la cocción de los alimentos con vapor de agua, y el producto “olla presión eléctrica” puede remplazar a la "olla arrocera”. ii) al igual que las ollas, las cafeteras y los hervidores eléctricos son utensilios de cocina para la preparación de bebidas calientes.

¡ij) el aire acondicionado es utilizado para la refrigeración, al igual que las refrigeradoras y congeladores ( ) De lo anterior se advierte que no existe controversia en cuanto se ha acreditado el uso de la marca GLOBAL para distinguir las “ollas arroceras”. Ahora bien respecto a los argumentos de la contestación ( ) hay que señalar que no resultan correctos; toda vez que las ollas arroceras y las ollas a presión eléctricas si son similares ( ) Por otra parte ( ) corresponde hacer el análisis de identidad y similitud entre los productos para los cuales si ha sido acreditado el uso de la marca y los productos que se encuentran en su registro, ( ) en consecuencia realizado el análisis mencionado hay que señalar que: i) todos los productos en comparación son electrodomésticos empleados en la cocina, por tanto se encuentran dentro del mismo género;

¡i) los congeladores son similares a las refrigeradoras; ¡li) las tostadoras de pan son similares a los hornos tostadores, ya que tiene la misma finalidad ( ) en consecuencia ( ) se debió mantener vigente la marca GLOBAL, para distinguir estos, con excepción de las ollas arroceras, y sus similares( ) por los fundamentos glosados precedentemente ( ) la NACION FALLA DECLARANDO Nula la Resolución No 826-2012/TPIINDECOPI, y confirmó la Resolución No 808-2011/CSD-INDECOP!”.

Argumentos del Recurso de Apelación presentado por el INDECOPI:. Sostuvo que la sentencia incurrió en error porque la demandante únicamente demostró el uso de su marca en relación con refrigeradoras, cocinas, hornos microondas y horno tostador. Alude que el análisis de la marca denominativa GLOBAL se efectuó considerando cada uno de los productos que distingue, verificándose que no diferenció en el mercado los demás productos que se encuentran detallados especificamente en el registro. indicó que para los casos en los que el titular de la marca decide detallar con absoluta precisión cuáles son los productos que va a distinguir en el 1.1. mercado, deberá probar el uso de la marca en relación con todos esos productos.

NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la interpretación Prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente en relación con lo dispuesto en su tercer párrafo!, La Corte Consultante realizó las siguientes preguntas: “¿Cómo debe interpretarse el artículo 165 de la Decisión 4867, referido a: La forma en la que debe realizarse el análisis de vinculación o similitud en los productos cuyo uso se debe acreditar, en los casos en los que el registro de la marca de producto ha sido realizado con detalle, es decir, individualizando y/o listando cada producto materia de protección de la marca.

TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La cancelación parcial por no uso. Su relación con la conexión competitiva. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La cancelación parcial por no uso y su relación con la figura de la conexión competitiva Teniendo en cuenta que la marca denominativa GLOBAL fue cancelada parcialmente por no uso, y como quiera que la Corte Consultante realizó Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- ( ) “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”. ” (y. 1.2. 1.3. 14. 1.5. algunas preguntas sobre la procedencia de la cancelación parcial en relación con productos vinculados, se abordará el tema propuesto siguiendo la linea jurisprudencial trazada por el Tribunal sobre este asunto?, Las preguntas formuladas fueron las siguientes: “¿Cómo debe interpretarse el artículo 165 de la Decisión 4867, referido a: La forma en la que debe realizarse el análisis de vinculación o similitud en los productos cuyo uso se debe acreditar, en los casos en los que el registro de la marca de producto ha sido realizado con detalle, es decir, individualizando y/o listando cada producto materia de protección de la marca.

En función a la pregunta anterior, si el registro de marca de producto (o servicio según sea el caso) se hace de forma específica e individualizada, ¿Procede realizar un análisis relativo al principio de especialidad de dichos productos/servicios?, ¿o debe entenderse que la protección se encuentra limitada únicamente a los productos que se encuentran listados en el registro?” Como las anteriores preguntas se encuentran relacionadas y están dirigidas a indagar sobre la procedencia de la cancelación por no uso en relación con productos vinculados, se contestarán en un mismo texto como sigue: El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la figura de la cancelación parcial de la marca por no uso, en los siguientes términos: Artículo 165 “Y, Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”.

De acuerdo con esta disposición, la cancelación parcial de la marca procede cuando la falta de uso de la misma sólo afecte a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 180-1P-2006 de 4 de diciembre de 2006; 79-P-2012 de 12 de septiembre de 2012; 100-Ip-2013 de 25 de junio de 2013; 53-1P-2013 de 19 de junio de 2013; 86-1P-2013 de 16 de julio de 2013; 20-1P-2013 de 19 de julio de 2013; 141-1P-2013 de 29 de agosto de 2013; 176-1P-2014 de 22 de enero de 2015; 207-IP-2014 de 29 de enero de 2015; y 234-Ip-2015 de 7 de diciembre de 2015. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1.6.1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 1.6.2. Que los productos o servicios para los cuales no se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido utilizados, pues de no ser así se podría generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Para calificar la no similitud de los productos y/o servicios, se debe tener en cuenta lo siguiente: 1.6.2.1.Que los productos no tengan la misma naturaleza o finalidad. 1.6.2.2.Que los productos no sean conexos competitivamente. El concepto de similitud engloba también los productos O servicios conexos competitivamente. Los requisitos mencionados se desprenden de una interpretación coherente, teleológica y sistemática de las normas pertinentes contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues el Régimen Común de Propiedad Industrial busca proteger la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, así como al público consumidor, y por lo tanto no sería coherente que permitiera la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, esto es con los conexos, ya que la figura no cumpliría la finalidad para la cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. De conformidad con lo expuesto, la Corte Consultante deberá establecer lo siguiente: 1.9.1. En relación con cuáles productos la marca denominativa GLOBAL no es real y efectivamente usada en el mercado*. El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado.

Y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. 7 1.9.2. Cuáles de los anteriores productos son idénticos o similares a los productos para los cuales sí se utiliza la marca. Para esto debe tener en cuenta los siguientes parámetros de conexión competitiva: 1.9.2.1. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios.

Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también similitud o relación. 1.9.2.2.

Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 1.9.2.3.

Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitutos o complementarios la incidencia de conexión competitiva sería mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la intercambiabilidad!. 1.9.2.4. Mismo género de los productos.

Pese a que puedan cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. De modo referencial ver Proceso 68-IP-2002, pág. 28 en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos "Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid. Editorial Montecorvo, 1984, pág. 242 y ss.

Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina — Legislación — Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004 pág. 400. 8 Es muy importante tener en cuenta que los criterios no deben ser considerados aisladamente, pues un correcto análisis habrá de vincular dos o más de los parámetros descritos. 1.9.3.

Finalmente deberá establecer cuáles de los productos no son idénticos o similares, ya que sobre ellos deberá recaer la cancelación parcial por no uso. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 00191-2013-0-1801-JR-CA-08, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac manifestó salvar gl voto en el asunto de la referencia. | p- Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

ANC a ] ALÍ 77d, Herná AMOS mbrano * i dvd €: he al E SECRETAR Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.