TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: 483-1P-2015 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado (Perú) 07077-2013-0-1801-JR-CA-25 Signos en conflicto DORIA MANTEQUILLA AREQUIPENÑA y DORINA Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 7077-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 23 de septiembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 07077-2013-0-1801-JR-CA-25; y El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: UNILEVER N.V. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. ERNESTO LUPERCIO DEL CARPIO RUCASTO. Hechos Relevantes El 14 de marzo de 2011, ERNESTO LUPERCIO DEL CARPIO RUCASTO (en adelante ERNESTO LUPERCIO), solicitó el registro de la marca mixta DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA, para distinguir los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “mantequilla y quesos” (Expediente N* 449283-2011).

DORÍA FÉIN MANTEQUILLA 4 AREQUIPERA El 14 de junio de 2011, UNILEVER N.V. (en adelante UNILEVER), presentó oposición sobre la base de su marca denominativa DORINA, registrada en Perú bajo el Certificado 21050 para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: "aceites comestibles, grasas y margarinas”.

El 7 de marzo de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 785-2012/CSD-INDECOPI declaró infundada la oposición presentada por UNILEVER y otorgó el registro solicitado. El 30 de marzo de 2012, UNILEVER interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 31 de mayo de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 1835-2013/TPl- INDECOPI resolvió recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

El 3 de septiembre de 2013, UNILEVER interpuso demanda contenciosa administrativa contra el anterior acto administrativo. El 24 de abril de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve declaró infundada la demanda.

El 11 de mayo de 2015, UNILEVER interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 4.2. 5.1. El 23 de septiembre de 2015, la Quinta Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Demanda interpuestos por UNILEVER Adujo que el elemento denominativo del signo solicitado es el relevante, que la forma del rectángulo es de uso común, que la figura de una vaca es descriptiva y que la bandera peruana no es reivindicable. Sostuvo que la palabra relevante del signo solicitado es DORIA, mientras la expresión “100% peruana” no es reivindicable, como tampoco lo es la expresión “mantequilla arequipeña” por cuanto la misma es descriptiva del producto y del lugar de procedencia. Asimismo, que la grafía contenida en el signo solicitado no le otorga suficiente distintividad, motivos por los que estima que el cotejo debe hacerse entre DORIA y DORINA para concluir que los signos son ortográfica y fonéticamente confundibles.

Argumentos de la Contestación presentados por el INDECOPI. Sostuvo que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista ortográfico ni fonético y que las denominaciones DORIA y DORINA son claramente diferenciables. Manifestó que la figura de una vaca hace parte de una pluralidad de elementos que le dan distintividad al conjunto marcario y que el INDECOPI realizó un análisis global de ambos signos Participación de ERNESTO LUPERCIO De conformidad con los datos plasmados en la Sentencia signada como Resolución Nueve de 24 de abril de 2015, ERNESTO LUPERCIO fue declarado en rebeldía. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Nueve de 24 de abril de 2015, declaró infundada la demanda, a lo cual expuso: *( ) para determinar que existe riesgo de confusión o de asociación entre dos signos materia de Litis se debe considerar una serie de criterios establecidos ( ) al apreciar de forma sucesiva los signos y sus aspectos en conjunto, el juzgado concluye que no genera riesgo de confusión en tanto que el signo del señor Carpio contiene elementos gráficos que lo diferencian de la denominación DORINA. 7.

“( ) la naturaleza y la forma de comercialización de los productos se puede observar que resultan productos similares en tanto la marca DORINA (denominativa) distingue aceites comestibles, grasas y margarinas de la Clase 29 de la clasificación internacional, mientras que la marca DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA (mixta) distingue mantequilla y quesos de la misma clase evidenciando que tiene distintos canales de comercialización. “( ) la comparación entre un signo mixto y uno denominativo, se debe tener en cuenta el elemento de mayor relevancia que conforma el signo mixto, pues, teniendo en consideración dicho elemento, se debe determinar si existe semejanza gráfica, fonética y conceptual ( ) de este modo, se ha acreditado que la coexistencia de ambas marcas en el mercado no causará riesgo de confusión en el público consumidor en tanto los signos son diferentes y distinguible entre sí. Por lo tanto, el razonamiento realizado por el Indecopi al cotejar los signos en materia resulta de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo No 1075 y a la jurisprudencia elaborada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

“( ) por consiguiente, de conformidad con lo prescrito en las normas indicadas, las consideraciones expuestas, y el dictamen fiscal FALLO: declarando INFUNDADA la demanda”. Argumentos del Recurso de Apelación 7.1. UNILEVER reiteró los argumentos expuestos en la demanda. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente, y se atenderá la siguiente pregunta formulada por la Corte Consultante: ¿Cuáles son los criterios que deben utilizarse para determinar la existencia de riesgo de confusión entre dos signos semejantes en el aspecto denominativo, pero en el que uno de ellos complementa este elemento con otros figurativos comunes en la clase? Además, de oficio se interpretará el artículo 135 literales g) y e) de la misma normativa.! Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- (..) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; Articulo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 4 1.1. 1.2.

1.3. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos. Análisis de registrabilidad de signos conformados por elementos gráficos y denominativos de uso común y descriptivos.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA (mixto) es confundible con la marca DORINA (denominativa), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial plasmado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Sobre esta causal se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudiciales: 55-1P-2013 del 8 de mayo de 2013 y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013. 5 1.4. 1.5. 1.6. registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, la Corte Consultante deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los servicios amparados con los los signos DORIA 6 1.8.

2.1. MANTEQUILLA AREQUIPEÑA (mixto) y DORINA (denominativo), y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.8.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4. Alefectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, en consecuencia para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA con el signo denominativo DORINA, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que los denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de significado, mientras que los mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP- 2009. 7 2.2. 2.3. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas* para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.2.5.

Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4. En el presente asunto como el elemento denominativo del signo mixto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros*: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014, Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del 8 2.5. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, la Corte Consultante deberá realizar el cotejo del signo mixto mixto DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA y el denominativo DORINA en conflicto para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P- 2015. 9 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. Análisis de registrabilidad de signos conformados por elementos gráficos y denominativos de uso común y descriptivos.

Como en el proceso interno se controvierte que la bandera peruana, la figura de la vaca y las expresiones “mantequilla arequipeña” y “100% peruana” son descriptivas, y que la forma de un rectángulo es de uso común, cuyos elementos están contenidos en uno de los signos en conflicto, se abordará el tema en referencia con base en pautas de interpretación trazadas por el Tribunal al respectof, El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras o expresiones, que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (0) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los elementos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a representar una designación de uso común. Sin embargo, es posible que los gráficos, palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otros elementos, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podria impedir que los elementos de uso común sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque los gráficos, expresiones, palabras y partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-1P-2015. 10 o 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Otro tanto acontece con los signos descriptivos, cuya noción conceptual en el Derecho de Marcas, corresponde a aquellos que informan exclusivamente sobre las caracteristicas o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus caracteristicas, cualidades o propiedades según se trate.

Los signos meramente descriptivos tampoco pueden ser registrables como marcas, al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

En línea de principio los elementos descriptivos, al igual que los de uso común atrás considerados, carecen de distintividad, y consecuencialmente no procede su registro como marca de acuerdo con lo previsto en la norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más elementos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro.

En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio. 3.10.

De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran gráficos, particulas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas. 11 3.11.No obstante, si la exclusión llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 3.12.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común o descriptivos en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus descriptivo o de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios intimamente relacionados. 3.13.La Corte Consultante pregunta: “¿Cuáles son los criterios que deben utilizarse para determinar la existencia de riesgo de confusión entre dos signos semejantes en el aspecto denominativo, pero en el que uno de ellos complementa este elemento con otros figurativos comunes en la clase?” 3.14.

De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, la Corte Consultante deberá determinar si la figura de una vaca, de la bandera peruana, la forma de rectángulo, y las expresiones “mantequilla arequipeña” y “100% peruana”, son de uso común o descriptivas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común o descriptivos que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 3.11.

La conexión competitiva en productos de la misma Clase (29) La marca mixta DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA se solicitó para amparar “mantequilla y quesos” de la Clase 29, mientras la marca denominativa DORINA se encuentra registrada para amparar “aceites comestibles, grasas y margarinas” de la misma Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 12 4.2. 4.3.

Las Clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinan la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios allí indicados expresamente conforme igualmente lo previene el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000 (Párrafo Segundo). Por lo tanto, es perfectamente posible que puedan existir marcas idénticas o similares en la misma Clase sin que ello genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, siempre y cuando amparen productos que sean diferentes o que no sean idénticos o similares.

Para orientar el análisis de conexión competitiva en el presente asunto, el Tribunal habrá de considerar los referentes jurisprudenciales en los cuales este tema ha sido tratado”, sobre la base de poder desentrañar cierta relación o grado de vinculación entre los productos y/o servicios de los signos en conflicto, con capacidad de generar conexión competitiva, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo matizando así la regla de especialidad? como se explican a continuación: 4.3.1.

La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla (que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 4.3.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 111-1P-2013 del 16 de octubre de 2013; y 25-IP-2014 del 29 de mayo de 2014.

El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares.

Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-1P-2005. 13 4.3.3. Similares medios de publicidad.

Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 4.3.4.

Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 4.3.5. Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitutos (intercambiables) o complementarios, la incidencia de conexión competitiva sería mayor. En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro?.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La relación precio-demanda en la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro".

Para apreciar la sustitución entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, 10 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-IP-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAVV. "Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación — Jurisprudencia”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robin WELLS. “Introducción a la Economía", traducido al español por Sonia Benito Mueta. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247, 14 4.4. los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

El análisis de la complementariedad entre productos y/o servicios, por su parte, debe realizarse, igualmente, teniendo en consideración los canales de distribución, características de la comercialización, puntos de venta, el género, la naturaleza, la utilización, etc. Aunque, a diferencia de otros criterios propios de la conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o servicios identificados por los signos comparados podría fundamentar, por sí mismo, la existencia de una conexión competitiva entre estos”*.

A este respecto, cabe indicar que los productos o servicios accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal. En ese sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitud*?. En conclusión, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, es necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Asimismo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

En este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 13 Al respecto, cabe citar, a titulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, ya citada, apartados 22 y 23: *22 En la medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo, no haber tomado en consideración todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen, la comercialización, los canales de distribución y los puntos de venta de esos productos, procede señalar, en primer lugar, que, en la parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son similares debido a su complementariedad, considerando —en particular, en el apartado 43 de esa sentencia— que los argumentos planteados por el Sr. Hesse especificamente en ese contexto no podlan desvirtuar tal apreciación. 23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierto que se trata de un criterio autónomo, que puede fundamentar, por si mismo, la existencia de dicha similitud.” (Subrayado por fuera del texto).

Instituto Federal de Propiedad intelectual de Suiza, Op. Cit. Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 15 4.5. En el caso concreto, la Corte Consultante al resolver el recurso de apelación interpuesto por UNILEVER, deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza que amparan los signos DORIA MATEQUILLA AREQUIPEÑA (mixto) y DORINA (denominativo), de conformidad con lo desarrollado en los puntos precedentes.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 07077-2013-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. y YU Y Cecilia Luisa AyHón Quinteros MAGISTRADA y Julie 3) m0 Hernán/Romero Zambrano MAGISTRADO PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16