TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de julio de 2016 Proceso: 488-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo Consejo de Estado de la República de Colombia (Colombia) Expediente interno dei Consultante: 2010-00349 Referencia: Marcas A ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El oficio 3153, recibido el 28 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno N* 2010-00349; y, El auto de 20 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Aldo Group International AG y E 2.1. 2.2. 2.3. 24. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: Silvano Aldo Sicilia Guzzo Hechos relevantes El 18 de febrero de 2008, Silvano Aldo Sicilia Guzzo solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro de la marca A ALDO (mixta) para distinguir "tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y mesa, incluyendo pañuelos” comprendidos en la clase 24 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, “la Clasificación Internacional de Niza”).
Publicado el extracto de la solicitud, Aldo Group International AG, formuló oposición, dentro del plazo, al registro de la marca solicitada sobre la base de la presunta similitud ortográfica, fonética e ideológica o conceptual con la marca ALDO PANETTI (denominativa), registrada en las clases 18?, 25? y 35* de la Clasificación Internacional de Niza.
El 27 de febrero de 2009, mediante Resolución 09330, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición interpuesta por Aldo Group International AG, por no estar comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El 30 de abril de 2009, mediante Resolución 21600, la División de Signos Distintivos resolvió no acceder al planteamiento de revocatoria directa de la Resolución 09330 y, en consecuencia, confirmó dicha Resolución. Expediente administrativo 08-16050.
Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guamnicionería. Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 2 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
El 16 de julio de 2010, Aldo Group International AG, presentó acción de nulidad contra las resoluciones 09330 de 27 de febrero de 2009 y 21600 de 30 de abril de 2009, expedidas por la División de Signos Distintivos de la SIC. El 1 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de remitir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la respectiva solicitud de interpretación prejudicial.
Argumentos de la demanda Aldo Group International AG interpuso demanda de nulidad manifestando esencialmente lo siguiente: La jurisprudencia establece las reglas para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión entre ellas; en el caso del cotejo de las marcas ALDO PANETTI (denominativa) y A ALDO (mixta), en cuanto a la similitud ortográfica, se constatará que ALDO está escrita de la misma manera y demuestra que existe una reproducción parcial del signo previamente concedido; esta similitud del 50% entre las marcas confrontadas sucede igual respecto a la similitud fonética, siendo común a las dos marcas la acentuación en la sílaba AL.
En lo que concierne a la similitud ideológica o conceptual, según la resolución impugnada, ambas marcas evocan al atributo de la personalidad del nombre de las personas porque ALDO corresponde a un nombre y PANETTI es un apellido. Tomando en cuenta el concepto de las expresiones confrontadas, carece de sentido que no se haya considerado que existe un riesgo de confusión frente a los consumidores.
La Administración señala que las palabras cotejadas distinguen suficientemente a las dos marcas. Los motivos que dan lugar a la negación de una marca no requieren de la materialización de un riesgo, sino de la existencia del mismo; así, siendo evidente la existencia de un riesgo de confusión derivado de la similitud ideológica o conceptual, carece de fundamento afirmar que las dos marcas pueden coexistir en el mercado.
Existe riesgo de confundibilidad indirecta derivado del hecho de haberse permitido el registro de la marca A ALDO (mixta) cuando ya existía la marca ALDO PANETTI (denominativa). En palabras del Tribunal, “esta confundibilidad se presenta cuando existe el riesgo de que el consumidor final asocie el origen empresarial de un producto con el origen de otro; así, el simple riesgo de confusión es motivo suficiente para denegar el registro de una marca, pues la confusión indirecta se presenta automáticamente cuando hay reproducción parcial de los signos”. 3.5. 3.6. 4.2.
Al examinarse en conjunto los signos, por tratarse del cotejo de una marca compuesta frente a otra no compuesta, son los elementos comunes los llamados a determinar las semejanzas entre las marcas. Así, la marca ALDO PANETTI (denominativa) y la marca A ALDO (mixta), tienen solo un elemento común, pero el mismo representa la palabra más distintiva de la primera marca reproducida.
La complementariedad de las marcas es evidente, si se tiene en cuenta que existe una conexión competitiva de los productos de la clase 24 con la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, los mismos que se relacionan fácilmente al punto que el consumidor pensará que tanto la materia prima como el producto final de las marcas son del mismo empresario, por lo que no hay lugar a la coexistencia de las mismas en el mercado.
Argumentos de la contestación a la demanda La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo básicamente: a) Las pretensiones formuladas por el accionante carecen de apoyo jurídico y sustento legal para que prosperen. La SIC no incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; por el contrario, se fundamenta en esta, así como en la jurisprudencia y la doctrina aplicable al caso concreto. b) Conforme a los documentos acompañados al expediente, se concluye en forma clara y precisa que la SIC, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de marcas, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, en consecuencia, el fundamento legal de los actos administrativos de la SIC se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia de marcas.
No se encuentra en el expediente escrito de contestación a la demanda por parte de Silvano Aldo Sicilia Guzzo, tercero interesado en el proceso. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, “Artículo 136.- No pedrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 4 Y IM 1.1.
1.2. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios.
Conexión competitiva entre las clases 24 y 18, 25 y
35. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca A ALDO (mixta) solicitada por Silvano Aldo Sicilia Guzzo, y la marca ALDO PANETTI (denominativa), registrada a favor de Aldo Group Intemational AG, sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda en acción de nulidad y restablecimiento de derecho.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(y. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o du asociación; 5 1.1. 1.3 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-1P- 203, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6. 6 1.4 1.3, d) pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?, Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan?.
Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante*?, Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:!! a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan “oa ibid.
Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. ibid. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. 8. 7 Ye 1.4, 2.1. 2.2. 1.2. insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor!?, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir'3.
De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables?*, Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta.
El Tribunal analizará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca A ALDO (mixta), solicitada por Silvano Aldo Sicilia Guzzo, y de la marca ALDO PANETTI (denominativa), registrada a favor de Aldo Group International AG, sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda.
Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo compuesto y uno mixto con parte denominativa compuesta, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual.
Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso!S, Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015.
En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014. Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. Véase, a modo referencial, Procesos 55-1P-2013, p. 12; 178-1P-2015, p. 10. 1.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Sialrealizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial'$, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión?”. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*$ (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 16 17 Véase, a modo referencial, Proceso 129-1P-2015, p. 10. En lo que concieme al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”.
Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.
Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, característica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.
Véase, a modo referencial, Proceso 88-1P-2015, pp. 10-11. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4 Comoquiera que el elemento denominativo del signo mixto solicitado es compuesto y el signo opositor es uno denominativo compuesto (integrado por dos o más palabras**), para realizar un cotejo adecuado se debe analizar el grado de preponderancia de las palabras que lo componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca; a tal efecto son aplicables los siguientes parámetros:2 a) b) d) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la preponderancia en el conjunto.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Véase, a modo referencial, Proceso 12-1P- 2014, p.10. Véase, a modo referencial, Proceso 178-1P-2015, p. 12. 10 2.5 En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios. 3.1.
En el caso concreto, Aldo Group International AG, en su escrito de demanda de nulidad, considera, al igual que la División de Signos Distintivos de la SIC, que las marcas en conflicto evocan un atributo de la personalidad, el nombre propio, en tanto ALDO corresponde a un nombre y PANETTI a un apellido. Sin embargo, manifiesta asimismo que, tomando en cuenta el concepto de las expresiones confrontadas, carecería de sentido que no se haya considerado que existe un riesgo de confusión frente a los consumidores.
En tal virtud, el Tribunal estima conveniente desarrollar el presente tema. 3.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal e), cuyo tenor es el siguiente: 3.3. El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
( )”. 3.4, Sobre la causal en referencia, es decir, la utilización como marca de los nombres, apellidos y seudónimos, es preciso destacar que la prohibición 11 pe 3.5. 3.6. 3.7. prevista en el Artículo 136 literal e) de la Decisión 486, a diferencia de lo que establecía el Artículo 83 literal f) de la Decisión 344, no limita su alcance solo a los nombres de las personas naturales haciendo extensiva la prohibición de registro a las personas jurídicas, pero incluyendo expresamente, como elemento subjetivo adicional para que se configure el impedimento de registro, que la utilización del nombre, apellido, firma, titulo, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura como marca, afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o de las personas naturales?!.
A este respecto, Otamendi explica: “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona. El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas', no son comparables a 'Pérez, González o Díaz'.
En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchill' dijo: 'Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia”.
Cabe destacar que la Doctrina y la Jurisprudencia han señalado, con fundamento en la causal de irregistrabilidad que se analiza, contemplada en el literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, que quienes tienen la posibilidad de invocar la protección por la utilización inconsulta de su nombre, apellido, seudónimo, etc. son precisamente los titulares del nombre o sus herederos.
En consonancia con lo anterior, la referida disposición exceptúa del impedimento de registro, al signo que, consistente en el nombre de una persona distinta del solicitante, acredite el consentimiento dado por parte de la persona titular del nombre propio o por sus herederos”, El nombre como medio de identificación del individuo es un atributo de la personalidad que por su naturaleza no se presta a su 21 22 23 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 57-IP-2003 de 9 de julio de 2003, p. 6.
OTAMENDI, Jorge, "Derecho de marcas”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 4* edición 2002, p. 96; citando, entre otros, en los Procesos 1-IP-2011, p. 15, y 171-1P-2015, pp. 12-13, Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 171-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, p. 13. 12 3.8. 3.9. comercialización. Sin embargo, la normativa andina establece varias salvedades para el registro de nombres propios, entre los cuales se encuentra el principio general de que podrán registrarse como marca únicamente cuando corresponda al solicitante o cuando exista la certeza de que la marca a registrar sea identificada por la generalidad del público como distinta al peticionario?*, En consecuencia, se protegen los nombres que son identificados de forma amplia por el público, debido a su notoriedad.
Esta protección se deberá aplicar exclusivamente cuando el nombre solicitado para su registro corresponda a un nombre totalmente identificable y conocido por el público, pues de lo contrario se afectaría la identidad y prestigio de la persona cuyo nombre notorio se solicita, pudiendo únicamente ser la persona titular del nombre, o sus herederos directos, los autorizados a realizar dicho pedido?, Sin embargo, es preciso destacar que el nombre de pila per se, no identifica a una persona como tal.
Si la exigencia de solicitar su autorización se refiriera a esos nombres, la norma se volvería inaplicable por la imposibilidad física de cumplirla. El literal comentado, exige la autorización de los herederos, en caso de personas fallecidas para la inscripción del nombre. Los herederos a quienes se les protege en sus derechos inalienables de la persona (como el nombre), no se verían afectados con la inscripción, si esta tuviera relación únicamente al nombre propio de su antecesor, pues no podría establecerse la identificación o confusión real entre el nombre que se pretende registrar y el nombre del causante, aunque los dos fueran los mismos?*. 3.10.Otra corriente de tratadistas estima que la expresión "nombre" hace relación únicamente al apellido, que es el que identifica a las personas y que puede ser materia de protección marcaria.
Aquí también, surge la inquietud de que, si el apellido que se utiliza como marca es "Pérez", "Ramirez" o "García"; ¿cuántas personas no llevan este apellido o patronímico y cuánta dificultad revestiría solicitar la autorización a todos los que se apellidan Pérez, Ramirez o Garcia?. Desde luego hay excepciones con apellidos notorios como "Churchill", "De Gaulle", "Picasso", en los cuales la autorización exigida por la ley es necesaria bien sea directamente a su titular o a sus herederos””, 24 25 27 En ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 171-1P-2015, ya citada, p. 14. tbid.
En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 2-1P-95 de 19 de septiembre de 1996, p. 13. Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 2-1P-95, ya citada, p. 13. 13 3.11.La identificación cabal de una persona es pues siempre el nombre completo, es decir, el primer nombre y el apellido, utilizados conjuntamente?, Si la pretensión jurídica es proteger ese derecho personal, la prohibición contemplada ha de referirse a esos casos y no solo al nombre propio o solo al patronímico, excepto en el caso de los apellidos notorios.
Esta prohibición subsiste cuando se vaya a utilizar, para el registro, un nombre ajeno; no así en el caso de utilización del nombre personal que corresponde al titular de la solicitud, derecho que se deriva de la legitimación que toda persona tiene para emplear su nombre en las actividades que la ley le faculta?. 3.12. A este respecto, cabe destacar que, en relación con los derechos de un homónimo de usar su nombre con fines comerciales, dicho homónimo también podría usar su nombre como marca bajo reserva de introducir un elemento de distinción para evitar toda confusión*?, En ese sentido, lo que pretende proteger la norma objeto de análisis no es el nombre de una persona sino su expresión exterior, abriendo así, la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro de marcas si cada nombre es registrado de una manera peculiar y distintiva con respecto al otro?”. 3.13.
En consecuencia, la inscripción de un nombre propio no está sujeta a la regla especialisima respecto a la inscripción del nombre y apellido o solo de este. Ese vocablo se sujeta a las reglas comunes sobre la inscripción en cuanto sea confundible con otro previamente inscrito o solicitado. Es decir, el nombre propio, por más que tenga peculiaridades especiales o distintivos exteriores, no será registrable de existir un signo idéntico o similar registrado o solicitado con anterioridad??, 3.14.
En cualquier caso, solicitado el registro de un nombre (nombre y apellido o solo apellido), este no se encuentra eximido del correspondiente examen de registrabilidad ni tampoco de la posibilidad de ser sujeto de 28 29 3s 3 Véase, al respecto, lo explicado por Manuel Pachón: “A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el derecho marcario colombiano, equivale únicamente al nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el sólo apellido.
Los nombres geográficos también son nombres propios, pero su regulación legal es diferente (PACHÓN MUÑOZ, Manuel, "Manual de Propiedad Industrial”, Temis, 1984, p. 96; citado en el Proceso 23- 1P-99 p. 10. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 2-IP-95, ya citada, p. 13. Véase, a titulo referencial e ilustrativo, la Sentencia dictada dentro del Proceso de oposición de la marca Lafite Rotschild et Mouton Rotschild contra el signo Alfred Rotschild.
Cf. Chamoulaud- Trapiers, Annie. Droit des affaires, Editions Bréal, 2007, p. 136. Así, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 2-1P-95, ya citada, p. 14. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 2-1P-95, ya citada, p. 15. 14 oposición por la confundibilidad, en los términos señalados, con otro signo previamente registrado o con solicitud prioritaria.
El nombre pasa, por lo tanto, de ser un atributo de la personalidad y de la propia individualidad de la persona, a convertirse en elemento de análisis y observaciones para efectos del registro de marcas*. 3.15. En el presente caso, en tanto la marca solicitada a registro A ALDO 4.2. (mixta) contiene únicamente un primer nombre, sin hacer alusión a ningún nombre patronímico o apellido, no afectaría la identidad o prestigio de persona alguna, por cuanto no sería apto para identificar cabalmente a ninguna persona en particular.
Adicionalmente, se deberá proceder a realizar el correspondiente examen de registrabilidad, sujetándose a las reglas comunes de inscripción de signos, teniendo en cuenta la naturaleza mixta del signo solicitado y la posibilidad de usar un nombre como marca bajo reserva de introducir un elemento de distinción (gráfico en este caso) para evitar la confusión con signos previamente registrados que contengan el mismo nombre.
Conexión competitiva entre las clases 24 y 18, 25 y 35. Silvano Aldo Sicilia Guzzo solicitó el registro de la marca A ALDO (mixta) para distinguir “tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y mesa, incluyendo pañuelos” comprendidos en la clase 24. Por su parte, ALDO PANETTI (denominativa), signo sobre la base del cual se formuló la oposición al registro, se encuentra registrada para distinguir productos comprendidos en las clases 18% y 25%, así como servicios en la clase 35% de la Clasificación Internacional de Niza.
Por lo tanto, el Tribunal estima pertinente referirse al presente tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 48677, 35 37 fbid.
Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guamicionerla. Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrereria. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros ulilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 15 A” 4.3.
Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar 4.1. el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes*", Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza?**.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines%, la tecnología empleada, la finalidad o función**, 39 40 41 Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado por fuera del texto).
En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 156-1P-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.
Véase, en ese sentido, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP- 2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. Los productos son similares si se puede presumir que recurren a un mismo “know-how” y persiguen un mismo propósito general.
Véase, en ese sentido, a modo referencial, instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza (Institut Féderal de la Propriété Intellectuelle), “Directives en matióre des marques”, Berna, 2014, p. 178. 16 17 el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios*. Respecto al criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta casi exhaustiva.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros indicios%, Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de simititud%. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios%, En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro%, 42 43 45 46 Véase, a título referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, asunto C-50/15 P, Kurt Hesse c/ OAMI - Hubert Ampferl - Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, apartado 23: “un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos" (Subrayado por fuera del texto).
En ese sentido, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. Cabe indicar que no existe, generalmente, riesgo de confusión entre un producto principal y sus componentes, siendo esto particularmente válido para los productos compuestos. Adicionalmente, las materias primas y los productos semielaborados no son, en general, similares al producto terminado.
Sin embargo, podría darse una excepción a este principio cuando, para el público, las materias primas tienen tal importancia en la calidad del producto terminado que únicamente podrian ser atribuidas al mismo titular del signo que distingue el producto terminado. Ibid. Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-1P-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAVV. “Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación — Jurisprudencia”.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 17 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro*.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. El análisis de la concurrencia del factor o indicio referido a la complementariedad entre productos o servicios, por su parte, debe complementarse con un examen del criterio referido en el punto anterior (e.g., canales de distribución, características de la comercialización, puntos de venta, género, naturaleza, utilización, etc.).
Aunque, a diferencia de otros criterios de propios de la conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o servicios identificados por los signos comparados podría fundamentar, por sí mismo, la existencia de una conexión competitiva entre estos*, 47 48 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustitulrá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robin WELLS. “Introducción a la Economía", traducido al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247. Al respecto, cabe citar, a título referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, ya citada, apartados 22 y 23: “22 Enla medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer molivo, no haber tomado en consideración todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen, la comercialización, los canales de distribución y los puntos de venta de esos productos, procede señalar, en primer lugar, que, en la parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son similares debido a su complementariedad, considerando —en particular, en el apartado 43 de esa sentencia— que los argumentos planteados por el Sr. Hesse especificamente en ese contexto no podían desvirtuar tal apreciación. 23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se traía sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierto que se trata de un criterio autónomo, que puede fundamentar, por sí mismo, la existencia de dicha similitud.” (Subrayado por fuera del texto). 18 A este respecto, cabe indicar que los productos o servicios accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal.
En ese sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitud, 4.2. Finalmente, cabe indicar que puede existir similitud entre un producto y un servicio. En tal caso, se deberá examinar, desde el punto de vista del consumidor, si el titular de una marca de servicio puede igualmente dedicarse a la fabricación o distribución de los respectivos productos o, a la inversa, si el titular de una marca de producto puede prestar los correspondientes servicios.
En tal caso, el consumidor percibirá el producto y el servicio como una prestación que forma un todo coherente. Así, por ejemplo, los servicios de reparación y mantenimiento que complementan la oferta de productos, pueden ser considerados como similares a estos (servicio postventa)?0, 4.3. Se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
A objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión competitiva, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito?. 4.4.
En el caso concreto, se debe determinar si existe conexión competitiva entre los productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado A ALDO (mixto) y los productos contenidos en las clases 18 y 25, así como los servicios incluidos en la clase 35 de la referida Clasificación, que distingue la marca opositora.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2010-00349, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 5 Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit. 50 Ibid., p. 179.
El Véase, en ese sentido, por ejemplo, Proceso 67-1P-2002, ya citado, p. 8; Proceso 68-1P-2002, ya citado, p.11. 19 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | j | / Ea DA Cecilia 14 de Aytióñ Quinteros MAGISTRADA Merchán ISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. p A $ ' AAN — Hernán Rómero-Zambrano Juligy' Cesar Navarro SIDENTE SECRETARIO (E) Notifiquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20