TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de julio de 2016 Proceso: 492-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00559 Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca FIGURATIVA Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

VISTOS: El Oficio 3151, recibido el 28 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00559; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandantes: TROLLI IBÉRICA S.A. e y 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. MEDERER GMBH. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: PROCAPS S.A. Hechos relevantes El 4 de abril de 2008, Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH presentaron cancelación por falta de uso contra la marca FIGURATIVA!, registrada a favor de PROCAPS S.A. para distinguir productos en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)?. y Cs eN AENA El 17 de febrero de 2009, mediante Resolución 6177, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) denegó la cancelación total por no uso de la marca FIGURATIVA.

Sin embargo, canceló parcialmente el registro de la marca, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: "chocolate, café, té, azíicar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsa para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”.

En consecuencia, el certificado correspondiente a la marca FIGURATIVA se modificó y se redujo a distinguir: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”. Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH presentaron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. 1 Certificado No. 281110. 1 Chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsa para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos” y limitar a Únicamente dulces, gomas, bombones y lodo tipo de productos de confitería. 2 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

El 20 de abril de 2009, mediante Resolución 18118, la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 6177. El 17 de julio de 2009, mediante Resolución 36007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 6177. Mediante escrito de septiembre de 2009, Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH presentaron acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado contra las Resoluciones 6177, 18118 y 36007.

El 1 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda de nulidad Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH interpusieron demanda en la que manifestaron que: En el presente caso, el uso de ta marca FIGURATIVA no se efectuó en la forma como la misma se encuentra registrada, es decir, en su forma figurativa, sino que se aportó como única prueba de uso un disco compacto que contiene fotografías de etiquetas en las cuales aparecen las palabras TROLL! CLASSIC BEARS acompañada de la figura registrada como marca.

Que dentro del expediente no aparecen pruebas, ni de facturas, ni certificación de revisoria fiscal en donde conste que el signo TROLLI CLASSIC BEARS tenga incorporada la figura cuya cancelación se demanda, ni aparece prueba alguna del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486. De la jurisprudencia andina, se desprende que es un elemento esencial de la marca el hecho de que la misma sea una marca mixta, denominativa o figurativa, ésta no es una calificación al azar, y el hecho de que la misma constituya una marca figurativa, mixta O denominativa, la identifica.

Por lo tanto, al tratarse de un elemento definitivo e identificado, no puede probarse el uso de una marca mixta a través de su denominación, ni puede probarse el uso de una marca mixta denominativa a través del uso de un signo que combine elementos gráficos y denominativos. 3.5. En el presente caso, en ninguna parte se prueba que al signo mixto efectivamente usado en el comercio se le hubiera incorporado la figura objeto de la solicitud de cancelación. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.2. La SIC presentó contestación a la demanda señalando que: Los productos que hacen relación a la marca FIGURATIVA registrada, se acompañaron de la expresión CLASSIC BEARS, la cual es utilizada de manera simultánea con la marca FIGURATIVA registrada.

En las facturas, las expresiones TROLLI CLASSIC BEARS nos referirán directamente los productos amprados por la marca FIGURATIVA registrada. Adicionalmente, si observamos los empaques aportados por la parte accionada, se evidencia que los mismos están conformados por los elementos mencionados, en la parte superior la marca TROLLI, bajo ella la expresión CLASSIC BEARS y en la parte inferior hacia la derecha, en un tamaño importante, la marca FIGURATIVA registrada, esto es, figura de osos con sus OSeznos. En este caso, la marca FIGURATIVA y la marca TROLLI son utilizadas conjuntamente.

Además, cada una de ellas tiene una posición importante en el conjunto, toda vez que tienen una distancia suficiente que permite al consumidor diferenciarlas la una de la otra. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que las marcas figurativas, en principio, son impronunciables, por lo cual es válido que el titular de una marca figurativa la acompañe de expresiones que faciliten al consumidor solicitarla en el mercado, lo cual resulta evidente en el caso en estudio.

La modalidad en que se efectuó la comercialización de los productos identificados con la marca FIGURATIVA fue a través de autorización a la empresa PROCAPS S.A., quien facturó a nombre de otras empresas e incluso particulares, las gomas TROLLI CLASSIC BEARS, lo cual se evidencia de las facturas. Finalmente, teniendo en cuenta el valor unitario de cada producto y las ventas realizadas en el periodo correspondiente, se concluye que debieron ser muchas las unidades que se comercializaron toda vez que el valor de las ventas fue cuantioso y seguramente correspondió a un porcentaje importante del mercado relevante.

En su contestación PROCAPS S.A. como tercero interesado manifestó que: 4.2.1. El Artículo 165 de la Decisión 486 no tiene relación alguna con los hechos y argumentos esgrimidos en la demanda. Por lo tanto, existen motivos suficientes para denegar la totalidad de las pretensiones allí incluidas. Esto es así porque la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o de plena jurisdicción, tiene una naturaleza particular que se concreta en que no basta la lesión de un derecho, sino que dicha afectación tiene que venir dada por un acto administrativo teñido de ilicitud. 4.2.2.

PROCAPS S.A. demostró el uso de la gráfica que fue registrada como marca en el mercado colombiano, para identificar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.3. Aparentemente, Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH desconocen que un registro de marca figurativa solo exige el uso de la gráfica completa, sin importar qué diseños adicionales o expresiones de más se usen en conjunto con aquella. 4.2.4.

A la luz de la jurisprudencia del Tribunal Andino, se evidencia que el acervo aportado al expediente coincide totalmente con la marca figurativa registrada, en el sentido de que era el mismo dibujo y no una versión parcial o distinta de manera alguna. En efecto, la marca figurativa siempre se ha usado con elementos denominativos, como refiere el citado Tribunal.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 4. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 1653 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 3 “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. Cc. D. 1. 1.1 1.2. 1.3. 1,4. 2. De oficio se interpretará el Articulo 166% inciso tercero de la Decisión 486. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso. 2.

La cancelación parcial de un registro de marca. 3. De la prueba de uso de la marca. 4. El uso de la marca de manera diferente a la registrada. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN De la cancelación de un registro de marca por falta de uso. Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH presentaron cancelación por falta de uso en contra la marca FIGURATIVA, registrada a favor de PROCAPS S.A. para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón por lo cual se abordará esta figura.

Los artículos 165 a 170, salvo el 169% de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. “Artículo 166.- “( ) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca".

El Artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara. 6 el 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Paises Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Considerando la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá plasmarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a titulo oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello establece la presunción de que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 4.8.1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 4.8.2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo. etc. 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. 24. 2.5.

Una vez analizado lo anterior, se deberá analizar si la marca FIGURATIVA fue usada en el mercado de una forma real y efectiva, O si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación. La cancelación parcial de un registro de marca La autoridad nacional de conformidad con el Artículo 165 inciso tercero de la Decisión 486 canceló parcialmente el registro de la marca FIGURATIVA, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: "chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsa para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”, por lo que se revisa en este punto la cancelación parcial de una marca quedando vigente únicamente para dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería. La disposición antes citada es clara, en el sentido de que cabe la cancelación parcial de una marca, siempre y cuando la falta de uso afecte a uno o algunos de los productos O servicios contenidos en el certificado de registro, y tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Esta llamada identidad o similitud de los productos o servicios debe ser entendida como la conexión competitiva entre los mismos, ya que por más que el titular no pruebe fehacientemente en un proceso de acción de cancelación que uso su marca, si probó que otro producto o servicio relacionado si está en el mercado, es suficiente como para que la autoridad no cancele ese registro.

La razón por la que no se debe cancelar parcialmente una marca cuando sus productos son relacionados es precisamente por salvaguardar al público consumidor en tanto en cuanto si obtenida la cancelación del registro y si se tratan de productos de la misma línea, va a considerar que se trata del mismo productor. Siguiendo la línea de este Tribunal, la Interpretación Prejudicial dictada dentro del proceso 180-IP-2006, estableció entre los requisitos para la procedencia de la cancelación parcial: el no uso que los productos o servicios o que tales productos O servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los autorizados.

Que sean similares supondria, como expresa la jurisprudencia, que sean "conexos" o "relacionados" -coloquialmente hablando- y, entonces, el Tribunal enuncia: "Sí por un lado la norma impide el registro de 8 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3.1. signos que amparen productos conexos O relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados".

Por otra parte, en ejercicio del derecho preferente que le confiere la ley al solicitante de una acción de cancelación, por más que consiga que se cancele parcialmente el registro, el día de mañana al presentar la solicitud de registro puede ser objeto de oposición por parte del titular de la marca cancelada, argumentado riesgo de confusión por tratarse de productos relacionados, o en su defecto la propia autoridad de oficio puede denegarla por falta de distintividad en aplicación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Hay que enfatizar en el hecho de que el derecho preferente no le confiere en sí a la persona que obtuvo la resolución favorable, el derecho a ser titular directo de la marca cancelada, ya que necesariamente debe someterse al proceso normal de registro, para lo cual debemos recordar que el Articulo 136 literal a) enuncia como prohibición para el registro de una marca que sea idéntica o similar a una marca anterior sea solicitada o registrada, ya sea para los mismos productos o servicios o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o asociación. Por tal motivo, el simple hecho de que se canceló un producto relacionado con el que si está en uso, puede causar asociación O confusión y por tanto la solicitud del signo no es admisible a registro como marca por carecer de distintividad.

La figura de la acción de cancelación parcial debe ser entendida bajo el presupuesto de que es pertinente siempre y cuando los productos O servicios a cancelarse, no posean conexión competitiva respecto de los productos o servicios que quedan vigentes. Para cancelar parcialmente un registro, necesariamente la autoridad debe analizar todos estos aspectos y así se evitarán inoficiosas solicitudes de registro que pueden ser rechazadas o en su defecto crear riesgo de confusión en el público consumidor.

De la prueba de uso de la marca Afirma el actor que dentro del expediente no aparecen pruebas, ni de facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo TROLLI CLASSIC BEARS tenga incorporada la figura cuya cancelación se demanda, ni aparece prueba alguna del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486, por lo que se revisará el tema relacionado con la prueba de uso de una marca. 9 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 44.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios.

El mismo artículo se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, verificando que el uso sea real y efectivo en el mercado y en las cantidades correspondientes al tipo de producto que protege el signo. El uso de la marca de manera diferente a la registrada Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH manifiesta que el uso de la marca FIGURATIVA no se efectuó en la forma como la misma se encuentra registrada, es decir, en su forma figurativa, sino que se aportó como única prueba de uso un disco compacto que contiene fotografías de etiquetas en las cuales aparecen las palabras TROLLI CLASSIC BEARS acompañada de la figura registrada como marca.

El párrafo tercero del Articulo 166 de la Decisión 486 advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. Por lo tanto, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

La norma comunitaria concede la facultad de realizar modificaciones al registro de una marca, tomando en cuenta los siguientes criterios: en 10 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase.

De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, asi como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados.

La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. Por lo tanto, la corte consultante deberá delimitar lo siguiente: 4.7.1. Siel signo figurativo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y, 4.7.2.

Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva O diferenciadora de la marca. Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada.

Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la marca en controversia es usada en el mercado de una forma real y efectiva, O si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial. Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca FIGURATIVA en el mercado. 11 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00559, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatyto del Tribunal. lb Cecilia Lisa ón Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. loo — Hernán Zambrano=" JulioCesar Navarro IDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12