TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de julio de 2016 Proceso: 506-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente interno del Consultante: 00844-2013-0-1801-JR-CA-15 Referencia: Patente involucrada: ANTICUERPOS DIRIGIDOS CONTRA EL PÉPTIDO AMILOIDE BETA Y MÉTODOS QUE UTILIZAN LOS MISMOS.
Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros. VISTOS: El Oficio 844-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 5 de octubre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 00844-2013-0-1801- JR-CA-15, y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
S de 2.1. 2.2. 2.3. 24. 2.5.
ANTECEDENTES. Partes en el Proceso Interno. Demandante: Rinat Neuroscience Corp. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú. Hechos relevantes. El 27 de abril de 2006, Rinat Neuroscience Corp. (en adelante, “Rinat”), reivindicando prioridades extranjeras en base a la solicitud 60/676,093 presentada el 29 de abril de 2005 y la solicitud 60/704,818 presentada el 1 de agosto de 2005 en los Estados Unidos de América, solicitó ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, “el Indecopi”) el registro de patente para ANTICUERPOS DIRIGIDOS CONTRA EL PÉPTIDO AMILOIDE BETA Y MÉTODOS QUE UTILIZAN LOS MISMOS! El 16 de septiembre de 2009, mediante el Informe Técnico CJE29- 2009, se comunicó que: Las reivindicaciones 1 a 40 carecen de claridad.
Las reivindicaciones 1 a 3 carecen de soporte en la descripción, por lo que no cumplen con lo establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486. Las reivindicaciones 41 a 44 que definen métodos terapéuticos, no son patentables en concordancia con el Artículo 20 literal d) de la Decisión 486. El 20 de enero de 2010, con el objeto de subsanar las supuestas observaciones de falta de claridad, Rinat presentó un nuevo pliego de 31 reivindicaciones, presentando asimismo argumentos en relación a las objeciones al nivel inventivo.
El 26 de febrero de 2010, mediante Resolución 291-2010/DIN- INDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOP! resolvió denegar la solicitud de registro de patente. El 25 de marzo de 2010, Rinat presentó recurso de apelación contra la Resolución 291-2010/DIN-INDECOP!I. 1 La referida denuncia fue tramitada mediante expediente administrativo 443-2006/0IN. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 3.1.
El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, por acuerdo de sesión, dispuso que sólo es posible presentar nuevos pliegos reivindicatorios hasta antes de la emisión de la resolución por parte de la Dirección de invenciones y Nuevas Tecnologías, y no cabe interponer recurso impugnativo de apelación sustentándolo en un nuevo pliego de reivindicaciones por cuanto no se estaría cuestionando la decisión adoptada por la Dirección en primera instancia, sino que se busca que la segunda instancia haga un examen de un nuevo documento no evaluado por la Dirección. El 23 de octubre de 2012, mediante Resolución 1967-2012/TPl- INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 291- 2010/DIN-INDECOPI, señalando lo siguiente: Las reivindicaciones 1 a 25 no cumplen con el requisito de claridad y sustento en la descripción de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486.
Las reivindicaciones 26 a 31 no son susceptibles de ser protegidas en concordancia con el Artículo 14 de la Decisión 486, que sólo considera patentables los productos o procedimientos. El 31 de enero de 2013, Rinat interpuso demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones 1967-2012/TPI-INDECOPI y 291-2010/DIN-INDECOP!. El 6 de abril de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por Rinat.
El 17 de abril de 2015, el Indecopi presentó recurso de apelación contra la sentencia de 6 de abril de 2015. El 25 de septiembre de 2015, mediante Resolución 4, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial a este Tribunal.
Argumentos de la demanda. Rinat presentó demanda contencioso administrativa manifestando que: Constituye una vulneración al derecho de defensa la falta de notificación del informe técnico CJE29-2009/a, sobre la base del cual 3 Y 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. la Sala del Indecopi sustentó su decisión, informe que no ha sido notificado en ninguna etapa del procedimiento administrativo.
La Oficina de Invenciones emitió un segundo informe técnico en respuesta a un nuevo pliego de reivindicaciones presentado por ellos y el mismo no se les notificó. La Sala del Indecopi, al considerar que no era posible admitir a trámite el nuevo pliego de reivindicaciones, ha vulnerado el contenido del Artículo 34 de la Decisión 486, el cual permite al administrado realizar modificaciones en el pliego de reivindicaciones en cualquier momento e inclusive hasta después de otorgada una patente.
El examinador de patentes ha realizado una inadecuada evaluación del pliego de reivindicaciones presentado, la misma que contraviene abiertamente la práctica regular en el ámbito de patentes, así como la regla que dispone el análisis obligatorio de reivindicación por reivindicación. Argumentos de la contestación a la demanda. El Indecopi presentó contestación a la demanda expresando que: El trámite vinculado a la aplicación de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 corresponde a uno de primera instancia. De la lectura del Artículo 45 de la citada Decisión se advierte que la notificación de los informes posteriores al primero, corresponde a una facultad discrecional de la autoridad administrativa.
En este contexto, era obligatorio notificar la primera inconformidad, como sucedió efectivamente en el procedimiento materia de autos, mas no era obligatorio notificar las siguientes objeciones técnicas. El pliego de reivindicaciones presentado carece del requisito de claridad establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486. En tal sentido, la falta de claridad y concisión no sólo entorpecerá la determinación inequívoca del objetivo técnico de la patente, sino que obstaculizará la verificación de su novedad y altura inventiva.
Conforme a la competencia resolutiva en via de revisión del Tribunal del Indecopi no es posible modificar las reivindicaciones de la solicitud de patentes en segunda instancia administrativa por cuanto el recurso de apelación en la vía administrativa tiene una naturaleza revisora de los fundamentos en primera instancia administrativa. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
Sentencia de Primera Instancia. El Juzgado de primera instancia, al dictar sentencia de primera instancia, declaró fundada la demanda, al considerar que: Valorando el conjunto de informes técnicos emitidos en el presente proceso, se tiene que el Informe Técnico CJE29-2009/a reproducia la conclusión del Informe Técnico CJE29-2009, con respecto a la falta de claridad del pliego de reivindicaciones postulado, ello al haberse reafirmado por el examinador técnico que el contenido de las reivindicaciones también carecía de claridad.
Por lo tanto, al reproducir el Informe Técnico CJE20-2009/a la misma conclusión sin que incluya nuevos elementos o diversos elementos no existiría la obligación de notificar dicho informe. El Informe Técnico CJE29-2009/a no fue puesto en conocimiento de la solicitante antes de la emisión de la Resolución 291-2010/DIC- INDECOP!I, sin embargo, al ser notificada con la resolución de primera instancia administrativa, Rinat tuvo la oportunidad de contradecir los fundamentos expuestos en dicho informe, derecho que fue efectivamente ejercido conforme se desprende del tenor del recurso de apelación presentado ante la emisión de la Resolución 291-2010/DIN- INDECOPI.
Sin embargo, se puede determinar que el análisis relativo la no patentabilidad de las reivindicaciones 26 a la 31, efectuado en el Informe Técnico CJE29-2009, con respecto al Informe Técnico CJE29- 2009/a, constituye un elemento nuevo en el análisis efectuado por los evaluadores de patentes en primera instancia. En efecto, nótese que los cuestionamientos realizados en el Informe Técnico CJE29-2009 se referían a la falta de claridad y sustento en la memoria descriptiva, así como la falta de patentabilidad de la materia reivindicada, mientras que los contenidos en el Informe Técnico CJE-2009/a se encontraban circunscritos a la falta de claridad del pliego postulado, y que en ninguno de ellos se hace mención alguna a la condición de uso de parte de la materia reivindicada, sin embargo, en la Resolución 1967- 2012/TPI-INDECOPI se considera este extremo como fundamento para la denegatoria de la patente solicitada sin que medie argumento alguno por parte del administrado.
En efecto, al concluir el evaluador de patentes en el Informe Técnico sin número que las reivindicaciones 26 a 31 no eran susceptibles de ser protegidas por tratarse de invenciones de uso, este extremo constituía un elemento nuevo sobre el cual Rinat nunca tuvo la oportunidad de manifestarse, pues no existió pronunciamiento al respecto en los antecedentes.
En consecuencia, se puede establecer que, en el presente caso, si correspondía la notificación al solicitante 5 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. del informe técnico emitido en segunda instancia, pues contenía una conclusión distinta con respecto a sus antecedentes, sirviendo incluso de sustento para la emisión del acto administrativo. Finalmente, no se considera viable que el Tribunal del INDECOPI se pronuncie sobre hechos, circunstancias u omisiones no acontecidas en primera instancia administrativa y que no puedan ser susceptibles de un control posterior.
Aceptar un criterio contrario supondria desnaturalizar los mecanismos procedimentales y de control diseñados para la instancia de revisión administrativa; máxime cuando se aprecia de la normativa examinada que el procedimiento técnico vinculados a la evaluación de la solicitud de registro de patentes se encuentra reservada a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, órgano que no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre las modificaciones planteadas por la recurrente.
En consecuencia, si bien se aprecia que la demandante cuestiona el acto administrativo por el cual el Indecopi no admitió a trámite el nuevo pliego de reivindicaciones planteado, no se encuentra un vicio de nulidad sobre dicho extremo, correspondiendo desestimar lo argumentado al respecto. Argumentos del recurso de apelación. El Indecopi presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia judicial, aduciendo que: En el presente caso, correspondía aplicar el Artículo 45 de la Decisión 486 y no el 46 como aplicó erróneamente el Juzgado, toda vez que no nos encontramos ante un Informe emitido por un experto externo. La autoridad administrativa cumplió con notificar las inconformidades encontradas en la solicitud presentada pero las mismas no fueron subsanadas, por lo que en aplicación del Artículo 45 de la Decisión 486 se procedió a rechazar la solicitud de patente.
En consecuencia, en la sentencia apelada se establece erróneamente que el Tribunal del Indecopi debió notificar el informe técnico a afectos de que el solicitante pueda absolverlo y/o proponer un nuevo pliego de reivindicaciones antes de emitir resolución que ponga fin al procedimiento, lo cual resulta imposible pues este planteamiento originaria un nuevo análisis técnico y asi sucesivamente.
NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 45 y 46? de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. De oficio, se interpretarán los artículos 30 y 34% de la citada Decisión, con la finalidad de analizar cuándo se puede modificar una patente, tema materia del proceso interno. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. 2. De la notificación de los informes técnicos. De la obligación de notificar los informes técnicos de emitidos por examinadores externos. Modificaciones a la solicitud de patente. Su oportunidad. Preguntas del consultante. > “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.
“Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; €) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera;
O, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente”. 3 “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.
Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.
Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple". ( ) “Articulo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.
Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error materia”. 7 A pe 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
1.6. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. El Informe Técnico CJE29-2009, enunció que la patente solicitada ANTICUERPOS DIRIGIDOS CONTRA EL PÉPTIDO AMILOIDE BETA Y MÉTODOS QUE UTILIZAN LOS MISMOS en sus reivindicaciones 1 a 40 carecía del requisito de claridad. De igual manera el consultante solicita a este Tribunal se analice este requisito, por lo que se abordará este tema y además el requisito de concisión ligado al de claridad.
Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el Artículo 29 de la Decisión 486.
Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática?. Las reivindicaciones son las características técnicas de una invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener "una o más reivindicaciones*.
La doctrina sostiene al respecto que “( ) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por si solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas, es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse 4 5 Revisar Proceso 243-1P-2013.
Revisar Proceso 165-1P-2013. 1.7. 1.8. 1.9. que la patente protege soluciones similares a la especificamente reivindicada”.* Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad fisica (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).
La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta”, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente ( )”, en cambio, “( ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección “relativa”, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.
Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de “protección absoluta”, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.? Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.
El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección?, La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, caracteristicas principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.
Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable?. ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. SALVADOR, Jovani, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, Págs. 133 y 134. Revisar Proceso 10-IP-2014 Revisar Proceso 243-1P-2013. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.
En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia!0, De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.
Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo!!. Según la normativa andina, Artículo 26 de la Decisión 486, "la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ( ) b) La descripción”. El Artículo 28 enuncia que "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”!?, Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación??.
Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”!*, Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellasí*. 10 11 13 14 Revisar Proceso 9-1P-2014.
Revisar Proceso 257-IP-2013. Revisar Proceso 47-IP-2014. Revisar Proceso 190-1P-2015. Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004, P. 48. Revisar Proceso 104-1P-2013. 10 1.16. 1.17. 1.18. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.
Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las caracteristicas técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estariamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad!S, Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).
Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigúedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas.” Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad.
Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje especificamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto. El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: “El requisito de concisión del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones.
La 16 Revisar Proceso 243-1P-2013, ya citado. 11 1.19. 2.1. 2.2. 2.3. finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas.” Por lo antes expuesto el juez consultante, deberá analizar si las reivindicaciones incorporadas en la solicitud de registro, cumplen con el requisito de claridad y concisión. De la notificación de los informes técnicos.
De la obligación de notificar los informes técnicos de emitidos por examinadores externos. Para resolver la inquietud del consultante en relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal manifiesta que la Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el Artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos O tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial””.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente??.
El Artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del Artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente??. 17 Procesos 33-1P-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-1P-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”. 18 19 Ibidem.
Ibidem. 12 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes?, Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa?! El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos.
La notificación que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del Artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aqui sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces "si esto es necesario para el examen de patentabilidad" (segundo párrafo del Artículo 45).
Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último??, Este Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrian sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace, pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. Ibidem. Ibidem. Revisar Proceso 80-1P-2015. Revisar Proceso 53-1P-2014. 13 h 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos O diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes? El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad.
De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico?S, Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el Artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos O tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.
La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos extemos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013).” En consecuencia, cada vez que la Oficina de Patentes pida informes a expertos externos, debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos. 24 Revisar Proceso 28-1P-2015. 25 Revisar Proceso 239-1P-2013. 14 3.
Modificaciones a la solicitud de patente. Su oportunidad. 3.1. Rinat enuncia que la Sala del Indecopi, al considerar que no era posible admitir a trámite el nuevo pliego de reivindicaciones, ha vulnerado el contenido del Artículo 34 de la Decisión 486, el cual permite al administrado realizar modificaciones en el pliego de reivindicaciones en cualquier momento e inclusive hasta después de otorgada una patente, por lo que se analizará este tema. 3.2.
El párrafo primero del Artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.
De lo anterior se desprende lo siguiente: + Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. + Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. + De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.
Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (articulos 25 y 30 de la Decisión 486)*. 3.3. El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Paises de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.
Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a Ri 26 Revisar Proceso 127-1P-2013. 15 3.4, 3.5. 3.6. 4. un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada.
Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales. Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible.
Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.” Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Paises Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.
En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial?”.
El Tribunal aclara que para saber si una modificación en el pliego reivindicatorio consolida una ampliación del objeto de protección, es muy importante que se haga una interpretación de las reivindicaciones con miras a determinar su claridad. El juez consultante deberá verificar que la petición de modificación realizada por la solicitante, cumpla con los requisitos determinados en la presente interpretación. Preguntas del consultante. 27 Revisar Proceso 21-IP-2000. 16 De cómo deberá interpretarse y/o aplicarse el artículo 45 y 46 de la Decisión 486, en lo pertinente a la legislación peruana; toda vez que el hecho de no notificar en segunda instancia administrativa al solicitante con el informe técnico emitido por un examinador externo, estaría atentando contra el debido procedimiento administrativo, pues éste contenía conclusiones distintas con respecto a sus antecedentes.
Tal como se enuncia en el punto 2.3. la notificación prevista en el Artículo 45 es distinto a la notificación de los informes técnicos contemplados en el Artículo 46. La notificación del Artículo 45 busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del Artículo 45).
Con la notificación del Artículo 46 por su parte, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes y que debido a la importancia que tendrian dichos informes para la concesión o denegatoria de la patente, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que dentro del trámite existan este tipo de informes técnicos necesariamente deben ser notificados al solicitante.
De qué aspectos se deben tomar en cuenta para que una patente cumpla con el requisito de claridad. Tal como ya se desarrolló en el punto 1 de la presente interpretación prejudicial, conforme el Artículo 28 de la Decisión 486, la descripción de la patente deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona entendida en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla, es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.
Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para asi determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de 17 conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las caracteristicas técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 00844-2013-0-1801-JR-CA- 15, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / j 48 Cecilia Luisa! Ayllóñ Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la ión-Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Julio/Cesar Navarro SECRETARIO (E) Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18