TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 520-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00155 Referencia: Marcas involucradas: UNOMEDICAL (mixta) y U.M. UNION MEDICAL (mixta) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3254, recibido el 6 de octubre de 2015, mediante el cual Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. solicita interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00155; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Unión Medical S.A. A a x= Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: Unomedical A/S. 2. Hechos relevantes 2.1. El 14 de mayo de 2004, Unomedical A/S solicitó el registro de la marca UNOMEDICAL (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 10? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)?. <>. 9,9 Unomedica] 2.2.
Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, Unión Medical S.A. presentó oposición al registro con fundamento en la existencia previa de la marca UM UNIÓN MEDICAL (mixta), registrada en la Clase 10% y 25* de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Dispositivos de autotransfusión, dispositivos médicos de drenaje, cánulas, trocars, cánulas para el oxigeno, cánula para la cirugía oftalmológica, bolsas para las piernas, bolsas para la cama, bolsas para na, medidores de orina, bolsas para la sangre, tubos duodenales, tubos para el estómago, tubos endo- traqueales y traqueales, tubos de oxigeno, electrodos ecg, electrodos para uso médico, instrumentos para el lavado de cavidades corporales, incluyendo cepillos para la limpieza de las cavidades corporales, guantes para uso médico, inhaladores, incluyendo para uso médico, catéteres, incluyendo los catéteres para la uretra, catéteres para oxIgeno, tubos de alimentación, catéteres foley, catéteres percutáneos, catéteres de pvc, catéteres para el recto, catéteres para succión, inyectores para uso médico, cortinas quirúrgicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos, aparatos e instrumentos médicos, aparatos e instrumentos urolágicos, cuchillos, incluyendo para uso quirúrgico, lancetas para uso quirúrgico, escalpelos, cuchillas para escalpelos, tazas o copas para uso médico, bombas, incluyendo bombas para uso médico, bombas para el estómago, jeringas, y aparatos para inyectar para uso médico, jeringas para la uretra, esponjas, quirúrgicas, máscaras de oxígeno, nebulizadores para la medicina, succionadores quirúrgicos, succionadores respiratorios, succionadores para la tráquea, manijas para succionadores, juego de succionadores, forceps, extractores de mucosidad, agujas para sulurar, juegos de infusión, bombas de infusión, aparatos e instrumentos para la anestesia, vestuario especial para los cuartos de operación, uridomes. 2 Expediente interno No. 04-44893, 3 Aparatos acústicos para personas sordas, agujas de uso médico, almohadas de aire, colchones de aire para uso médico, aparatos terapéuticos, aparatos de análisis para uso médico, aparatos de anestesia, bacinillas higiénicas, biberones, aparatos ortopédicos, camas construidas especialmente para cuidados médicos, aparatos médicos para ejercicios corporales, cuchillería quirúrgica, aparatos e instrumentos dentales, electrocardiógrafos, esfigmomanómetros, estetoscopios, férulas, incubadoras, láser para uso médico, aparatos para limpiar las cavidades del cuerpo, maletines especiales para instrumentos médicos, mesas de operación, aparatos de radiología, aparatos e instrumentos para la producción de rayos x, recipientes para la aplicación de medicamentos, aparatos para respiración artificial, sondas. 4 Vestidos para damas, caballeros, niños y niñas, camisas, pantalones, faldas, chaquetas, guantes, lencería interior, impermeables, medias, para uso hospitalario, clínico e industrial; calzado para damas, caballeros, niños y niñas, zapatos deportivos, para uso hospitalario, clinico e industrial. 2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1.
3.2. DESCAMIABLES MEDICOS UL COSO m6 £ST0 ULA PERAmA AULA EN El TRATARLO OE LA. LUCIO PO8Í QUIMACICA” El 26 de agosto de 2005, mediante Resolución 20647, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca solicitada UNOMEDICAL (mixta).
Unión Medical S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 20647. El 30 de enero de 2007, mediante Resolución 1735, la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 20647. El 10 de abril de 2007, mediante Resolución 10278, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 20647, Unión Medical S.A. interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 20647, 1735 y 10278.
Demanda que fue admitida a trámite el 9 de noviembre de 2012. El 15 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda Unión Medical S.A. interpuso demanda en la que manifestó que: La marca solicitada para registro UNOMEDICAL (mixta), y concedida por la SIC para distinguir productos en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, es susceptible de producir confusión con la marca previamente registrada UNIÓN MEDICAL (mixta), a nombre de Unión Medical S.A., para identificar productos idénticos en la misma Clase 10.
Encontramos que las dos marcas en conflicto evocan exactamente el mismo concepto y, por lo tanto, la posibilidad de confusión en caso de coexistencia de las mismas en el mercado es inminente y en esta medida 3 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.1.1 4.1.2. la SIC ha debido declarar la irregistrabilidad de la marca UNOMEDICAL (mixta). Al corresponder la marca UM UNIÓN MEDICAL (mixta) a una marca evocativa y registrable, cuya protección se debe extender a sus aspectos intrínsecos y extrínsecos, estaba la SIC en la obligación de denegar la marca UNOMEDICAL (mixta).
Al no hacerlo desconoció los derechos previamente adquiridos por Unión Medical S.A. y, por lo tanto, la marca registrada por Unomedical S.A. se encuentra incursa en causal de nulidad. Resulta evidente la relación de conexión entre los mencionados productos en la Clase 10 y la actividad de comercio realizada por Unión Medical S.A. En consecuencia, la marca UNOMEDICAL (mixta) se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto es prácticamente idéntica al nombre comercial UNIÓN MEDICAL y su uso en el comercio para identificar productos de la Clase 10 causa necesaria confusión con las actividades realizadas bajo el nombre comercial UNIÓN MEDICAL.
Unión Medical S.A., por una parte, ha hecho uso del nombre comercial desde el año 2003. Por otra parte, dicha sociedad comercializa sus productos a través de establecimientos de comercio, identificados con la enseña comercial UNIÓN MEDICAL y, hasta el momento, tal uso no ha cesado en el tiempo. En virtud de lo anterior, se le debe otorgar la protección en los términos de la Decisión 486.
Argumentos de la contestación a la demanda La SIC presentó contestación a la demanda señalando que:. Es necesario resaltar que, bajo criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, se encuentra que los signos enfrentados UNOMEDICAL (mixto) y UM UNIÓN MEDICAL (mixto), después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Lo anterior, por cuanto analizadas en conjunto, cuentan con estructuras morfológicas, así como secuencias vocálicas y silábicas que las hacen fácilmente diferenciables en el mercado por parte de los consumidores, puesto que la marca registrada UNIÓN MEDICAL (mixta) cuenta con cinco sílabas y dos palabras, mientras que la marca concedida UNOMEDICAL (mixta) tiene una menor extensión, es decir, cuatro sílabas y una palabra.
A pesar de que coinciden las letras MEDICAL, examinados en conjunto de manera no fraccionada, UM UNIÓN MEDICAL / UNIÓN MEDICAL / UNOMEDICAL/UM UNIÓN MEDICA/UNIÓN MEDICAL/ UNOMEDICAL, la marca concedida resulta en entidad nueva, perceptible visual y fonéticamente, de una manera distinta e 4 4.1.3. 4.1.4, 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. individualizada, no siendo susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación. Con todo lo anterior, queda plenamente demostrado que la marca UNOMEDICAL (mixta) y las marcas UNIÓN MEDICAL (mixta) UM UNIÓN MEDICAL (mixta) no presentan similitud que pueda causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la cual el consumidor no se confundiria al escogerlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos que identifican cada una de ellas, quedando a salvo el interés del consumidor y el derecho de exclusividad que Unión Medical S.A. tiene sobre las marcas UNIÓN MEDICAL (mixta) y UM UNIÓN MEDICAL (mixta).
Habiéndose demostrado que las marcas en contienda son disímiles, se hace improcedente en el presente caso realizar el estudio de relación ente productos amparados por éstas, pues con tal estudio se busca determinar, en aquellos eventos en que se presentan marcas con un grado de similitud y que, por lo tanto, presentan riesgo de confundibilidad, si pueden coexistir o no en el mercado.
Unomedical A/S presentó contestación a la demanda en los siguientes términos: Al comparar en conjunto las marcas UNOMEDICAL (mixta) y UM UNIÓN MEDICAL (mixta), no se encuentran semejanzas susceptibles de generar confusión o riesgo de asociación entre los consumidores, ya que solo basta observar los signos distintivos enfrentados para notar la distintividad de la que gozan ambas marcas.
Mientras uno de los signos consiste en una sola expresión: UNOMEDICAL, el otro está conformado por una sigla y dos palabras: UM UNIÓN MEDICAL. Claramente, la primera marca cuenta con menos vocales, cuya sucesión sonora de la segunda y la longitud de ambas marcas es ciertamente desemejante. Una tiene diez letras y la otra consta de catorce.
Las raíces y las terminaciones de ambas marcas tampoco se asemejan de un modo relevante o significativo, salvo por la expresión "MEDICAL”, que es de uso común en los productos en la Clase 10, siendo por tanto inapropiable individualmente, por constar en más de seis registros de marcas cuyos propietarios son distintos entre sí. Es necesario concluir que, los signos contrastados no son confundibles, puesto que las impresiones visuales generadas por cada diseño son tan diferentes que permiten su distinción y evidencian con incontestable claridad que los signos son distintivos entre sí y pueden coexistir pacificamente en el mercado, máxime cuando uno consiste en un diseño de una sola línea horizontal y el otro en tres niveles dispuestos de modo vertical saturados de texto y diseño. y Y 4.2.4.
En virtud de lo expuesto con anterioridad, se concluye que Unión Medical S.A. no puede pretender impedir la coexistencia pacífica en el mercado de su signo distintivo UM UNIÓN MEDICAL (mixta) con el de Unomedical A/S, puesto que no existe riesgo de confusión o asociación, y la marca UNOMEDICAL (mixta) no se asemeja ni reproduce la marca de la parte demandante.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudiciat de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del Artículo 134 de la citada norma por no considerarse pertinente. Procede la interpretación del Artículo 136 literales a) y b) de la misma normativa?. 2.
De oficio se interpretarán los artículos 190 y 191 de la Decisión 4868, C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Ámbito de protección del nombre comercial.
Comparación entre signos mixtos. Palabras de uso común en la Clase 10 (MEDICAL). Conexión competitiva entre productos en la Clase 10 y 25. nap» D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 5 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(.)J" 6 “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” 6 1.1. 1.2, 1.3. 1.4. 1.5.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos UNOMEDICAL y UM UNIÓN MEDICAL son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales”.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica?.
Por lo tanto, para resolver la controversia la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.
Proceso 397-IP-2015. Ibidem. 1.6. para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?0. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Corte Consultante debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos!!: 1.6.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 1.6.4.
Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por la Corte Consultante al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.
En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos mixtos UNOMEDICAL y UM UNION MEDICAL, Ámbito de protección del nombre comercial La sociedad demandante afirma que es evidente la relación de conexión entre los productos en la Clase 10 que ampara el signo solicitado y la actividad de comercio realizada por Unión Medical S.A. En consecuencia, la marca UNOMEDICAL (mixta) se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto es prácticamente idéntica al nombre comercial UNIÓN MEDICAL.
Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del Proceso 40-1P-2013: “El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. mn 2.3. 24.
El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: e El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.!? e Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título Xl de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). + Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. e El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. e El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social”.
Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes caracteristicas: El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.
Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 1 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486.
En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. 10 2.5. 2.6. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-1P-98.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el 11 (9 pe 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los mombres comerciales registrados!3, En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo denominativo UNOMEDICAL fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial mixto UM UNION MEDICAL era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales O comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Protección en relación con signos idénticos y similares El Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera 13 Revisar Proceso 99-1P-2014. 12 2.13. 2.14. 3.1. 3.2. 3.3. generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior.
Por otro lado, el Artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional.
Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Comparación entre signos mixtos Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas** para el cotejo entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 14 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2014. 13 1d 3.4. 3.3.2. 3.3.3.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 3.3.3.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.3.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos UNOMEDICAL y UM UNION MEDICAL.
Palabras de uso común en la Clase 10 (MEDICAL) 14 4.1. 4.2, 4.3. 4.4. 4.5. Unomedical A/S en su escrito de contestación argumentó que “MEDICAL”, es de uso común para identificar productos en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo por tanto inapropiable individualmente, por constar en más de seis registros de marcas cuyos propietarios son distintos entre sí. Se abordará este tema siguiendo la línea que el Tribunal ha trazado en la materia?*, El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos.
De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
Sin embargo, es posible que palabras o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. No obstante lo anterior, si la exclusión de las partículas de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos de uso común, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la 15 El Tribunal ha reiterado su posición en una línea jurisprudencia nutrida, dentro de la cual se destacan tas sigulentes providencias: Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29-1P-2013;
Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del Proceso 112-1P-2015 15 4.6. 4.7. 5.1. 5.2. 5.3. Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común en una clase determinada, pueden no ser así en otra.
Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la palabra MEDICAL es de uso común en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente, dependiendo del resultado de su análisis.
Conexión competitiva entre productos en la Clase 10 y 25. El signo solicitado UNOMEDICAL ampara productos de la Clase 10, mientras que los signos opositores UM UNION MEDICAL productos de las clases 10 y 2516, En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos ubicados en la misma clase y en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza se deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.
Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;
(ii) Canales de comercialización; (ii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y 16 Detalle de los productos revisar acápite de antecedentes, numerales 2.1. y 2.2. 16 5.4. accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios;
(viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios??. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: ( ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serian competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor, d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y 17 Revisar Proceso 423-1P-2015. 17 5.5. 5.6. 5.7. chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)'8, El Tribunal sostiene que en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro, A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito??, Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes?, También considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben 20 Proceso 114-1P-2003.
Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)". Proceso 67-IP-2002, marca: “SOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N* 871 del 11 de diciembre de 2002 Revisar Proceso 210-1P-2015. 18 pao 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, O que uno no puede utilizarse sin el otro?*.
Asimismo, analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que, si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor”.
Serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”, Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio.
Es necesario tomar en cuenta el tipo de consumidor al que está destinado el producto, si se trata de un producto especializado o más bien si es una mercancía particular. En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto.
Asimismo, debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00155, la que deberá 21 2 23 Ibídem.
Ibídem. Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N* 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA. 19 adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 0. L Cecilia Luisa Je Y aíha n MAGIST| GISTRADA Hernán kómero Zambrano. - 'AGIST De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.; el, Herná omero-Zambraho— _— DÉNTE Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20