TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 545-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 741-2014 Referencia: Marcas INFINITI (mixta) e INFINITO (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

VISTOS El Oficio C.A.C. 093/2015, recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 113, 115 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 741-2014.

El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (Nissan Motor Co., Ltd.) 2.1. 2.2. 2.3. Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAP!), Estado Plurinacional de Bolivia. Tercero interesado: IMAGEN SATELITAL S.A. Hechos relevantes El 6 de marzo de 2012, Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.) solicitó? ante la Dirección de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAPI), el registro de marca INFINITI (mixta) para proteger productos comprendidos en la clase 16? de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, la Clasificación Internacional de Niza).

INFINITI El 25 de mayo de 2012, fue publicada en la Gaceta 375, bajo el número 153770, la solicitud de registro de marca formulada por Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.). El 31 de julio de 2012, mediante Resolución Administrativa 148/2012, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI denegó, de oficio, la solicitud de registro de la marca INFINITI (mixta), por existir riesgo de confusión con la marca registrada INFINITO (mixta), que ampara productos comprendidos en la clase 161 de la Clasificación internacional de Niza, a nombre de Imagen Satelital S.A. Expediente administrativo 153770.

Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, material impreso, fotografías, papeleria, agarradores de pasaportes, forros de libros, cajas de tarjetas de negocios hechas de cartón, agarradores de tarjetas de negocios (metal no precioso), calendarios, posavasos de papel, agarradores de tarjetas de negocios de escritorio, diarios, bolsas para regalos, reproducciones de arte gráfico, bolsas para almuerzos, agarradores de memos sujetadores de dinero, bloques de papel, pisapapeles, agarradores de lápiz y pluma, tazas para lápices, lápices, plumas, álbumes para fotos (también referidos como libros de memorias), carteles, tickets impresos de loteria (otros que juguetes), etiquetas y calcomanías, bloques para escribir, bloques de notas/carpetas de reuniones, cuadernos, agarradores para bloques de notas, carpetas con cierre, tiras para agarrar llaves.

Cerlificado de registro 10667-C. Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernación; fotografias; papeleria adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés. 2 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

El 23 de octubre de 2012, Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.), planteó recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa antes citada. El 29 de octubre de 2012, mediante Resolución Administrativa REV-SD- No.150/2012, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI confirmó la Resolución Administrativa No. 148/2012 de 31 de julio de 2012.

El 7 de diciembre de 2012, Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.) interpuso recurso jerárquico en contra de la Resolución Administrativa REV-SD-No.150/2012. El 19 de abril de 2013, mediante Resolución Administrativa No. DGE/DEN/J-099/2013, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI rechazó el recurso jerárquico interpuesto por Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.) y, en consecuencia, confirmó de forma total la Resolución Administrativa REV-SD-No. 150/2012 de 29 de octubre de 2012.

El 5 de agosto de 2014, Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.) formuló, ante el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa DGE/J-099/2013 de 19 de abril de 2013. El 23 de marzo de 2015, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, respondió negativamente a la demanda contencioso administrativa formulada por Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.). 2.10.El 15 de abril de 2015, mediante Resolución No. 100/2015, el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia resolvió suspender el trámite del proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los Artículos 113, 115 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda contencioso administrativa Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.), en la demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa DGE/J-099/2013 emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, enuncia esencialmente lo siguiente: 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. El signo solicitado por Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.) reúne las tres caracteristicas requeridas para ser registrada como marca: a) perceptibilidad, b) distintividad y c) representación gráfica.

Entre los signos INFINITI (mixto) e INFINITO (mixto) no existe confusión y claramente ambos signos no son iguales; fonéticamente son distintos en su conjunto porque uno termina en la letra “j" y el otro en la letra “o”, los mismos que se pronuncian de manera diferente. Visualmente la marca solicitada está representada por un diseño exclusivo, diseño que hace la diferencia distintiva entre uno y otro signo en la impresión visual del conjunto que realizaría el público consumidor medio.

Afirman la coexistencia de los signos en conflicto en Argentina y Ecuador. Argumentos de la contestación a la demanda La Dirección General Ejecutiva del SENAPI presentó contestación a la demanda sosteniendo básicamente lo siguiente: INFINITI e INFINITO presentan similar secuencia vocálica y consonántica, donde se diferencian las últimas letras, lo que determina que susciten una impresión fonética similar.

Desde el punto de vista gráfico, en un primer impacto visual presentan similitud por la conformación de sus elementos y determina que la impresión visual que ambos signos suscitan sean semejantes, obteniéndose un similar recuerdo INFINITOANFINETI/ INFINITOANFINITV INFINITO/INFINITI, por ello se determina que la coexistencia en el mercado de los signos en conflicto es susceptible de inducir a confusión al público consumidor.

El SENAPI hizo el examen de registrabilidad en aplicación a lo establecido en la jurisprudencia andina, evitando el registro del signo en conflicto cuya denominación tiene estrecha relación con la marca registrada. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 113, 115 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 155) 1,1. 1.2.

No se interpretará los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto el caso planteado no tiene relación con diseños industriales. Por lo tanto, solo procede la interpretación del Artículo 136 literal a) de la citada Decisión. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Coexistencia de hecho en materia de marcas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica.

Reglas para realizar el cotejo de signos. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo INFINITI (mixto), solicitado por Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.), y la marca INFINITO (mixta), registrada a favor de Imagen Satelital S.A., sobre la base de la cual se denegó de oficio la referida solicitud.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(-..Y. 1.1. 13 respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor?. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-1P- 2013, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6 6 1.4 1.3. d) la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?, Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan?, Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante*”.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*! a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará 10 4“ ibid. Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12 tbid.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. 8. 7 14. 1.5. en la imagen imperfecta que conserva en la memoria??. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles*3. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoria de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz!*, Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidort*, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir'?.

De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican 12 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12;

Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475A1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI —- Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia dei TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor nonnalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. 6 1.6. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables?”.

De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos.

El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo INFINITI (mixto), solicitado por Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.), como la marca INFINITO (mixta), sobre la base de la cual se denegó de oficio el registro solicitado, son mixtas. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión*?; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:*? a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 17 18 Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citado.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11 9 2.3.3. 2.44. 3.1. Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?0 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo INFINITI (mixto), solicitado por Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.), y la marca INFINITO (mixta), registrada a favor de Imagen Satelital S.A. Coexistencia de hecho en materia de marcas.

Como la demandante Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.) alega la coexistencia de hecho entre los signos en conflicto en Argentina y Ecuador, se abordará el tema propuesto, siguiendo la línea jurisprudencial que el Tribunal ha plasmado al respecto?!. 20 21 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida el 12 de marzo de 2003 dentro del Proceso 15-1P-2013, y la emitida el 29 de septiembre de 2010 dentro del Proceso 97-1P-2010. 10 3.2. La figura de la "coexistencia de hecho” se produce cuando dos signos distintivos posiblemente confundibles, pese a identificar productos o servicios idénticos o similares, han tenido una presencia simultánea de facto en un determinado mercado. 3.3.

Sin embargo, la mencionada “coexistencia de hecho” no genera derechos. Tampoco comporta una prueba irrefutable de la inexistencia de un riesgo de confusión o de asociación, ni vuelve innecesario el correspondiente análisis de registrabilidad. 3.4. Aun cuando se verifique la coexistencia de hecho de los signos en conflicto, deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, teniendo en cuenta los lineamientos expuestos en la presente providencia respecto a la ineficacia jurídica de la figura de la “coexistencia de hecho”.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 741-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA Hernán Zambrano ¡[AGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. 11 | SECRETARÍO Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12