IS EEN ( Sa) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 6 de julio de 2016 Proceso: 562-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-0003 Referencia: Marca involucrada BAXTER (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito a los seis días del mes de julio de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

La señora Magistrada Martha Rueda Merchán, disiente de la posición mayoritaria!. VISTOS El Oficio 3398, recibido el 20 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el Proceso Interno N* 2013-00003-00; y, El auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

Jl Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N” 18-J-TJCA-2016. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: Libardo Rivera Rivera Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Stanton S.A.S. (antes Stanton 4 CIA. S.A.) Hechos Relevantes: El 22 de enero de 2009, Libardo Rivera Rivera (en adelante, el señor Rivera) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), la cancelación por falta de uso en contra de la marca BAXTER (denominativa), registrada bajo Certificado 294315, a favor de Stanton S.A.S., para distinguir vestidos, calzado y sombrerería de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 21 de mayo de 2009, Stanton S.A.S. contestó la acción de cancelación, adjuntando pruebas a efectos de acreditar el uso de la marca BAXTER (denominativa). Por Resolución 11984 del 26 de febrero de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó la cancelación por falta de uso de la marca BAXTER (denominativa), registrada para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Consideró que Stanton S.A.S. había acreditado el uso de la referida marca para “calzado”, productos conexos con los demás que identifica la marca en cuestión. El señor Rivera interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 11984, adjuntado medios probatorios tendientes a acreditar el no uso de la marca en cuestión. Por Resolución 69702 del 16 de diciembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto, revocando la Resolución 11984.

Así, canceló por no uso el registro de la marca BAXTER (denominativa) considerando que no se acreditó el uso efectivo de la marca que normalmente corresponde a la naturaleza del producto “calzado”. El 18 de enero de 2011, Stanton S.A.S. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 69702, adjuntando nuevos medios probatorios. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3,4, 3.5, Por Resolución 51540 del 29 de agosto de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial Ad-Hoc de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto, denegando la cancelación total por no uso de la marca BAXTER (denominativa).

Esta instancia consideró que las pruebas aportadas acreditaban el uso de la marca BAXTER para “calzado”, producto que guarda relación de complementaridad con los productos “vestidos y sombrereria” que ampara dicha marca. El señor Rivera presentó una demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, a fin de que se declare la nulidad de las resoluciones administrativas antes mencionadas.

Mediante auto del 28 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda interpuesta, dispuso tener como tercero interesado a Stanton S.A.S. y decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos del demandante, el señor Rivera: La entidad demandada, al denegar la cancelación por no uso de la marca BAXTER (denominativa), vulneró los Artículos 165, 166, 167 y 470 de la Decisión 486, al no tener en cuenta que Stanton S.A.S. estaba obligada a demostrar el uso efectivo y real de la marca BAXTER, o que hubo un motivo justificado para que la marca no se hubiera utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha de la acción de cancelación. Algunas de las pruebas presentadas por Stanton S.A.S. no debieron ser valoradas toda vez que fueron presentadas con el recurso de apelación, lo cual contraviene a lo estipulado en el Artículo 170 de la Decisión 486.

Las pruebas aportadas por Stanton S.A.S. no son idóneas, pertinentes o útiles para demostrar el uso real y efectivo de la marca BAXTER (denominativa) en Colombia. La SIC debió valorar solo las pruebas aportadas por Stanton S.A.S. y no las facturas de venta correspondientes a terceros, tal como es el caso de la sociedad Agencia Cauchosol de Occidente S.A., la cual pertenece al mismo grupo empresarial que la demandada.

Stanton S.A.S. ha probado el uso de otras marcas distintas y no el uso de la marca materia de cancelación, tales como BRAHMA y AEROFLEX. 4.2. 4,3. 44. 5.1. 5.2. 5.3. Argumentos de la demandada, la SIC:. Stanton S.A.S. aportó oportunamente tanto en la respuesta a la solicitud de cancelación como en el escrito de apelación pruebas para acreditar el uso real, efectivo y continuo de la marca BAXTER (denominativa), tales como las ventas realizadas a sus distribuidores, ventas efectuadas por sus distribuidores a terceros, pagos ejecutados a proveedores de la sociedad titular, publicidad relacionada con la marca y muestras físicas del producto.

La demandante alega que de las pruebas aportadas en el expediente administrativo, la marca BAXTER (denominativa) habría sido utilizada por la sociedad Stanton S.A.S. dentro de los tres años consecutivos anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como calzados, productos amparados en el Certificado 294315, por lo que la SIC denegó la cancelación de la marca objeto de trámite de cancelación. La gran mayoría de las pruebas correspondientes a la empresa sociedad Agencia Cauchosol de Occidente S.A. no han sido tomadas en cuenta para resolver el caso.

Como ya se ha sostenido en varias oportunidades, en materia de propiedad industrial, es una obligación valorar las pruebas que se aportan con los recursos cuando son pertinentes, útiles y están acordes con la legalidad, tal como ocurrió en el presente caso. Argumentos del tercero interesado, Stanton S.A.S.: De manera oportuna se aportaron las pruebas que demuestran el uso real y efectivo de la marca BAXTER (denominativa).

Efectivamente, ha existido un uso simultáneo de las marcas registradas BRAHMA, AEROFLEX y BAXTER en el mercado del calzado. La motivación del demandante para solicitar la cancelación es obligarla a que le entregue la explotación de su marca. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?.

Es procedente la interpretación de los artículos referidos. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el autorizado. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso. Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca en un procedimiento recursivo (apelación).

“Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Palses Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años conseculivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falla de uso de la marca también podré solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse fa acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falla de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos 0 servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo fas cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Palses Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no molivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Artículo 167,- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al lilular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiera este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.” 5 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el autorizado La demandante interpuso una acción de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca denominativa BAXTER, inscrita bajo el Certificado 294315 para distinguir productos la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, es pertinente realizar el análisis de los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y En las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.3 El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos O senmvicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.* De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:5 a) Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. 3 De modo referencial, ver Proceso 202-1P-2015, p. 10.

De modo referencial, ver Proceso 13-1P-2014, p. 7. De modo referencial, ver Procesos 13-1P-2014, p. 6 y 202-1P-2015, pp. 7-8. tc A o IN 7 De modo referencial, ver Proceso 202-1P-2015, pp.1 1-12. 1.5. 1.6. 1.7. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción solo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello.

Cabe señalar que el Artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca.

En cuanto a la simple autorización para la utilización de la marca, cabe precisar que en este supuesto no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca. No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera estricta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma.

Tal es el caso de los contratos de distribución.S Prueba de uso de una marca. En lo que concierne a la prueba del uso efectivo de la marca, se debe tomar en cuenta lo establecido en el Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina conforme se detalla a continuación:? a) El primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no. Dichos parámetros son: 6 De modo referencial, ver Proceso 202-1P-2015, pp. 8-9. 1.8. 1.9. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Es decir, se debe tomar en cuenta si los productos o servicios están dirigidos a sectores especializados o se comercializan en establecimientos especializados. b) El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada.

Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. c) El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso O disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no Uso. Adicionalmente, como se desprende del Artículo 165 de la Decisión 486, el “no uso" tiene que ser permanente durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se presentó la acción de cancelación. En consecuencia, si el titular de la marca objeto de cancelación prueba que la utilizó dentro de los tres años mencionados, así sea por un periodo de tiempo corto, no procede la cancelación por no uso.8 En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la marca registrada objeto de la acción de cancelación en el proceso interno, BAXTER (denominativa), fue usada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los países De modo referencial, ver Proceso 202-1P-2015, p.12 2.1. 2.2. 2.3. miembros en el periodo relevante; a saber, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en la que se presentó la acción de cancelación por no uso.

Asimismo, deberá tener en cuenta que el uso real y efectivo en cualquier espacio de tiempo dentro del periodo relevante mencionado, impide la cancelación por no uso. Por lo tanto, se deberá determinar si las pruebas aportadas demuestran claramente el uso real y efectivo en relación con la cantidad del producto o servicio, su naturaleza y su forma de comercialización o prestación. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.? El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca.

En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 10 En atención a lo expuesto, se deberá establecer si la marca BAXTER (denominativa) es usada en el mercado de una forma real y efectiva, O si por el contrario procede su cancelación por no uso, para lo cual deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable y, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.

Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca en un procedimiento recursivo (apelación). En el presente caso se cuestionó que la SIC valorara algunas de las pruebas presentadas por Stanton S.A.S. con el recurso de apelación, lo cual contravendria lo estipulado en el Artículo 170 de la Decisión 486.

En ese sentido, lo que cuestiona la parte demandante es la posibilidad De modo referencial, ver Proceso 100-1P-2013, p.13. De modo referencial ver, Proceso 86-IP-2013, p.12. $ de presentar nuevos medios probatorios al momento de interponer un recurso de apelación. 3.2. Al respecto, el Artículo 170 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.” 3.3. El referido artículo establece un plazo de 60 días para que el titular de la marca se apersone y presente las pruebas que estime pertinentes en lo que sería la primera etapa del procedimiento ante la autoridad nacional competente, y no regula lo relativo a la actividad probatoria en las eventuales posteriores etapas, ya sea que estas se den en la vía administrativa, a través de recursos administrativos, o en la vía jurisdiccional, a través del proceso contencioso administrativo. 3.4.

Dicho en otros términos, el Artículo 170 de la Decisión 486 no regula la actividad probatoria en los procedimientos recursivos*!, ni ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Con relación a estas eventuales posteriores etapas, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en aplicación del principio de verdad material y desde una visión garantista del debido proceso.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-0003-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. y Tales como reconsideración o reposición, que son resueltos por la misma instancia que emitió el acto que se impugna, y alzada o apelación, que son resueltos por el superior jerárquico de la instancia que emitió el acto que se impugna. 10 r / l 2 Cecilia Lia Á' dE ndros | MAGISTRADA Hernán Hugo Ramiro Gómez Apac ISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Herná Lloro Zambrano TE SECRETARIO Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11