We TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 600-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante:Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00291 Referencia: Marca involucrada ALPINITO CRECIMIENTO (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio recibido el 10 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y de los Literales c) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N” 2008-00291; y, El auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Compagnie Gervais Danone 2.2. 2.3. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Alpina Productos Alimenticios S.A. Hechos relevantes: El 15 de febrero de 2007, Alpina Productos Alimenticios S.A. (en adelante, Alpina) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro del signo ALPINITO CRECIMIENTO (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza!.

Contra dicha solicitud de registro, la sociedad Compagnie Gervais Danone (en adelante, Gervais Danone) formuló oposición alegando que el signo solicitado como marca carece de objeto jurídico, sustentándose en la existencia previa de la marca ALPINITO inscrita con Certificado 133598 a favor de Alpina. Señaló que el signo solicitado está conformado por la expresión CRECIMIENTO, la cual es de uso común y descriptiva de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante la Resolución 40726 del 30 de noviembre de 2007, la SIC declaró infundada la oposición presentada por Gervais Danone y concedió el registro de la marca ALPINITO CRECIMIENTO (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La SIC consideró que la marca ALPINITO CRECIMIENTO era distintiva y no existía identidad total entre esta y la marca ALPINITO previamente concedida a favor de Alpina, por lo cual no se puede concluir que el signo solicitado carecería de objeto jurídico?.

Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; yogurt, aceites y grasas comestibles, de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la División de Signos Distintivos de la SIC, señaló que “existen cuatro requisitos que deben presentarse para que se configure la falla de objelo jurídico de una solicitud de registro de marca, los cuales son ( ): - Primero debe existir una identidad total de los signos. Esto quiere decir que si nos encontramos frente a marcas mixtas, tanto la parte denominativa como la parte figuraliva tienen que ser exactamente iguales, y si estamos frente a una marca denominaliva, entre la expresión que la compone y la que se pretenden registrar debe existir un total identidad. - Segundo, se debe dar una cobertura exacta de los productos y/o servicios, de lo cual entendemos que tanto el signo que se pretende registrar como la marca que ya se encuentra protegida por la administración comprenden exactamente los mismos productos o servicios, sin agregar ni modificar ninguno de los cobijados por la marca ya registrada. - Se debe presentar una identidad entre el solicitante del nuevo registro y el titular de la fmarca previamente registrada, entendiendo que quien solicita el nuevo registro es el titular de la marca que se encuentra previamente protegida por la administración. 2 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3, Contra la mencionada resolución, Gervais Danone interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación?.

El recurso de reposición fue resuelto mediante Resolución 2555 del 31 de enero de 2008, confirmándose lo decidido en la Resolución 40726 de 30 de noviembre de 2007. El recurso de apelación fue resuelto mediante la Resolución 9415 del 28 de marzo de 2009 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, confirmándose lo decidido en la Resolución 40726 de 30 de noviembre de 2007.

Gervais Danone presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió a trámite la demanda interpuesta y decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda de Gervais Danone: Las resoluciones demandadas concedieron el registro de la marca denominativa compuesta ALPINITO CRECIMIENTO, violando los literales c) y e) del Articulo 135 de la Decisión 486, por cuanto la expresión CRECIMIENTO que acompaña a la expresión ALPINITO es explicativa, y la denominación ALPINITO carece de objeto jurídico.

La ausencia de distintividad obedece a que la expresión CRECIMIENTO es un término descriptivo y fácilmente relacionable con las características de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, habida cuenta que dicha expresión es inherente a la mayoría de los alimentos que ayudan al crecimiento de quienes los consumen, más aun cuando los mismos están dirigidos a los niños, razones por las cuales la expresión CRECIMIENTO es un término inapropiable e irregistrable como marca para distinguir productos que se pretenden amparar con el signo solicitado.

Al concederse el registro de la marca ALPINITO CRECIMIENTO (denominativa) sin calificar a la expresión CRECIMIENTO como una expresión explicativa de la marca ALPINITO, se reconoció a favor de - Y, por úllimo, que la vigencia de la marca no haya caducado por falta de renovación, es decir que se encuentre vigente.” De la documentación que obra en el expediente no se aprecia la fecha de presentación de dicho recurso. 3 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

Alpina un monopolio, al permitirsele apropiarse de una expresión que informa sobre las características esenciales de los productos que fabrica o vende, impidiendo que otros empresarios del sector de los alimentos incorporen en sus marcas tal expresión. El término CRECIMIENTO no cumple con el requisito de distintividad, al ser una expresión comúnmente utilizada en el comercio de productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para indicar una característica e información del producto, por lo que no puede otorgarse derechos exclusivos sobre dicho término a Alpina.

La marca solicitada a registro fue concedida violando las reglas de propiedad industrial, toda vez que dicho registro carecería totalmente de objeto jurídico para ser registrado como marca capaz de distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que se otorgó derecho exclusivo sobre la marca conformada por el conjunto de dos palabras ALPINITO y CRECIMIENTO.

El término CRECIMIENTO no debía entrar en el estudio de registrabilidad por ser descriptivo y carecer de distintividad, por lo que el único elemento objeto de análisis sería el término ALPINITO. Sin embargo, este término ya se encuentra registrado como marca para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza%, por lo que sobre tal término no es posible otorgar un segundo registro de marca, tanto más si el mismo está acompañado de una expresión inapropiable como lo es la palabra CRECIMIENTO.

El razonamiento de la SIC, que llevó a considerar que no existía coincidencia entre la marca previamente registrada ALPINITO y la marca solicitada ALPINITO CRECIMIENTO, resulta erróneo, dado que esta última está compuesta por dos expresiones, mientras que el signo registrado se compone de una sola expresión. Argumentos de la contestación de la SIC: No se tiene por contestada la demanda por parte de la SIC de la República de Colombia, por no haber alegado poder que acredite la calidad de apoderado de su abogado, Argumentos de la contestación de Alpina:.

No ha pretendido obtener derechos de exclusiva sobre la expresión CRECIMIENTO que forma parte de su marca ALPINA CRECIMIENTO (denominativa), la cual es una expresión de uso general y, por tanto, no puede reivindicarse propiedad alguna. 4 Cabe precisar que tal argumento se encuentra referido al registro de la marca ALPINITO inscrita con Certificado 133598 a favor de Alpina. 4 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

La denominación CRECIMIENTO resulta descriptiva de una de las características de los productos que se incluyen dentro de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La SIC señala que el hecho de conceder el registro de la marca ALPINITO CRECIMIENTO (denominativa) no significa que estuviera otorgándosele ningún privilegio privativo en relación con el uso de esa expresión en el comercio.

El signo concedido a registro no es la expresión CRECIMIENTO, sino en conjunto la marca ALPINITO CRECIMIENTO (denominativa), siendo por tanto ALPINITO la parte que otorga distintividad a la expresión CRECIMIENTO. El registro concedido no resulta ser violatorio del supuesto normativo contenido en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, por lo que dicho registro reviste de distintividad suficiente que le permite diferenciarse de las otras marcas existentes en el mercado.

La concesión del registro de la marca solicitada a favor de Alpina no resulta violatoria de la prohibición de registro establecida en el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que la marca no consiste exclusivamente en una expresión que describa las cualidades o calidades del producto que se pretende identificar en el mercado.

Sin perjuicio de considerar que el término CRECIMIENTO es descriptivo, la marca ALPINITO CRECIMIENTO (denominativa) es sustancialmente diferente a la marca ALPINITO registrada en el año 1995, teniendo en cuenta que la primera de ellas, a pesar de que se compone de la marca previamente registrada, cuenta con un elemento adicional descriptivo que la hace diferente a la inicialmente otorgada.

El signo solicitado al ser diferente a la marca ALPINITO, constituye un nuevo signo susceptible de registro. La SIC no concedió derechos exclusivos sobre la expresión CRECIMIENTO, contenida en la marca ALPINITO CRECIMIENTO, por consistir en una expresión descriptiva sobre la cual no se puede otorgar exclusividad en el mercado. La marca solicitada a registro goza del carácter distintivo suficiente que la hace capaz de identificar los productos en el mercado y diferenciarlos respecto de los demás competidores.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134 y de los Literales c) y e) del Artículo 1355 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad AndinaS. No procede la interpretación prejudicial del Artículo 134 debido a que los requisitos para constituir una marca a los que se refiere la norma citada no son materia de la controversia discutida ante la Corte consultante.

Tampoco procede la interpretación prejudicial del Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que la irregistrabilidad de signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate, no es materia de la controversia discutida ante la Corte consultante.

Procede la interpretación prejudicial del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Si bien la Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se advierte que la demandante Gervais Danone sustenta su demanda, entre otros argumentos, en la supuesta vulneración del literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486, el cual se encuentra referido a la irregistrabilidad de un signo por carecer de aptitud distintiva.

Siendo así, y en aplicación del Artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal, resulta procedente interpretar de oficio el literal b) del Artículo 135 del cuerpo normativo antes referido. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea aplo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (y “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los produclos o de sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

(-.) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(.)” SISES 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. De oficio se interpretará el Literal b) del Artículo 1357 de la Decisión 486 debido a que los argumentos de la demanda se refieren al carácter no distintivo del signo solicitado. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Signos descriptivos. Alcances del derecho al uso exclusivo de una marca.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En el proceso interno se ha señalado que el término CRECIMIENTO no cumpliría con el requisito de distintividad al ser una expresión comúnmente utilizada en el comercio de productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para indicar una característica e información del producto.

De conformidad con lo estipulado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado;

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad; ( J De modo referencial, ver Procesos 50-IP-2014, de fecha 26 de agosto de 2014 y 122-1P-2013 de fecha 16 de julio de 2013. 1.5. 1.6. 2.2. 2.3. 2.4, y, ii) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado?.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. En consecuencia, en el presente caso se deberá analizar si el signo denominativo ALPINITO CRECIMIENTO se encuentra o no dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486.

Signos descriptivos. En el proceso interno se ha alegado que al concederse el registro de la marca ALPINITO CRECIMIENTO, sin calificar a la expresión CRECIMIENTO como una expresión descriptiva de la marca ALPINITO, implicaría reconocer un monopolio a favor de Alpina, lo que impediría que otros empresarios del sector de los alimentos incorporen en sus marcas tal expresión. Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( )” Como se desprende del referido artículo, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones O indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o De modo referencial, ver Proceso 12-1P-2014, de fecha 14 de marzo de 2014, p.5. / > 2.5. 3.2. más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 10 En ese sentido, en el presente caso se deberá determinar si el signo denominativo ALPINITO CRECIMIENTO es descriptivo o no en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado anteriormente.

Alcances del derecho al uso exclusivo de una marca. En el presente proceso, se argumentó la presunta falta de objeto jurídico del signo denominativo ALPINITO CRECIMIENTO, sustentándose en el hecho que no contaría con lo establecido por la norma, tales como: i) la identidad total de los signos, ii) la cobertura exacta de productos, ¡li) la identidad del solicitante y titular, y vi) la vigencia de la marca registrada.

El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente?!: a) Se hace referencia a derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

Facultad negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con lo primero, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible; en relación con lo segundo, tiene la 10 “1 De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 de fecha 25 setiembre de 2015.

De modo referencial, ver Proceso 37-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, 3.3. 3.4. facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. El derecho al uso exclusivo de una marca implica que no exista un derecho de propiedad idéntico respecto del mismo bien inmaterial. Por tanto, el derecho de exclusiva otorgado con el registro no puede recaer en dos signos distintivos compuestos idénticos que distingan los mismos productos y/o servicios a favor de un mismo titular.

Ello significaría que el petitorio que deriva de la segunda solicitud de registro que contenga los mismos elementos comprendidos en el registro original no resulte juridicamente posible. En el presente caso, se deberá analizar los alcances del derecho exclusivo del registro marcario teniendo en cuenta que nos encontramos frente a un signo compuesto por dos palabras (ALPINITO y CRECIMIENTO) que se debe analizar en su conjunto, a fin de determinar la ausencia o no de objeto jurídico en el registro de marcas.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2008-00291, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. gu Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Y s Hernáy' Rome: mbrano Hugo Ramiro Gómez ¡STRADO MAGISTRADO 10 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hernán ero ano A TE SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11