A TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 633-1P-2015 Interpretación Prejudicial Obligatoria Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. 2009-00165 Acción de nulidad de registro de la marca “BIG MANZANA” (denominativa) por falta de distintividad.
Dr. Hernán Romero Zambrano El Oficio 3879, recibido el 25 de noviembre de 2015, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los articulos 134 y 135 literales a) b) e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2009-00165; y, El auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. 1.
ANTECEDENTES Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandada: Tercero interesado: GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., SOCIEDAD INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. y THE COCA- COLA COMPANY. 1 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
Hechos Relevantes. El 26 de noviembre de 2006, la sociedad Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L.* solicitó el registro de la marca BIG MANZANA (denominativa)? que pretende distinguir “( Jbebidas sin alcohol: bebidas a base de frutas y zumos de frutas” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Industria Nacional de Gaseosas INDEGA S. A., Gaseosas Posada Tobón S. A. y The Coca-Cola Company, presentaron oposiciones a la solicitud de registro de la marca BIG MANZANA (denominativa), alegando falta de distintividad de la expresión por ser descriptiva en el campo de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 13 de agosto de 2008, mediante Resolución 29096, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), declaró fundadas las oposiciones y negó el registro de la marca solicitada, considerando que la solicitud estaba comprendida en los presupuestos de irregistrabilidad previstos en los literales b), e) y f del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Inconforme con tal decisión, la sociedad Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 29096. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la SIC, a través de la Resolución 34277 del 11 de septiembre de 2008, al resolver el recurso de reposición, confirmó la resolución recurrida con las mismas consideraciones.
Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante Resolución 40830 del 27 de octubre de 2008, resolvió el recurso de apelación, revocando la decisión contenida en la Resolución 29096, y en su lugar, declaró infundadas las oposiciones formuladas y concedió el registro de la marca BIG MANZANA (denominativa) en la Clase 32 Internacional, declarando agotada la vía gubernativa.
El 21 de septiembre de 2009, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admitió la acción de nulidad presentada por Gaseosas Posada Tobón $. A., contra la Resolución 40830 del 27 de octubre de 2008. Y Conforme consta en el expediente intemo, el Grupo Embotellador ATIC SL sería el actual usufruciuario de los derechos de exclusiva sobre la marca registrada BIG MANZANA (denominativa), conforme consta en el Contralo de Usufructo celebrado, el 30 de diciembre de 2009, entre esta sociedad y ACAVA LIMITED (nombre actual de la sociedad Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L.), titular de la antes referida marca, 2 Expediente Administrativo 06/119501.
Él Clase 32: Y ) Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frulas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”. 2 2.8. 3,1. 3.2. 3.3. 3.4, Mediante auto de 19 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad Gaseosas Posada Tobón S. A., en su escrito de demanda de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Se ha incurrido en la violación del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establece que constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que podrán registrarse los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Se ha aplicado indebidamente el Artículo 134 de la aludida Decisión ya que se ha demostrado que el signo solicitado BIG MANZANA (denominativo) está compuesto exclusivamente por denominaciones que son descriptivas del TAMAÑO y SABOR de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
Se ha aplicado indebidamente el Artículo 135 literales a) y b) de la Comisión de la Comunidad Andina que establece la prohibición del registro como marca de los signos que carezcan de distintividad. La ausencia de reconocimiento de la falta de capacidad distintiva del signo solicitado BIG MANZANA (denominativo) permite concluir que se dejó de aplicar la norma citada.
Se ha vulnerado el Artículo 135 literales e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, ya que establece que no podrán registrarse como marca signos que sirvan en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos de los productos; o consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.
La expresión MANZANA que forma parte del signo BIG MANZANA (denominativo) corresponde a un término descriptivo tratándose de las bebidas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende identificar. El otorgamiento del registro del signo solicitado BIG MANZANA (denominativo) para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, afecta indebidamente el derecho esencial de libre utilización de las expresiones descriptivas por parte de todos los comerciantes y al derecho del consumidor a no ser engañado sobre la naturaleza característica del producto. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4.1. 4.2. 4.3.
Cuando un signo que se pretende registrar como marca corresponde a una denominación que describe las características esenciales de los productos O servicios, se incurre claramente en una causal de irregistrabilidad. La expresión MANZANA no es una marca, sino un término descriptivo que le informa al consumidor de qué sabor es la bebida, término que puede ser utilizado por cualquier empresario del sector de bebidas, el uso de la expresión BIG es un adjetivo calificativo, cuyo significado en inglés es de conocimiento público.
Es evidente que Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L. pretende utilizar como marca la palabra MANZANA que tiene la calidad de descriptiva del sabor de la bebida y por ende carece de fuerza distintiva, para distinguir solamente una clase de gaseosa. El signo solicitado BIG MANZANA (denominativo) compuesto exclusivamente por dos términos descriptivos no alcanza el nivel de una marca evocativa, ya que sólo transmite información sobre el tamaño y sabor de la bebida como se acepta en la Resolución 40830 del 27 de octubre de 2008.
El signo solicitado BIG MANZANA (denominativo) carece de distintividad ya que no sería una marca sino una bebida gaseosa de gran tamaño o de cualidades grandiosas con sabor a manzana, es decir, signo carente de distintividad. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Con la Resolución emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por el contrario, las decisiones atacadas se fundamentaron en la normativa vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida y aplicable.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), concedió el registro de la marca BIG MANZANA (denominativa), solicitada por la Embotelladora de Agua Gaseosas Huancayo S.R.L., para amparar productos comprendidos dentro de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de que la marca cumple con la función distintiva y diferenciadora.
El contenido conceptual de la expresión BIG MANZANA, traducido al español hace referencia mentalmente al tamaño de la manzana, son 4 PASA AKX 4.4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. palabras que evidentemente evocan cualidades que describen el producto que se encuentra comprendido en la Clase 311, en la que se encuentran las frutas como tales y no las gaseosas, bebidas o zumos de frutas, que son los productos comprendidos en la Clase 32.
La SIC al efectuar el análisis de registrabilidad del signo y al concluir sobre su distintividad concedió el derecho de exclusividad sobre la expresión vista en su conjunto y no de forma aislada ni condicional ni complementaria la una con la otra. La expresión BIG MANZANA no es descriptiva, por cuanto no describe en el comercio la cantidad ni las características ni da información del producto.
El signo solicitado BIG MANZANA (denominativo) tiene distinta significación y representa una expresión diferente al género o cualidad esencial que el demandante quiere hacer ver, con el producto a distinguir. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad por parte del tercero interesado Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Rechaza y se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por considerar que carecen de fundamentos de hecho y de derecho y no existen méritos para considerar la nulidad del acto administrativo demandado.
La SIC no infringió ningún derecho al conceder la marca BIG MANZANA (denominativa) en Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza ya que la marca no se encuentra inmersa dentro de las letras e) e i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La denominación BIG MANZANA es una expresión compuesta de dos palabras las cuales no indican al consumidor de forma directa o exclusiva un solo producto, pues no es un signo que en su conjunto describa exclusivamente una cualidad o una característica especifica.
La marca registrada BIG MANZANA (denominativo) es novedosa y evocativa, pues aun cuando se compone de dos expresiones cotidianas, vistas en conjunto, forman un signo de fantasía, ya que se compone de una palabra en inglés que no es conocida y una palabra en español de conocimiento común. 4 Clase 31: “ ) Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos y semillos en bruto o sin procesor; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; plantas y flores naturales; animales vivos; alimentos para animales; malta”. 5 5.5.
Es imposible fraccionar la marca BIG MANZANA (denominativa) para 5.6. determinar su distintividad, como lo ha realizado la demandante, para de manera equivocada determinar que el signo puede resultar descriptivo cuando en realidad el signo en su conjunto no presenta características que permitan calificarlo como tal. La marca BIG MANZANA (denominativa) es un claro ejemplo de una marca evocativa, pues de ella se desprenden múltiples interpretaciones que no permiten determinar concretamente o de manera directa el producto que identifica, es decir bebidas gaseosas y líquidos.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 literales a) b) e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De los cuales se interpretará únicamente el Artículo 135 literales a), b), e) e ¡i' de la antes aludida Decisión 486 por ser procedente y directamente aplicable en el proceso interno. Este Tribunal no interpretará el Artículo 134 de la antes referida Decisión 486 por considerar que su análisis no tiene incidencia en la resolución del proceso interno. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad por falta de distintividad de los signos conformados por palabras consideradas en el proceso interno como descriptivas en idioma nacional (MANZANA) y extranjero (BIG).
Signos evocativos y signos de fantasía. Palabras consideradas en el proceso interno como de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (MANZANA). D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 5 4 ) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; b) carezcan de distintividad;
(..) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para D describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( ) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”. 1.1 1.2 1.3 1.4 Irregistrabilidad por falta de distintividad de los signos conformados por palabras consideradas en el proceso interno como descriptivas en idioma nacional (MANZANA) y extranjero (BIG).
En el presente caso, Gaseosas Posada Tobón $. A. ha alegado la falta de capacidad distintiva del signo denominativo BIG MANZANA ya que supuestamente no sería una marca sino una bebida gaseosa de gran tamaño o de cualidades grandiosas con sabor a manzana, es decir, signo carente de distintividad. En consecuencia, resulta pertinente abordar el tema de irregistrabilidad por falta de distintividad, al que hace referencia el Artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; * b) carezcan de distintividad”. Al respecto, este Tribunal en reiterada jurisprudencia? ha determinado que un signo puede ser registrado como marca si es distintivo, susceptible de representación gráfica y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado la misma puede estar conformada entre otros elementos por los siguientes: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, simbolos, gráficos, emblemas, números, letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores.
Así lo contempla de forma ejemplificativa el Articulo 134 de la Decisión Andina 486. Estos signos deben distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, están sometidos al examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Competentes en Materia de Propiedad Industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se deberá tener en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber: “Articulo 134 (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina) - A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”. Interpretación Prejudicial 133-1P-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: "TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1451, de 09 de enero de 2007;
Interpretación Prejudicial 128-1P-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1421, de 03 de noviembre de 2006; e, Interpretación Prejudicial 14-1P-2009 de 01 de abril de 2009, publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1729, de 3 de julio de 2009. 7 / 1.5 1.4.1 Distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 1.4.2 Distintividad extrinseca, por la cual se determina la capacidad para diferenciarse de otros signos que protejan los mismos productos o servicios en el mercado.
Teniendo en cuenta la definición y las características que todo signo debe poseer para ser registrado como marca es importante conocer su requisitos principales y/o esenciales que han venido siendo desarrollados desde la promulgación de la Decisión 344 hasta la actual Decisión Andina 486, estos son: 1.5.1 La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.
Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad. 1.5.2 La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.* 1.5.3 La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, Ls Otamendi, Jorge.
Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis, Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27. 1.6 1.7 1.8 1.9 palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”? Aplicando los criterios expuestos se deberá analizar si el signo solicitado BIG MANZANA es distintivo de tal forma que el consumidor pueda distinguir entre los productos para los cuales fue solicitado (Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
Se discute la falta de distintividad de la expresión que conforma la marca solicitada a registro por considerarla descriptiva en el campo de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional, especificamente, Gaseosas Posada Tobón $. A., en su demanda de nulidad expresa que la “( ) expresión MANZANA no es una marca, sino un término descriptivo que le informa al consumidor de qué sabor es la bebida, término que puede ser utilizado por cualquier empresario del sector de bebidas, el uso de la expresión BIG es un adjetivo calificativo, cuyo significado en inglés es de conocimiento público”.
En tal virtud, este Tribunal considera pertinente abordar el tema de la irregistrabilidad de los signos descriptivos, en particular en referencia a la expresión en ingles BIG. Al respecto, en el Artículo 135 literal e) de la Decisión 486, se ha elevado a causal absoluta de irregistrabilidad la de aquellos signos conformados por designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin perjuicio de lo manifestado, cuando un signo este compuesto o conformado por uno o más vocablos descriptivos, existe la posibilidad de que puedan ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. De cualquier manera, el titular de un signo de tales características no puede impedir a terceros la utilización de aquellos elementos descriptivos, por lo que dicho signo se consideraría débil.*” Es importante advertir que los signos descriptivos guardan una directa relación con los productos o servicios que tienen por objeto distinguir, v.gr., informan exclusivamente sobre la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio de que se trate.
En tal caso, si aquellas caracteristicas resultan comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo carecerá de distintividad y, consecuentemente, de conformidad con o Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Management, Bogotá, p. 77. 10 Proceso 110-1P-2015. lo dispuesto en el Artículo 135 literal g) de la antes referida Decisión 486, no podrá ser registrado como marca. 1.10 Por lo manifestado, es importante que al realizar el examen de 1.11 registrabilidad no se tomen en cuenta las palabras, partículas o secuencias lingúísticas consideradas descriptivas.
Lo cual evidentemente, constituye una clara excepción al principio según el cual el cotejo marcario se debe realizar atendiendo una visión de los signos en su conjunto, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Al examinar el signo al excluir los elementos considerados descriptivos, la distintividad se debe buscar en la combinación de aquellos elementos restantes que resulten diferentes en la conformación del signo en su conjunto.
En el caso concreto se debe determinar si la palabra, partícula o secuencia lingúlstica, contenida en el signo denominativo solicitado y posteriormente registrado BIG MANZANA, resulta propiamente un elemento descriptivo en el campo de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional, para de esta manera determinar su carácter distintivo. 1.12 En atención a que el signo denominativo solicitado y posteriormente registrado se encuentra conformado por una expresión perteneciente al idioma inglés, resulta pertinente ahondar en el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas, en este caso la expresión BIG. 1.13 En tal sentido, es importante tener presente que anteriores interpretaciones se ha dicho que los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.** 1.14 Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha vuelto de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.*? 1.15 Para resolver la acción de nulidad presentada por Gaseosas Posada Tobón $.
A. contra la Resolución 40830 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, la Corte consultante deberá verificar si se tuvo en cuenta si es pertinente establecer si la palabra en idioma extranjero que conforma la marca registrada es de 1 proceso 57-P-2015. a Proceso 146-Ip-2013, 10 conocimiento generalizado o común en el sector del público al que se encuentran dirigidos los servicios distinguidos, debiéndose además determinar si dicha palabra es de uso común o no en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
Signos evocativos y signos de fantasía. 2.1. Como en el proceso interno la SIC, en su escrito de contestación a la demanda, ha manifestado que se concedió el registro solicitado, entre otras razones, porque el contenido conceptual de la expresión BIG MANZANA, traducido al español hace referencia mentalmente al tamaño de la manzana, esto es, se trata de palabras que evidentemente evocan cualidades que describen el producto que se encuentra comprendido en la Clase 31, en la que se encuentran las frutas como tales y no las gaseosas, bebidas o zumos de frutas, que son los productos comprendidos en la Clase 32, en consecuencia, es pertinente analizar el tema, empezando por advertir que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara.
Sin embargo, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a través de un proceso deductivo. 2.2, Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. * 2.3.
Cosa distinta ocurre cuando el signo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. Corresponde entonces establecer si existe algún grado evocativo en las expresiones que conforman el signo BIG MANZANA del signo solicitado y posteriormente registrado; y, si puede tener fuerza distintiva considerando los productos de la clase internacional que pretende distinguir, o si por el contrario no existe proximidad entre “signo-producto”, para llegar a deducir que resulta evidente un elevado grado de cercanía entre el signo y el producto para poder concluir válidamente que resulta débil y que por %) a Revisar a modo de referencia la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 410-1P-2015, de fecha 25 de febrero de 2015, marcas FRUTIBOM y FRUTI. 11 27 esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca autónoma con ciertos rasgos parecidos. 2.5.
Por otra parte, en atención a que en el proceso interno el Tercero Interesado, Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., en su contestación a la demanda, argumentara que la marca registrada BIG MANZANA (denominativo) es novedosa y evocativa, pues aun cuando se compone de dos expresiones cotidianas, vistas en conjunto, forman un signo de fantasía, ya que se compone de una palabra en inglés que no es conocida y una palabra en español de conocimiento común, nos resulta pertinente abordar el tema planteado. 2.6.
Por tal razón, debemos insistir en que los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 2.7. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, son registrados por poseer una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. 2.8.
En este caso, se debió analizar si el signo denominativo BIG MANZANA reúne o no las características para ser considerado o no un signo de fantasía. 3. Palabras consideradas en el proceso interno como de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (MANZANA). 3.1. En el proceso interno, la opositora Gaseosas Posada Tobón $.
A. en su escrito de demanda argumentó que la expresión MANZANA es un término que puede ser utilizado por cualquier empresario del sector de bebidas. Por lo tanto, también resulta pertinente abordar el tema de las palabras de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en este caso, de la expresión MANZANA. En nuestro ordenamiento jurídico** se ha prohibido el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, sin embargo, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintos, caso en el que se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, lo cual significa que su marca será débil al tener una fuerza limitada de oposición, pues las palabras y las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.'* z Artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Ki MS Proceso 93-1P-2015, 12 W SS, 3.3. Conforme a lo manifestado, se deberá determinar si existe algún elemento de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional en la conformación del signo a cuyo registro se han presentado oposiciones en el proceso interno, para establecer si posee carácter distintivo y, a continuación, verificar que se haya realizado el respectivo cotejo con la exclusión de aquellos elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá que el registro de la denominación cuando se verifique que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de suficiente distintividad.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00165, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatutg-del Tribunal. j / > y lla Cecilia Lui ¿Kg 6n-Qúinteros MAGISTRADA Hernán e mbrano Hug [Ramiro Gómez Apac TRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firma presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secrefa - Martha Rueda Merchán AAA A Dr ¡Gustavo GarcidBrito—— SECRETARIO 13 Notifíquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14