TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 648-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00227-00 Referencia: Marcas involucradas SOL DE MOCTEZUMA (mixta), KOLA SOL (mixta) SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL (mixta) y SOL (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 3971 recibido el 2 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00227-00; y, El auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Luz Dary Mateus Casañas Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 28 de marzo de 2012, Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. (en adelante, Cervezas Cuauhtémoc) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) una solicitud de registro de la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta) para distinguir cervezas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (Solicitud 08-84218). 2.2.
Luz Dary Mateus Casañas (en adelante, la señora Luz Mateus) formuló oposición basada en la titularidad de las marcas KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL (mixta) y SOL (denominativa) inscritas con Certificados 291617, 291596, 291595, 291464, 338569 y 328247 en Colombia; alegando la similitud existente entre el signo solicitado y las referidas marcas registradas, toda vez que comparten la denominación SOL.
Certificado 291617 Certificado 291596 Certificado 291595 R: pe 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. ma)" ES SS Certificado 291464 Certificado 338569 Cervezas Cuauhtémoc contestó la oposición solicitando que se suspenda el trámite de la oposición hasta que se emita pronunciamiento sobre las acciones de cancelación presentadas contra los registros de las marcas sustento de la oposición. El 22 de mayo de 2009 Cervezas Cuauhtémoc presentó memorial adjuntando las Resoluciones que cancelaron parcialmente algunos de los registros de titularidad de la señora Luz Mateus!.
Mediante Resolución 44495 del 31 de agosto de 2009, la SIC decidió declarar fundada la oposición formulada y denegar el registro de la marca solicitada. Consideró que la coincidencia de la denominación SOL en los signos en conflicto era suficiente para generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Asimismo, señaló que los elementos denominativos adicionales y como los gráficos, no son suficientes para generar diferencias entre los signos, en tanto resultan secundarios o accesorios frente a la denominación SOL2.
Cervezas Cuauhtémoc interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 44495 del 31 de agosto de 2009, Por Resolución 8654 del 17 de febrero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la decisión contenida en la Resolución 44495 del 31 de agosto de 2009.
Por Resolución 4095 del 29 de junio de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual revocó la Resolución 44495 del Cabe señalar que la División de Signos Distintivos de la SIC en la Resolución 44495, del 31 de agosto de 2009, dejó constancia que dicho memorial no sería considerado por haber sido presentado fuera del término legal.
En la Resolución citada, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC señaló que, si bien algunas de las marcas base de oposición fueron canceladas parcialmente, especificamente se canceló el registro respecto de cervezas. Se debe tener en cuenta que las marcas SOL (mixta y denominativa) inscritas con Certificados 338569 y 328247, que también fueron objeto de oposición, se encuentran registradas para todos los productos de Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
En tal sentido, ta Dirección de Signos Distintivos de la SIC concluyó que existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto. 2.9. 31 de agosto de 2009, declarando infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado. La señora Luz Mateus presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia? 2.10.La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante Auto del 19 de noviembre de 2013 a través del cual ordenó notificar a la SIC y al tercero interesado Cervezas Cuauhtémoc. 2.11.Mediante Oficio 3971 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Luz Mateus: La señora Luz Mateus alega que la SIC habria violado la normativa comunitaria toda vez que la marca SOL MOCTEZUMA (mixta) no cumpliría con los requisitos exigidos por la norma para que sea procedente su registro.
De acuerdo a lo señalado por la demandante, la marca solicitada para registro carecería de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. La marca solicitada a registro sería idéntica gráfica y fonéticamente a las marcas mixtas KOLA SOL, SODA SOL, LIMONADA SOL, KOLA SOL LIGHT, SOL (mixta) y SOL (denominativa) registradas a su favor, toda vez que se encuentran conformadas por la palabra SOL.
El elemento que otorga distintividad a las marcas registradas es el término SOL, dado que los demás elementos (cero, kola, soda, limón, etc) que los conforman son comunes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, la demandante considera que la palabra MOCTEZUMA que conforma el signo solicitado no constituye un elemento diferenciador.
La marca solicitada utilizaria el mismo concepto gráfico de las marcas registradas, pues ambas presentan los trazos de la palabra SOL de forma relevante, resaltándola con un color diferente al resto de los colores del conjunto marcario. Las marcas en conflicto distinguen los mismos productos correspondientes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de De la documentación que obra en el expediente no se aprecia la fecha de presentación de dicha demanda. 4 3.6. 4.2. 4.3. 44. 4.5. 5.1.
Niza. Asimismo, los elementos gráficos, fonéticos e ideológicos de las marcas en conflicto serían idénticos, por lo que existiría riesgo de confusión. En ese sentido, la demandante considera que la SIC no motivó materialmente su decisión. Argumentos de la contestación de la demanda de la SIC:. La SIC se ajustó al trámite administrativo previsto en materia de marcas, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa, por lo que el fundamento legal del acto administrativo expedido se ajustaria plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia de marcas.
Si bien existe similitud ortográfica entre las marcas en conflicto, dado que comparten la palabra SOL, la marca concedida a registro SOL DE MOCTEZUMA (mixta) goza de distintividad por estar acompañada de la expresión "DE MOCTEZUMA”, la cual se diferencia de las marcas registradas en su significado y en su estructura fonética. Asimismo, debe considerarse que la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta) está compuesta por una imagen distinta a las de las marcas registradas que han sido sustento de oposición. No existiría posibilidad de confusión entre las marcas en conflicto toda vez que la marca solicitada a registro SOL DE MOCTEZUMA (mixta) ha sido concedida para identificar el producto cerveza, mientras que las marcas que son base de oposición distinguen productos tales como gaseosas, limonadas, sodas y colas, por lo que se trata de productos que no guardan conexión competitiva entre sí. La palabra SOL es una expresión evocativa, la cual debe de ser tomada como partícula débil respecto de los productos a identificar.
En ese sentido, los signos en conflicto no presentan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generen confusión. Argumentos del tercero interesado, Cervezas Cuauhtémoc: La demandante no fundamentó su oposición contra la solicitud de registro de la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta) en base al Artículo 134 de la Decisión 486, por lo que careceria de legitimación activa dado que fundamentó su demanda de nulidad en una causal que no invocó durante la actuación administrativa ante la SIC. 5.2. 5.3. 5.4, 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.
La marca solicitada cumple con los requisitos de registrabilidad de la normativa comunitaria, toda vez que se trata de un logotipo conformado por una combinación de palabras y otros elementos susceptibles de representación gráfica, por lo que reuniria los requisitos señalados en el Artículo 134 de la Decisión 486. Las marcas en conflicto coinciden en la expresión SOL, la cual es evocativa y de uso común en marcas que distinguen bebidas; sin embargo, en tanto se encuentran conformadas por otros elementos gráficos y denominativos, desde una apreciación en conjunto, son distintivas.
En la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza existen marcas registradas a favor de distintos titulares, incluso distintos a la señora Luz Mateus, que incorporan la palabra SOL. De igual modo, coexisten diversas marcas conformadas por dicha palabra en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. La coexistencia de las diversas marcas registradas, que incorporan la palabra SOL e identifican productos de la Clase 32, y la reconocida debilidad distintiva de dicha denominación, conlleva a que los titulares de tales marcas toleren la existencia de otras marcas que, combinadas con otros elementos gráficos y nominales resulten distintivas, como es el caso de la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta).
La marca solicitada a registro SOL DE MOCTEZUMA (mixta) presenta diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales, respecto de las marcas base de oposición. Las marcas opositoras transmiten simplemente la idea de SOL, mientras que la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta) hace que el consumidor recuerde fácilmente un elemento histórico o geográfico de la cultura mexicana.
La confundibilidad no puede fundamentarse en elementos inapropiables tal como lo es el término de uso común SOL. La SIC fundamentó la resolución cuestionada en base a la existencia de diferencias gráficas y conceptuales entre las marcas en conflicto. 5.10.La concesión del registro de la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta) está precedida de la concesión a su favor de otros registros de marcas que combinan expresiones, tales como SOL y/o MOCTEZUMA, asi como de los elementos gráficos distintivos de su familia de marcas conformadas por las marcas SOL CERO (mixta), CERVEZA CLARA 6 SOL (mixta), SOL LIGHT (mixta) y CERVECERIA MOCTEZUMA SOL LIGHT (mixta), las cuales además coexisten con las marcas de la opositora en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.11.El hecho de que los diseños dominantes entre las marcas de su empresa obren como indicadores de pertenencia de la marca SOL DE MOCTEZUMA (mixta) a una familia de marcas, hará que el consumidor medio considere que dicha marca pertenece a su empresa, por lo que podrá diferenciarla de las marcas de la opositora.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. No procede la interpretación del Artículo 134 referido a los requisitos para constituir una marca, toda vez que ello no es materia de la controversia discutida ante la Corte consultante.
Por lo tanto, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, fogotipos, monogramas, retratos, eliquetes, emblemas y escudos; c) tos sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(-J 7 DRAM
1.1. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN? Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Comparación entre marcas mixtas.
Palabras de Uso Común en la conformación de marcas. Marca débil. Marcas evocativas. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si los signos SOL DE MOCTEZUMA (mixta), KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL (mixta) y SOL (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Uno de tos argumentos de Cervezas Cuauhtémoc en ta contestación de la demanda es el hecho de ostentar una “familia de marcas” sobre la base de los elementos gráficos que conforman sus marcas SOL CERO (mixta), CERVEZA CLARA SOL (mixta), SOL LIGHT (mixta) y CERVECERIA MOCTEZUMA SOL LIGHT (mixta). Sin embargo, en el presente caso la cuestión controvertida es si determinar si hay confusión o no entre el signo SOL DE MOCTEZUMA (mixta) y los signos KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL (mixta) y SOL (denominativa).
En ese sentido, este Tribunal considera que no resulta necesario efectuar un análisis adicional respecto del concepto “familia de marcas” 8 1.2. 1.3 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto O servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquiririo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá verificar si en el examen realizado entre los signos confrontados se observó la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem. 1.4 d) comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. Conceptual! o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) b) c) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En el presente caso, se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Ibídem. 10 2.1. 2.2. 2.3.
Comparación entre marcas mixtas y denominativas Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado SOL DE MOCTEZUMA (mixta) y la marca SOL (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.
Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.* En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial'”, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.” Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el Literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurnr en riesgo de confusión”, Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tnbunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: “Sí al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estes coexistir pacíficamente en el ámbito comerciaf, Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente adicionar debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin penuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca. 41 24 Como el b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:? (1) (ii) (iii) (iv) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras”, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de ta marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:** a) b) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 2.5 3.2. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos SOL DE MOCTEZUMA (mixta) y la marca SOL (denominativa). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Comparación entre marcas mixtas. De acuerdo a lo alegado por la demandante, existiría confusión entre el signo solicitado SOL DE MOCTEZUMA (mixta), y las marcas registradas KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL (mixta).
En ese sentido, es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la 13 mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más caracteristico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.'* 3.3.
Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, la Corte consultante debe tomar en cuenta lo siguiente**: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (1) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir | diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar | una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. c) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas > mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. 5 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 18 Ibídem.
Y 14 Sd 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. Palabras de Uso Común en la conformación de marcas. Marca débil.
Cervezas Cuauhtémoc señaló que las marcas en conflicto coinciden en la expresión SOL, la cual es de uso común en marcas que distinguen bebidas, sin embargo al encontrarse conformadas por otros elementos gráficos y denominativos, resultan distintivas. Agregó que la confundibilidad no puede fundamentarse en elementos inapropiables tal como lo es el término de uso común SOL.
Por lo tanto, en el presenta caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente O se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(..)J” Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 536-1P-201 5 de fecha 23 de junio de 2016. 15 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Marcas evocativas Como en el proceso interno se discute si la denominación SOL tiene carácter evocativo, es pertinente analizar el tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica O cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo'".
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. '? Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente Y; por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte, En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación SOL y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. Ibídem Ibidem. 16 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos Tomando en cuenta que la demandante señaló que la SIC no habría motivado materialmente la Resolución 4095 del 29 de junio de 2012, resulta pertinente referirse al tema "examen de registrabilidad y debida motivación".
El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o sí no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando se presenten o no oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486”.
El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.
La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de 21 De modo referencial, ver Proceso 242-1P-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, p.12. 17 6.6. 6.7. marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados”?.
En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00227-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA MAGISTRÁDA 2 Ibidem. 18 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19