RA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 668-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno de! Consultante: 02374-2011-0-1801-JR-CA-12 Referencia 8 Marcas involucradas CLUB ESPECIAL (mixta) y CLUB COLOMBIA (denominativa y mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2374 del 10 de diciembre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 02374-2011-0-1801-JR-CA-12; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Bavaria S.A. 2.2. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú Tercero interesado: Acava Limited Hechos relevantes:. El 29 de abril de 2009, Acava Limited (en adelante, Acava) solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) el registro de la marca CLUB ESPECIAL (mixta) para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 28 de septiembre de 2009, Bavaria S.A. (en adelante, Bavaria) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, manifestando que es titular de las marcas CLUB COLOMBIA (denominativa) y CLUB COLOMBIA (mixta), registradas previamente con Certificados 598 y 509, respectivamente, que distinguen productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza?.
Sostuvo que el signo solicitado resulta confundible con sus marcas y que la marca CLUB COLOMBIA (mixta) es notoriamente conocida.. El 5 de noviembre de 2009, Acava absolvió el traslado de oposición manifestando que es titular de las marcas CLUB ESPECIAL y logotipo y CLUB ESPECIAL BEST QUALITY BEER y logotipo que distinguen productos de la Clase 32; que la denominación CLUB es frecuentemente utilizada en la conformación de diversas marcas registradas en las Clases 32 y 33; y que los signos son gráfica y fonéticamente distintitos.
Sostuvo que Bavaria no acreditó la notoriedad de su marca. Cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas. 2 LA A 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Por Resolución 126-2010/CSD-INDECOPI del 15 de enero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundada la oposición formulada y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado, considerando lo siguiente: a) Los signos en conflicto presentan diferencias gráficas y fonéticas, de modo que si bien distinguen productos vinculados, es posible su coexistencia pacífica en el mercado. b) El término CLUB es de uso común entre las marcas registradas en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. c) No se ha acreditado que la marca opositora ostente la calidad notoria en el Perú o en algún país miembro de la Comunidad Andina.
El 12 de febrero de 2010, Bavaria interpuso recurso de apelación contra la Resolución 126-2010/CSD-INDECOPI, alegando lo siguiente: a) Su marca es notoriamente conocida, siendo el signo solicitado una transcripción parcial de su marca, lo cual generaría riesgo de confusión en el público consumidor, dando lugar a que se diluya la fuerza distintiva de la marca registrada y, en consecuencia, se disminuya su valor comercial y publicitario. b) Los signos en conflicto distinguen productos relacionados, tos cuales son vendidos en los mismos lugares, incrementándose así el riesgo de confusión al momento de adquirir los productos.
El 22 de abril de 2010, Acava absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos señalados en la contestación a la oposición. Por Resolución 188-2011/TPI-INDECOP! del 26 de enero de 2011, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (antes Sala de Propiedad Intelectual) del Indecopi resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 126-2010/CSD-INDECOPI.
Dicha instancia señaló que si bien la palabra CLUB es frecuentemente utilizado en las Clases 32 y 33, respecto de los productos es un término arbitrario. Estableció que la marca CLUB COLOMBIA (mixta) ostentaba la calidad de notoria con relación a cervezas de la Clase 32. Finalmente concluyó que carecía de objeto analizar el supuesto de riesgo de dilución de la marca CLUB COLOMBIA, ya que el signo solicitado pretende distinguir productos vinculados a los que distingue dicha marca.
El 3 de mayo de 2011 Bavaria interpuso demanda contenciosa administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 188-2011/TPI- INDECOPI. El 4 de diciembre de 2012 el Indecopi contestó la demanda. 2.10. El 17 de septiembre de 2014 Acava contestó la demanda. 2.11.El 22 de junio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda. 2.12.
El 7 de julio de 2015 Bavaria interpuso recurso de apelación. 2.13.Mediante Auto del 10 de noviembre de 2015, la Quinta Sala 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda de Bavaria: El signo solicitado CLUB ESPECIAL (mixto) es similar a sus marcas registradas al grado de producir riesgo de confusión al público consumidor en tanto están conformadas principalmente por la denominación CLUB, la cual es relevante en los signos en conflicto toda vez que los términos ESPECIAL y COLOMBIA, así como los demás elementos figurativos, no gozan de capacidad distintiva suficiente para diferenciar las marcas en conflicto.
Se debe tener en cuenta que el nivel de protección de una marca notoria es más amplia que el de cualquier marca registrada. Por lo tanto, se debe considerar que el signo solicitado CLUB ESPECIAL y logotipo es una transcripción parcial de la marca notoria CLUB COLOMBIA. El registro del signo solicitado generaría riesgo de confusión en el público consumidor respecto de los productos que pretende distinguir, permitiendo la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria y generando que disminuya su valor comercial y publicitario.
La autoridad administrativa erróneamente ha otorgado el registro a diversas marcas que contienen la denominación CLUB para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual ha iniciado procedimiento de cancelación contra dichas marcas. Argumentos de la contestación del Indecopi:. La marca solicitada CLUB ESPECIAL (mixta) no genera riesgo de confusión con la marca notoria CLUB COLOMBIA (mixta) debido a que se tratan de signos que generan una impresión en conjunto distinta tanto fonética como gráficamente. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.
Debido a la naturaleza y finalidad de los productos que distinguen los signos confrontados el público consumidor prestará mayor grado de atención al momento de contratarlos o adquirirlos. En relación al supuesto error cometido por la autoridad administrativa al permitir la coexistencia de diversas marcas que contienen el término CLUB en perjuicio de su marca cabe precisar que, al momento de concederse el registro de su marca CLUB COLOMBIA (mixta) ya existian registradas marcas que incluían el término CLUB en sus conformaciones inscritas a nombre de otros titulares, siendo que las acciones de cancelación interpuestas por Bavaria no han recaído sobre todas las marcas registradas en esa Clase 32 que incluyen el término CLUB.
Argumentos de la contestación de Acava: Su marca CLUB COLOMBIA (mixta) no es una transcripción parcial de la marca CLUB ESPECIAL (mixta), ya que su marca es una extensión de los derechos derivados de registros previos. Los signos en conflicto no son semejantes dado que la marca registrada CLUB COLOMBIA es un signo mixto que contiene elementos figurativos distintos a los que tiene el signo solicitado que también es un signo mixto.
Si bien los signos en conflicto comparten la palabra CLUB, dicho término no es elemento distintivo de ninguno de los signos en controversia. La palabra CLUB está contenida en diversas marcas registradas para distinguir productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual la administración consideró que la denominación CLUB contenida en varias marcas registradas no causa riesgo de confusión alguno porque el examen comparativo de marcas se realiza utilizando la marca en su conjunto y no separándolas.
No opera el riesgo de dilución ya que los productos que distingue su signo solicitado a registro no guarda relación competitiva con los productos que distingue la marca notoria. La marca sobre la cual Bavaria sustenta su demanda viene coexistiendo pacíficamente con sus marcas CLUB ESPECIAL, las cuales amparan productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional. 6.2. 6.3, 6.4. 7.1. 7.2. 7.3. 74, Sentencia de Primera Instancia:.
Mediante resolución materia de impugnación, el Indecopi determinó que la marca CLUB COLOMBIA (mixta) ostenta la calidad de notoria con relación al mercado de cervezas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual no ha sido cuestionado, por lo que el examen de registrabilidad efectuado por el Indecopi se realizará teniendo en cuenta que se está frente a una marca notoria.
Los signos en conflicto no son similares debido a que incluyen elementos denominativos y gráficos adicionales, lo cual genera impresiones visuales y fonéticas distintas. En cuanto al riesgo de dilución, este no sería aplicable al caso ya que los signos distinguen productos vinculados. No se ha configurado el aprovechamiento del prestigio de la marca notoria debido a que se ha determinado que entre las marcas en conflicto no existe similitud y, además, hay otras marcas registradas que contienen la misma palabra “CLUB”, no existiendo por ello posibilidad de que la empresa demandada haya pretendido registrar su marca para aprovecharse de la notoriedad de la marca registrada.
Argumentos del recurso de apelación: El signo solicitado resulta gráfica y conceptualmente confundible con las marcas registradas. Si bien la marca solicitada se encuentra conformada por elementos denominativos y figurativos adicionales, ello no desvirtúa el eminente riesgo de confusión. El término “ESPECIAL” del signo solicitado es descriptivo, y por su parte el término "COLOMBIA” de las marcas registradas hacen alusión al país de origen.
Asimismo, el signo solicitado pretende utilizar la misma combinación de colores lo que contribuye en la confusión de los signos. Los signos en controversia distinguen productos vinculados destinados al mismo público consumidor, por lo cual serán vendidos en los mismos canales de comercialización incrementando el riesgo de confusión al momento de la adquisición de los productos.
No se ha tenido en cuenta el carácter notorio de su marca, la cual tiene un nivel de protección mayor que las marcas comunes por lo tanto el nivel de rigurosidad del análisis para el otorgamiento del registro de marcas que contengan total o parcialmente una marca notoria debe ser mayor. ss D NAS NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? respecto a: a) Criterios para determinar el riesgo de confusión entre una marca notoría (CLUB COLOMBIA y logotipo) y un signo solicitado a registro (CLUB ESPECIAL y logotipo), teniendo en cuenta que ambos son signos mixtos y comparten un mismo elemento denominativo (CLUB), se encuentran en clases distintas, pero los productos que distinguen se encuentran vinculados. b) La existencia de otras marcas registrada (en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza) que contengan el término denominativo común del signo solicitado y de la marca notoría (CLUB) eliminaria el riesgo de confusión. Por lo tanto, procede la interpretación del artículo mencionado en el punto anterior.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre una marca mixta y una denominativa. Comparación entre marcas mixtas. Palabras de uso común. La marca notoriamente conocida. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria pero de uso común. Conexión competitiva entre productos de las Clases 33 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Ss, 1.1. 1.2.
Coexistencia de hecho de marcas. Preguntas formuladas por la Corte consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado CLUB ESPECIAL (mixto) y la marca CLUB COLOMBIA (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..J” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.3 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-1P-2045 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Os dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* 1.4. a) b) d) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptua! o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:5 a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibidem. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor, El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas y denominativas compuestas Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre la mara solicitada CLUB ESPECIAL (mixta) y la marca CLUB COLOMBIA (denominativa), es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.
Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.$ Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.” En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar cuál de los elementos Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 y de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem. 10 prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,$ salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.2 b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:10 () Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 y de fecha 10 de junio de 2016.
En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el Literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión”. Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se delermina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comerciaf.
Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, caracteristica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca.
Ver Interpretación Prejudictal recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, 11 2.4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras!*!, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:?2 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de determinar el presunto riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca CLUB ESPECIAL (mixta) y la marca Yo: O Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
De modo referencial, ver Proceso 12-1P- 2014, p.10. De modo referencial, ver Proceso 178-1P-2015, p. 12 12 3.1. 3.2. 3.3.
3.4. CLUB COLOMBIA (denominativa). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta Como la controversia radica en la posible confusión entre el signo CLUB ESPECIAL (mixto) y la marca CLUB COLOMBIA (mixta), es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, se deberá determinar si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 13 Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.
En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: en trazado y el concepto. 1! Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente!5: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud LE 14 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016.
Ibidem. Ibidem. 13 > R 3.5. 4.1. 4.2. de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. c) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,18 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Marcas conformadas por palabras descriptivas y de uso común. La marca débil Como la demandante y el Juzgado argumentaron que los signos en conflicto están conformados por expresiones o denominaciones descriptivas (ESPECIAL) y de uso común (CLUB), lo que podría determinar que se trate de signos débiles, es pertinente analizar el tema planteado, empezando por advertir que un signo es descriptivo cuando informa de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas aesos productos o servicios;
Ibidem. 14 4.3. 4,4. 4.5. 4.6. 4.7. (.J” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.*? De otro lado, en cuanto a las marcas conformadas por palabras de uso común, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals;
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Esto significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.18 Cabe precisar que cuando los signos confrontados se encuentran conformados por elementos de uso común o descriptivos, es importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. 1? No obstante lo antes señalado, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se deberá hacer el cotejo teniendo 17 18 19 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.
De modo referencial, ver Proceso 93-1P-2015, p.6, de fecha 27 de mayo de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 15 4.8. 5.1. 5.2. en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa de que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.?0 En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento descriptivo o de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en las Clases 33 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 4.7.
La marca notoriamente conocida. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria pero de uso común En el presente caso, la demandante, Bavaria alegó que su marca CLUB COLOMBIA (mixta) es notoriamente conocida. Si bien el Indecopi determinó que la marca CLUB COLOMBIA (mixta) ostenta la calidad de notoria con relación a cervezas de la Clase 32, consideró que no se había configurado un supuesto de riesgo de dilución; en ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero O con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015, p.12 de fecha 19 de mayo de 2016, 16 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.
Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella?!, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 Literal a) de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el Artículo 229 Literal b) de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.?22 La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición.2 El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2 Ibidem.
De modo referencial, ver Proceso 17-IP-2014 de fecha 1 de octubre de 2014, pp. 22-23. Ibídem. 17 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado?, 5.9. Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.?5 5.10.
En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 Literal h) y 226 Literales a), b), y c) de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:26 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo _228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia O licencia del signo en determinado territorio; o, i)_ la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) tos aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero ” 25 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.
E Ibidem. 18 b) c) d) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.27 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.?8 El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.?* 5.11. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de 2 28 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada.
Civitas, Madrid, 1995, p. 283. De modo referencial, ver Proceso 66-1P-2015, p. 19 Ibídem. 19 notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. 5.12.
En tal virtud, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podria tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. 5.13. Por otro lado, con especial importancia se deberá analizar los signos compuestos por la palabra CLUB en relación con el conjunto de productos que protegen los signos en conflicto (Clases 33 y 32); especialmente, se deberá determinar su carácter de descriptivo o de uso común en la clase para la cual se solicita el registro del signo mixto CLUB ESPECIAL (Clase 33), ya que esto podría afectar el análisis de registrabilidad que se realice.
Como ya se advirtió, una palabra descriptiva o de uso común no es apropiable por ningún empresario en el mercado de los productos o servicios en relación con los cuales tiene dicho carácter. Esto es una variable de mucho peso al analizar el poder de oposición de una marca notoria que se constituya exclusivamente o se componga por una palabra de dichas características. 5.14.
En consecuencia, se debe analizar todos los elementos posibles de los 6.1. 6.2. signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Conexión competitiva entre los productos de la Clases 33 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza En el presente proceso, se discute si existe o no conexión competitiva entre productos de las Clase 33 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 33 que pretende distinguir el signo solicitado De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 de fecha 2 de enero de 2015. 20 ER 6.3. 6.4.
6.5. CLUB ESPECIAL (mixto) y los productos de la Clase 32 que distinguen las marcas registradas CLUB COLOMBIA (mixta y denominativa). Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.31 Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?2 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza* Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 31 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151 - Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenciátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8;
Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 21 b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines?*, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.
El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.* En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13, Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.
De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400 22 6.6. 7.1. 7.2. un producto origina una mayor demanda en el otro”.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.38 Coexistencia de hecho de marcas Acava señaló que la marca sobre la cual Bavaria sustenta su demanda viene coexistiendo pacíficamente con sus marcas CLUB ESPECIAL, las cuales amparan productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional.
El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellas. y En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA” [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relalivos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”, Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución Véase:<htips://books.google.com.ec/books ?id=Id8/68bW3eoC3pg=PA2478dg=microeconomia +efecto+sustitucionahl=esása=X8ved=0ahUKEwj¡QmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCcOBAEIJTA Citv=onepages:q=microeconomia%20efecto%20sustitucionaf=false> (visitado el 9 de mayo de 2018).
Ver interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 23 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 8.2. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.
Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.
La coexistencia pacífica de los signos por varios años aporta evidencia, desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado), de que por parte de los consumidores no hubo riesgo de confusión entre los signos. En ese sentido, si bien la coexistencia pacífica de los signos no es determinante para proceder con el registro de un signo, sí es un elemento de juicio importante que debe ser valorado por la autoridad nacional competente al momento de analizar la existencia o inexistencia de riesgo de confusión. Consultas formuladas:.
Criterios para determinar el riesgo de confusión entre una marca notoría (CLUB COLOMBIA y logo) y un signo solicitado a registro (CLUB ESPECIAL y logo), teniendo en cuenta que ambos son signos mixtos, y comparten un mismo elemento denominativo (CLUB), se encuentran en clases distintas, pero los productos que distinguen se encuentran vinculados.
En relación al cuestionamiento citado, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en los numerales 3 y 6 de la Sección D de la presente interpretación prejudicial. ¿La existencia de otras marcas registradas (en clases 32 y 33 de la Nomenclatura Oficial) que contengan el término denominativo común del signo solicitado y de la marca notoria (CLUB) eliminaría el riesgo de confusión? Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, estas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión. Así, si la palabra en común se encuentra registrada a favor de diferentes titulares en clases conexas, la autoridad nacional competente podrla 24 permitir el registro de un signo que incluya el elemento en común en atención a la coexistencia previa de dicho elemento en el registro de propiedad industrial.
En tal sentido, en el caso de signos conformados por palabras de uso común, la distintividad recae en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 02374-2011-0-1801-JR- CA-12, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, ) A ! Cecilia Luisa Ayllón Quinteros aftha a Merchán h MAGISTRADA MAGISTRADA, Hernán Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 25 n A Hernág/ Romero Za ustavo'Garc MOS E SECRETARIO Notifiquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 26