TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de julio de 2016 Proceso: 691-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Socia! Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 8227-2013 Referencia: Marcas involucradas MISKY FRUT (denominativa) y MISKY (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 311-2015-SCS-CS, de fecha 18 de noviembre de 2015, recibido el 30 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 8227-2013; y, El Auto de 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: ARCOR S.A.!.C. 2.1. 2.2. 2.3. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú Negociación Ganadera Ramirez S.A.C. Hechos relevantes: El 21 de octubre de 2004, Negociación Ganadera Ramírez S.A.C. (en adelante, Negociación Ganadera) solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) el registro de la marca MISKY FRUT (denominativa) para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas correspondientes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente 223037- 2004).
El 17 de marzo de 2005, ARCOR S.A.I.C. de Argentina (en adelante, ARCOR) formuló oposición a la solicitud de registro de Negociación Ganadera, sobre la base de las siguientes marcas registradas: a) MISKY (denominativa): previamente registrada en el Perú bajo el Certificado 7701, para distinguir confiteria de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. b) MÍSKY BON! (mixta): previamente registrada en el Perú bajo el Certificado 23311, para distinguir golosinas tales como chocolates, chicles, caramelos, bombones y todos los demas productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.* dl Sostuvo que el signo solicitado genera riesgo de confusión con las marcas antes mencionadas y que los productos de ambas empresas poseen los mismos canales de distribución y comercialización (debido a que se expenden en supermercados y tiendas de abarrotes).
El 17 de marzo de 2005, ARCOR, mediante Expediente 236192-2005, solicitó el registro de la marca MISKY para distinguir cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y Sin embargo, a la fecha que se formuló la oposición, la marca MISKY BON! (mixta) se encontraba cancelada mediante Resolución 6339-2004/0SD-INDECOPI. 2 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9, zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 9 de diciembre de 2005, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi (antes Oficina de Signos Distintivos) dispuso acumular el Expediente 236192-2005 al Expediente 223037-2004 dada la conexión existente entre ellos. Por Resolución 15238-2006/0SD-INDECOPI del 18 de septiembre de 2006, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi resolvió: - Primero: en el Expediente 223037-2004, declarar infundada la oposición formulada e inscribir la marca de producto MISKY FRUT (denominativa). - Segundo: en el Expediente 236192-2005, denegar el registro solicitado por ARCOR para la inscripción de la marca MISKY(denominativa) en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 6 de octubre de 2006, ARCOR interpuso recurso de apelación contra la Resolución 15238-2006/0SD-INDECOPI. Por Resolución 0454-2007/TPI-INDECOPI del 1 de marzo de 2007, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi? confirmó en todos sus extremos la Resolución 15238-2006/0SD-INDECOP!. El 17 de mayo de 2007, ARCOR presentó demanda contencioso administrativa contra el Indecopi y Negociación Ganadera ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo a fin de impugnar la Resolución 454-2007/TPI-INDECOP!.
Mediante Sentencia del 12 de agosto de 2010, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta. 2.10.El Indecopi presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia judicial. 2.11.El 10 de septiembre de 2012, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia apelada y, en consecuencia, declaró fundada la demanda interpuesta por ARCOR. 2.12.
El 25 de abril de 2013, el Indecopi interpuso recurso de casación en contra de la Sentencia de segunda instancia judicial. La Sala de 2 A la fecha Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi. 3.2. 33, 3.4, 4.2. 4.3. Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, durante el trámite del recurso de casación, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda de ARCOR:. Los productos de la marca registrada y la marca cuyo registro se solicita poseen los mismos canales de distribución, su lugar y forma de comercialización son parecidos (se expenden en supermercados y tiendas de abarrotes), siendo igualmente similares los potenciales Usuarios. Las denominaciones de ambos signos son idénticas, sin elementos que le otorguen distintividad al signo solicitado.
No se debe tomar en cuenta el término FRUT, pues es una partícula común que hace referencia que el producto tiene sabor a fruta. El término FRUT se encuentra incluido en muchas marcas de las Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto debe ser descartado del examen de confundibilidad por su irrelevancia. Fonéticamente la pronunciación de ambas denominaciones son idénticas.
Argumentos de la contestación del Indecopi: - Para determinar si existe riesgo de confusión lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares, según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público al que están dirigidos. Se advierte que el producto que distingue la marca registrada (confitería) no se encuentra comprendido ni vinculado con los productos que el signo solicitado pretende distinguir (cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas).
Los productos mencionados son de diferente naturaleza y finalidad. Los productos a los que hace referencia la marca registrada son confitería o dulces, a diferencia de los productos que pretende distinguir el signo solicitado, los cuales son bebidas no alchólicas y cervezas. Si bien los productos se pueden adquirir en supermercados y otros lugares de abastos, están ubicados en zonas diferenciadas; además, los productos por sí mismos son suficientemente identificables por el público al que van dirigidos, quienes son los que adquieren según sus necesidades. 44. 4.5. 6.1. 6.2. 6.3, No existe similitud o conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y los que distingue la marca registrada en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
No existe similitud o conexión competitiva dado que se tratan de productos que, si bien se comercializan en supermercados y basares, se encuentran debidamente diferenciados. La marca concedida para distinguir productos de la Clase 32 fue otorgada para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
En cambio, la marca previamente registrada del demandante es confitería, con lo que se descarta de plano cualquier tipo de conexión competitiva. Realizado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado MISKY y la marca registrada MISKY se advierte que tanto desde el punto de vista fonético como gráfico resultan idénticos, pues generan el mismo impacto sonoro y visual.
Argumentos de la contestación de Negociación Ganadera: Negociación Ganadera no contestó la demanda en el plazo otorgado por el órgano jurisdiccional de la primera instancia judicial, por lo que se le declaró rebelde. Fundamentos de la Sentencia Judicial de Primera Instancia: Consideró que el signo solicitado MISKY FRUT pretende distinguir productos como jugo de fruta no alcohólico, bebidas no alcohólicas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca MISKY registrada por ARCOR distingue productos de confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Si bien los productos no son idénticos, teniendo en cuenta que un producto de confitería se complementa con el consumo de una bebida refrescante, se pueden encontrar en una misma tienda, bodega, supermercado o celebración, por lo que pueden inducir a que el consumidor medio asocie que los productos tengan el mismo origen empresarial. Del análisis procedente se considera que existen elementos suficientes de conexión competitiva susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que no era posible la coexistencia de las marcas. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
Argumentos de! Recurso de Apelación interpuesto por el Indecopi: Los canales de comercialización de ambos productos no son los mismos y no se producirá riesgo de confusión entre los consumidores. El uso conjunto o complementario de productos debe ser apreciado de acuerdo a su connotación jurídica y no bajo su uso o acepción común usual. Esta advertencia, que si bien podría ser calificada a priori como obvia, resulta absolutamente necesaria debido a que la sentencia ha fundamentado su fallo sobre la base del siguiente postulado: “en situaciones cotidianas un producto de confitería se complementa con el consumo de una bebida refrescante”.
Según puede advertirse, la vinculación realizada adolece de relevancia jurídica. No debemos confundir la complementariedad en el mercado con aquel gusto excéntrico, particular y por ende inusual de alguna persona. La sentencia recurrida está aplicando incorrectamente los criterios de conexión competitiva establecidos por el Tribunal Andino, y ello provoca que se confunda la conexión competitiva con la conexión subjetiva.
Fundamentos de la Sentencia Judicial de Segunda Instancia:. El 10 de septiembre de 2012, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia confirmó la Sentencia de Primera Instancia que declaró fundada la demanda, en virtud de lo siguiente: a) No es posible la coexistencia de ambos signos en el mercado, debido a que los productos que distinguen los signos en cuestión, si bien no son idénticos, tendrían un consumo complementario y, a la vez, podrían ser adquiridos o consumidos en una misma tienda, bodega o celebración, por lo que podría inducir a que el consumidor promedio asocie que los productos tengan el mismo origen empresarial. b) Existen elementos suficientes de conexión competitiva.
Argumentos del Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por el Indecopi: El Indecopi presentó recurso de casación en contra de la sentencia de segunda instancia judicial, señalando que se debe determinar si existe vinculación o conexión competitiva entre los productos determinados y si estos deben ser analizados de forma conjunta y no aislada. au» 1.1.
NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Litera! a) de! Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre marcas denominativas. Marcas conformadas por partículas descriptivas. Conexión competitiva. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si los signos “MISKY” (denominativa) y "MISKY FRUT” (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( J” 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sim embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. o Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
E Ibidem. == 1.4 1.5 2.1. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se debrá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas denominativas Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado MISKY FRUT (denominativo) y la marca MISKY (denominativa), es necesario compararlos teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están Ibidem, 2.2. 2.3. 2.4, representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual”.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.? Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado, con o sin el acompañamiento de un gráfico.2 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, la Corte consultante debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:10 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem. Ibidem. Ibídem. 10 2.5. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras!1, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:*? a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una 1 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir o no entre los signos "MISKY" (denominativo) y “MISKY FRUT” (denominativo). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Marcas conformadas por palabras descriptivas En el presente caso, el Indecopi señaló que la denominación “FRUT”, contenida en el signo solicitado “MISKY FRUT” (denominativo), ostenta un carácter descriptivo, por lo que resulta pertinente analizar el tema planteado.
El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de Jos servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca serla considerada débil. 13 33 De modo referencial, ver Procesos 529-1P-2015 y 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, 12 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 44.
Se deberá establecer si la denominación "FRUT” contenida en el signo solicitado "MISKY FRUT” (denominativo) es descriptiva o no para los productos a distinguir en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas.
Conexión competitiva entre productos de las Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza En la controversia planteada se advierte que se discute si existe o no conexión competitiva entre productos de las Clase 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 32 que pretende distinguir el signo solicitado MISKY FRUT (denominativa) y los productos de la Clase 30 que distingue la marca registrada MISKY (denominativa).
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.14 Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las Marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, 15 “u Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 13 4.5. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) b) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza18 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, asi como los medios de publicidad empleados para tales fines”, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.
El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.?8 En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo 16 17 1 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor, Véase, por ejemplo, Proceso 67-1P-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8;
Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-201 5, ya citada, pp. 12-13. Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 14 al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 19 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro? Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.6.
Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se 19 De modo referencial ver, Proceso 68-JP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”, [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio enel precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://bo0ks.google.com.ec/books ?id=Id8/68bW3eoC8pa=PA2478dg=microeconomia tefecto+sustitucionghi=esf:sa=X8ved=0ahUKEwQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCQSAEIJTA Ciiv=onepageg:q=microeconomia%20efecto%20Osustitucionaf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 15 requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva? En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 8227-2013, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. al Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 16 — (L, GustaVo GarcidBrit SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17