(AÑ (ja! TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso 2 75-P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante E 2008-00381 Referencia s Marca involucrada FRUTA (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0439 del 8 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 134 y de los Literales a), b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008- 00381; y, El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: The Coca-Cola Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. Tercero interesado: S.M. Jaleel 8 Company Limited Hechos relevantes: El 11 de septiembre de 2007, S.M. Jaleel 8 Company Limited (en adelante, Jaleel 8 Company) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca FRUTA (mixta) para distinguir jugos de frutas; bebidas carbonatadas con sabores a frutas; bebidas no alcohólicas; preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas, de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente 07-93482).
The Coca-Cola Company (en adelante, Coca-Cola) formuló oposición contra el registro del signo solicitado alegando que dicho signo carece de distintividad y que tiene carácter descriptivo. Por Resolución 11137 del 16 de abril de 2008, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la sic declaró infundada la oposición formulada por Coca Cola y concedió el registro de la marca FRUTA (mixta) para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de Jaleel 8 Company?.
Dicha instancia consideró que si bien el signo solicitado incorpora la expresión genérica "FRUTA", es registrable en la medida que es analizado de manera conjunta con todos los elementos adicionales. Coca-Cola interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 11137. Por Resolución 19747 del 17 de junio de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 11137.
Por Resolución 28695 del 11 de agosto de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la sic Cabe precisar que la sociedad Productora de Jugos S.A. también formuló oposición contra el registro del signo solicitado FRUTA (mixto), la cual fue declarada infundada, no habiendo interpuesto dicha empresa recurso impugnativo alguno. 2 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 11137.
Coca-Cola presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 11137, 19747 y 28695. Mediante Auto del 29 de enero de 2009 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda, ordenó notificar a la SIC, al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y al tercero interesado Jaleel 8.
Company. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Coca-Cola: La SIC incurrió en error al otorgar el registro del signo solicitado, teniendo en cuenta que los elementos gráficos adicionales dotaban al signo de suficiente distintividad, cuando lo cierto es que los elementos adicionales serían tan irrelevantes y accesorios que el conjunto de la marca carece de capacidad distintiva, por lo que se estaría contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 134 y en los Literales a), b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486.
Al analizar la marca FRUTA (mixta), es evidente que el elemento denominativo predomina en el conjunto, de tal manera que el elemento gráfico que lo acompaña es decorativo y está subordinado al elemento denominativo. El signo FRUTA (mixto) informa sobre un ingrediente común en los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
Es decir, las bebidas pueden tener sabor a “fruta”. El signo FRUTA (mixto) evoca o hace mención a una calidad esencial de los productos que pretende distinguir. Los consumidores perciben una relación directa entre el signo y el producto, toda vez que sus características hacen mención a que el producto está hecho o sabe a fruta, circunstancia que no se ve modificada por la presencia de elementos gráficos que para el caso serían irrelevantes.
TF 4.2. 4.3. Argumentos de la contestación de la SIC:. Si bien el signo solicitado incorpora una expresión genérica como lo es "FRUTA", este es registrable en la medida que el referido signo sea analizado en conjunto teniendo en cuenta todos los elementos adicionales que contiene. A pesar de que el signo solicitado incluya la expresión inapropiable “FRUTA”, también se incluyen elementos gráficos distintivos, como las letras de la expresión FRUTA en mayúsculas y con un diseño especial en la letra inicial F y en sus extremos tanto superior como inferior.
Todo ello hace que el conjunto de la marca tenga la suficiente distintividad para constituir una marca registrable debiendo aclararse que sobre la expresión FRUTA como tal no se otorga un derecho exclusivo, ni la posibilidad de oponerse con un resultado positivo. La marca solicitada FRUTA (mixta) es distintiva y, por lo tanto, susceptible de ser registrada como marca por la oficina naciona! competente.
Argumentos de la contestación de Jaleel 8 Company: No obra en el expediente la contestación de Jaleel 8 Company. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 134 y de los Literales a), b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación prejudicial del Artículo 134 referente a los requisitos para constituir una marca, ni del Literal a) del Artículo 135 sobre irregistrabilidad de un signo que no cumpla con los requisitos establecidos en el primer párrafo del Artículo 134 de la norma antes citada?, por no corresponder a la materia controvertida en el presente caso.
Si bien la Corte consultante ha solicitado la interpretación del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la revisión de los hechos materia del presente caso se advierte que la demandante Coca- Cola ha pretendido basar su demanda en la no distintividad y carácter descriptivo del signo solicitado, por lo que este Tribunal considera que no corresponde interpretar prejudicialmente los artículos mencionados. 4 1.2. 1.3.
Por lo tanto, sólo procede la interpretación prejudicial de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Signos descriptivos y genéricos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En el proceso interno se ha señalado que la marca solicitada FRUTA (mixta) carece de distintividad.
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.* Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: () distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, (ii) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) bh) Carezcan de distintividad;
(..) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de tos servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorías referidas a esos productos o servicios;
(y De modo referencial, ver Procesos 50-1P-2014, de fecha 26 de agosto de 2014 y 122-1P- 2013 de fecha 16 de julio de 2013. De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015, de fecha 21 de agosto de 2015, p.6. 5 S- 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486.
En este artículo se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. En consecuencia, en el presente caso se debe analizar si el signo solicitado FRUTA (mixto) se encuentra o no dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal b) del Artículo 135 de la referida Decisión. Signos descriptivos y genéricos En el presente caso se alegó que la denominación “FRUTA” posee carácter descriptivo.
Por otro lado, se determinó que si bien el signo solicitado incorpora una expresión genérica como lo es “FRUTA”, este es registrable en la medida que el referido signo sea analizado en conjunto teniendo en cuenta todos los elementos adicionales que contiene. Los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, destino, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.
El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo _135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(..)J” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas caracteristicas no puede impedir la utilización del 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.$ Teniendo en cuenta que en el presente caso se está frente a una marca mixta, conformada por un elemento denominativo y uno gráfico o figurativo, es importante determinar qué elemento predomina o resulta más característico en dicho signo, si el denominativo o el gráfico, o ambos.
Si bien el elemento denominativo suele ser el más característico en los signos mixtos dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento que le otorgue mayor distintividad no sea éste, sino el gráfico, ya sea por su diseño, elementos cromáticos u otras características, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos genéricos, pero ello no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo, debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.” La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.8 De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 de fecha 25 setiembre de 2015. De mado referencial, ver Proceso 110-1P- 2015 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.8.
Ibidem. 7 AH 2.10. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos 2.11. o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.? Ahora bien, lo que es genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo en otra.
Es pertinente tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo «oO genérico en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Ello resulta importante, porque en productos o servicios con Intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios intimamente relacionados, 10 2.12.
En tal sentido, se deberá determinar si la denominación “FRUTA” de la marca solicitada es genérica o descriptiva en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como como en las clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer el carácter distintivo y proceder o no al registro de la marca solicitada FRUTA (mixta), teniendo en consideración además los elementos adicionales que conforman dicha marca.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2008- 00381, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 9 10 De modo referencial, ver Proceso 110-IP- 2015 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.8. Ibídem. Cecilia Lúiga AylorrÚuinteros MAGISTRADA. — - ero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac ¡[AGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretari SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.