UA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 185-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00200-00 Referencia: Acción de nulidad.

Marcas confrontadas: KAVITAL (denominativa) y KAVITEX (denominativa) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1119, recibido el 17 de abril de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a), 150, 155 Literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00200-00, y, El auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: INVET S. A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) - Nación Colombiana Tercero interesado: KYROVET LABORATORIES $. A. (en adelante, KYROVET) QU Hechos Relevantes 2.1. El 16 de septiembre del 2009, KYROVET solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC?, el registro de la marca KAVITAL (denominativa), para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2, El 30 de octubre de 2009, en la Gaceta de Propiedad Industrial N” 609 se publicó el extracto de la referida solicitud de registro.

Dentro del término legal, ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION (en adelante, ZODIAC), planteó oposición en contra de dicha solicitud con fundamento en el registro previo? de su marca denominativa GABICTAL que ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3. El 25 de marzo de 2010, mediante Resolución 16680 la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por ZODIAC y concedió el registro de la marca solicitada. 2.4. inconforme con tal decisión, ZODIAC presentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones 22308 del 28 de abril del 2010 y 33463 del 29 de junio del 2010, ambas confirmando lo decidido en la Resolución 16680 que concedió el registro solicitado. 2.5.

El 31 de mayo de 2012, INVET S. A. mediante el procedimiento ordinario contencioso administrativo planteó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 16680, 22308 y 33463 sobre la base de su marca KAVITEX (denominativa) registrada previamente? para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.6. Mediante providencia de 28 de enero del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la presente interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Expediente Administralivo N* 09 100261 Expediente Administrativo N* 03 025546, Radicación 2003-03-27, Certificado 277365, para distinguir productos de la Clase 5: “(.) produclos farmacéuticos y vetennarios, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, almentos para bebes; emplastos, material para apósitos; mate- rial para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, y herbicidas”, Expediente Administrativo N” 92 233522, Radicación 1900-01-01, Certificado 159053, para distinguir productos de la Clase 5: “( ) productos farmacéuticos y vetenmarios; productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; male- nal para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos: fungicidas, y herbicidas”. 2 3.1. 3.2. 3.3, 3.4. 3.5. 4.1.

Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa INVET S. A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: En la base de datos de la SIC consta que la marca denominativa KAVITEX que ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional, estaba registrada a favor de INVET S. A. habiendo sido concedida su última renovación para el periodo del 20 de enero de 2004 hasta el 20 de enero de 2014, El registro concedido a favor de INVET S. A. ampara exactamente los mismos productos que la solicitante pretendía proteger con la marca denominativa KAVITAL en la Clase 5 de la Clasificación Internacional.

A pesar de lo anterior fue concedida la marca denominativa KAVITAL, para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de KYROVET LABORATORIES $. A., lo que indica que no se realizó eficazmente el examen de registrabilidad como lo ordena el Artículo 150 de la Decisión 486. Que hubo una clara violación del Artículo 136 Literal a), por parte de la División de Signos Distintivos de la SIC al haber concedido el registro de la marca denominativa KAVITAL para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que ésta es similar fonéticamente y confundible a la marca denominativa anteriormente registrada KAVITEX, y para distinguir productos respecto a los cuales el uso de la marca denominativa KAVITAL puede inducir al error.

Los Artículos 155 Literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, fueron vulnerados por la División de Signos Distintivos de la SIC, al no tener en cuenta de oficio, la existencia de la marca denominativa KAVITEX para reconocer productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte de la SIC La SIC en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: Desde el aspecto visual, a pesar de que las marcas en controversia comparten las primeras dos sílabas (KA-VI), estudiando las palabras en conjunto se puede deducir un claro aspecto diferenciador, pues las sílabas finales de cada una de las marcas en comparación son disímiles, la marca demandante finaliza con la sílaba “TEX”, mientras que la marca demandada termina con la sílaba "TAL”, situación que hace que visualmente no existan riesgos de confundibilidad, otorgándole a cada una la suficiente distintividad. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

En el campo fonético se hacen mucho más evidentes y asimismo predominantes las capacidades distintivas de cada uno de los signos en controversia, pues la estructura de sus composiciones hace que fonéticamente se escuchen diferentes, a pesar de compartir las primeras sílabas. Desde el punto de vista conceptual, son marcadas las diferencias existentes entre los signos enfrentados, pues ambos son de fantasía teniendo en cuenta que sus aspectos denominativos carecen de significado en nuestro idioma.

Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte del Tercero Interesado KYROVET en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal: Aunque en la demanda se alega la presunta vulneración de los Artículos 136 Literal a) y 155 Literal a), 150 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vale la pena mencionar que los actos administrativos acusados se emitieron en estricto cumplimiento de las normas vigentes en materia de Propiedad Industrial en nuestro país para el momento de su expedición. Partiendo del principio de los cotejos marcarios, es totalmente válido afirmar que la solicitud de registro no está incursa en ninguna causal de irregistrabilidad, pues no basta alguna similitud entre los signos para declarar que entre los mismos existe riesgo de confusión. Tratándose de artículos farmacéuticos de equivocar la elección del medicamento prescrito existe un alto riesgo de daño; sin embargo, en el presente caso, dicho riesgo de asociación no existe -pues— “( ) cuentan con consumidores especializados, y establecimientos de comercio especializados en su distribución, por lo que sin temor a equívoco, podemos afirmar que el consumidor promedio de los productos identificados por una y otra marca no corren riesgo alguno de confusión”.

Como la similitud de los signos radica en el prefijo de los mismos KAvITAL /KAvITEX, nada obsta el registro del signo de la referencia, por cuanto el prefijo KAVI no es el soporte real de la distintividad de la marca concedida a registro, como si lo es el conjunto de la misma, formado por la totalidad de las sílabas integradas de las expresiones.

Frente a este punto, es importante resaltar que la actora centra la presunta confusión en el prefijo KAVI, pero desconoce, que a la fecha, en la SIC reposa el registro de seis (6) marcas que identifican productos de la Clase 5 Internacional, que comparten dicho prefijo. NORMAS A SER INTERPRETADAS o, 17 pon > am 1.1. La Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los Artículos 136 Literal a), 150, 155 literal a) y 172 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De los cuales únicamente se interpretarán los Artículos 136 Literal a) y 150 de la referida Decisión, por considerar que su análisis debe ser considerado por la Consultante al resolver la acción interpuesta en el proceso interno. No se interpretarán el Artículo 155 Literal a) de la precitada Decisión 486, pues no se está resolviendo un caso de infracción. Tampoco se interpretará el Artículo 172 de la Decisión 486, porque su análisis no es directamente necesario para resolver el caso concreto.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas de cotejo entre signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. Marcas de fantasía. El examen de registrabilidad que realiza la Oficina de Registro de Marcas. De oficio, integral, debidamente motivado y autónomo.

Partículas de uso común en marcas farmacéuticas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas de cotejo entre signos distintivos. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión entre el signo denominativo KAVITAL cuyo registro ha sido solicitado por la sociedad KYROVET LABORATORIES S. A. y la marca denominativa KAVITEX (previamente registrada por INVET S. A.), por lo que resulta pertinente referimos al contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente a la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. 1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser 5 y a o 1.3. 1.4. 1.5. idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante a la registada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir.* Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería manifiestamente evidente.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1.5.1.

La confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.5.2. La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los 4 Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: “LOCKHEED MARTIN”. 4 0 hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.5 1.6. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.7.

Al resolver la acción planteada deberá verificarse si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.8. 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4, Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.8.1. 1.8.2.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 5 COLOR”. Proceso 89-Ip-2005,, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A 7 y fi S 1.9. 2.2. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Es importante que al resolver la acción de nulidad se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos denominativos Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre el signo denominativo KAVITAL y la marca denominativa previamente registrada KAVITEX, se deberá verifi icar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas': 2.1.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sílabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica al realizar la comparación de los signos, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.3.

Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.4, Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en el mente del consumidor, pues esto revelaría cómo es captada la marca en el mercado. Al aplicar la presente interpretación en el caso concreto, se debe verificar si se realizó el cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas expuestas con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre el signo denominativo KAVITAL y la marca denominativa previamente registrada KAVITEX, Marcas de fantasía A modo de referencia se deberán tener en cuenta varias interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las precitadas reglas, entre ellas las dictadas dentro de tos Procesos 156-1P-2015, 200-1P-2013 y 438-1P-2015. 8 3.1.

Se abordará el tema enunciado pues la SIC, en su escrito de contestación a la demanda contenciosa administrativa, afirmó que desde el punto de vista conceptual, son marcadas las diferencias existentes entre los signos enfrentados, pues ambos son de fantasía teniendo en cuenta que sus aspectos denominativos carecen de significado en nuestro idioma. 3.2.

Al respecto es importante advertir que los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 3.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. 3.4.

Se deberá analizar si el signo denominativo KAVITAL es o no de fantasía, para posteriormente hacer un adecuado análisis de confundibilidad en relación con las marcas mixtas previamente registradas.” El examen de registrabilidad que realiza la Oficina de Registro de Marcas. De oficio, integral, debidamente motivado y autónomo 4.1. La sociedad INVET S. A. afirma en su demanda que el conceder el registro de la marca solicitada “( ) indica que no se realizó eficazmente el examen de registrabilidad como lo ordena el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, acotando que la División de Signos Distintivos de la SIC con su resolución habría violado los Artículos 136 literal a), 155 literal a) y 172 de la Decisión 486. por tal motivo, se abordará el tema relativo al examen de registrabilidad.* 4.2.

El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. 4.3. En el Título ll de la Decisión 486 se encuentra regulado el procedimiento de registro de marcas, conforme al cual se instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento de y el respectivo examen de registrabilidad.

Del análisis de las normas pertinentes se ha determinado que los requisitos de dicho examen? son los siguientes: Revisar a modo de referencia la interpretación prejudicial dictada en el Proceso 148-1P-2015, de fehca 20 de julio del 2015, marca GYROKINESIS. Ver a modo de referencia ta Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17- 1P-2013.

Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”. 9 4.4. 5.1. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4, El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral.

La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. El examen de registrabilidad debe ser debidamente motivado.

Además de los requisitos referidos en los numerales precedentes, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. El examen de registrabilidad debe ser autónomo. Resulta necesario agregar, además de los requisitos anotados en líneas precedentes, v.gr., el examen de registrabilidad aparte de ser de oficio, integral y motivado, también debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina.

Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente?” del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. Por lo tanto, se deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el Artículo 150 de la Decisión 486 se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial.

Partículas de uso común en marcas farmacéuticas Los signos denominativos en conflicto, v.gr. KAWITAL y KAVITEX amparan productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación 10 Sobre esto el Tribunal en Interpretaciones Prejudiciales anteriores ha manifestado que el “Y..) principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Compelente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”. (Revisar a manera de referencia Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-1P-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2069, de 05 de julio de 2012). 10 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

Internacional de Niza, siendo que adicionalmente el Tercero Interesado afirmó al contestar la demanda que “( ) fa actora centra la presunta confusión en el prefijo KAVI, pero desconoce, que a la fecha, en la SIC reposa el registro de seis (6) marcas que identifican productos de la Clase 5 intemacional, que comparten dicho prefijo”, por lo que al resolver la acción ordinaria de nulidad presentada por INVET S. A. se deberá verificar que en el examen de registrabilidad se haya tomado en cuenta el análisis especial que se hace a las marcas farmacéuticas conformadas por palabras o partículas de uso común. Se debe tener presente que las marcas farmacéuticas frecuentemente se conforman con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le brindan algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que nos hemos referido en anteriores ocasiones!!, especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio que determina que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta al momento de realizarse la comparación. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “( ) fa distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que fogre mostrar el conjunto de la marca”? También, se ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, pues entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. y Ver a modo de referencia las interpretaciones prejudiciales dictadas dentro de los Procesos 30-1P-2000 y 491-1P- 2015. 12 Ver a modo de referencia el Proceso 781P-2003, publicado en la G-O-A-C- 998 de 13 de octubre de 2003, marca HEMAVET. 11 5.7.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre, marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. *? 5.8. De otra parte, las marcas farmacéuticas frecuentemente se componen de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea sobre las propiedades del producto, sus principios activos, su Uso terapéutico, entre otros y, por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de la partícula de uso común. 5.9.

En atención a todo lo expuesto, deberá verificarse que se haya determinado correctamente si en la marca solicitada a registro se encuentra o no conformada por alguna partícula de uso común, genérica o descriptiva en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2012-00200-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatutó del Tribunal. Ñ Cecilia Lei Ayllóf Quinteros aftha R DA MAGISTRADA G STRADA /| | Hugo Ramj)ro Gómez Apkc MA( ISTRADO e la 13. ver a modo de referencia el Proceso 175-1P-2007, del 19 de febrero de 2017, marca mixta GENGRAF. 12 Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13