(AÑ, so) NUEZ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016 Proceso: 456-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 91587-C Referencia: Nulidad de registro de la marca SAN CARLOS Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio CARISNP/DGE N* 0068/2015, recibido por este Tribunal el 7 de septiembre de 2015, mediante el cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial de los articulos 134, 135, 136, 137, 154, 172, 173, 190, 191, 199 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 91587-C; y, El auto de 19 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Las partes en el Proceso Interno: Demandante: CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A. Demandado: Ministro de Desarrollo Económico (actual Ministerio de Producción y Microempresa del Estado Plurinacional de Bolivia. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Tercero Interesado: CERVECERÍA RESTAURANT "SAN CARLOS” S.R.L. Hechos Relevantes El 6 de marzo de 2003, CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A. (en adelante, CBN) solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI) el registro de la marca denominativa SAN CARLOS para distinguir “( ) cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 17 de noviembre de 2003, el SENAPI después del examen de registrabilidad y al no haberse presentado oposiciones, resolvió conceder el registro de la marca SAN CARLOS! a favor de CBN. El 5 de marzo de 2004, CERVECERÍA RESTAURANT “SAN CARLOS” S.R.L. (en adelante, SAN CARLOS S.R.L.), interpuso acción de nulidad ante el SENAPI para que se declare la nulidad del registro de marca denominativa SAN CARLOS, sobre la base de la identidad y semejanza con el nombre comercial CERVECERÍA RESTAURANTE SAN CARLOS S.R.L., cuyo producto principal es la cerveza "SAN CARLOS”.
El 5 de abril de 2005, mediante Resolución Administrativa 1746/05 se declaró probada la demanda de nulidad relativa, disponiendo la cancelación del registro de la marca SAN CARLOS. El 7 de junio de 2005, CBN interpone recurso de revocatoria contra la Resolución 1746/05 ante la Dirección General del SENAPI. El 4 de julio de 2005, la sociedad SAN CARLOS S.R.L. presentó su escrito de respuesta al recurso de revocatoria planteado por la CBN.
El 5 de julio de 2005, mediante Resolución 52/05 el SENAPI resuelve rechazar el recurso presentado y confirmar la Resolución Administrativa 1746/05. El 5 de septiembre de 2005, CBN planteó recurso jerárquico ante el Ministerio de Desarrollo Económico (actual Ministerio de Producción y Microempresa) solicitando la revocatoria de la Resolución Administrativa 52/05.
El 22 de febrero de 2006, CBN interpuso acción contenciosa administrativa en sede judicial, solicitando que en sentencia se revoquen y dejen sin efecto las Resoluciones Administrativas 1746/05 y 52/05. ' Registro N* 91587-C de 17 de noviembre de 2013 2.10.El 26 de mayo de 2006, el Ministerio de Producción y Microempresa contestó la demanda contencioso administrativa, solicitando que en sentencia se declare improbada la demanda. 2.11.
El 5 de abril de 2012, mediante Sentencia 98/2012 se dejó sin efecto la Resolución 52/05, disponiéndose la remisión del proceso al Ministerio de Producción y Microempresa a efectos de que este a su vez lo remita al SENAPI, para que éste último solicite la correspondiente Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.12.
Mediante Oficio CARISNP/DGE N* 0068/2015 del 28 de agosto de 2015, R / el SENAPI, dentro de solicitud de Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, formula las siguientes preguntas: 1. ¿Cuál es la extensión del Art.135 lit. p) de la Decisión 486 en cuanto a la referencia de “contrariedad a la ley”, y si dicha contrariedad puede extenderse a causales contenidas en el artículo 136 o el Art. 137 de la misma Decisión 486? 2.
¿Cuál es la extensión de la nulidad relativa fundada en el Art. 136 lit. b) de la Decisión 486? 3. ¿Cuál es la extensión de reconocimiento del derecho de un nombre comercial conforme el Art. 190 y 191 de la Decisión 486; y cuáles serían las pruebas idóneas para la demostración del primer uso? 4. ¿Qué debe entenderse por “primer uso en el comercio? 5.
¿Cuándo se entiende que se ha producido el cese del uso del nombre comercial, si dicho cese se puede asociar a un uso muy disminuido y poco frecuente; y a quien le corresponde la carga de dicho extremo? 6. ¿Cuál es el alcance del Art. 137 de la Decisión 486, qué debe entenderse por competencia desleal, cuál es la regulación normativa aplicable en tal caso y cuál sería el tratamiento en el marco comunitario?.
Argumentos de la Demandante CBN La Administración “( ) desconoce la naturaleza, esencia y funcionamiento del Registro de Comercio, así como la normativa vigente aplicable al “Nombre Comercial”, a decir, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (la “Decisión 486') y el Código de Comercio. Tal comportamiento y análisis carentes de sustento legal y de criterio jurídico, lo único que logran es crear un ambiente de inseguridad jurídica a todas y cada una de las sociedades comerciales inscritas en el 3 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. registro de comercio, toda vez que aplicando el criterio de los entes de la Administración Pública no sería necesaria la inscripción de las personas jurídicas en el registro de comercio”.
"Respecto al derecho de uso exclusivo del nombre comercial, la Decisión 486 simplemente señala que el mismo se adquiere desde su primer uso, pero no establece cuál es su primer uso en el comercio. Es así que nos remitimos al Código de Comercio, norma interna aplicable en virtud del artículo 276 antes transcrito, el mismo que en su artículo 470 señala desde cuando se tiene derecho al uso del nombre comercial, señalando que ello ocurre a partir de la inscripción en el registro de comercio” “( ) el SENAPI y el Ministerio de Desarrollo Económico (actual Ministerio de Producción y Microempresa, están errados al pretender dar protección sobre el nombre comercial “Cervecería Restaurant San Carlos SRL” a favor de la empresa demandante, basada en actos y hechos anteriores al registro de dicha empresa como sociedad comercial".
Solicita que se revoquen y se dejen sin efecto las Resoluciones Administrativas 1746/05 y 52/05, dictadas por la SENAPI por las cuales se declara la cancelación de su marca SAN CARLOS, la misma que fuere solicitada el 6 de marzo de 2003 y registrada el 17 de noviembre de 2003 (Registro N* 91587-C). Además establece que la sociedad “SAN CARLOS” S.R.L., logra su personalidad juridica el 31 de marzo de 2003 constituyendo el primer uso en el comercio del nombre comercial "CERVECERÍA SAN CARLOS S.R.L.”, es decir días posteriores a la solicitud de registro (6 de marzo de 2013).
La SENAPI establece que el nombre comercial “CERVECERÍA RESTAURANT SAN CARLOS S.R.L.” se formaliza con la constitución de la empresa (31 de julio de 2002) que lleva el mismo nombre, obteniendo la matrícula de comercio 00103223 de fecha 31 de marzo de 2003. Como indicios del uso del nombre comercial por parte "SAN CARLOS” S.R.L ( ) lo único que resalta es “San Carlos” como nombre del producto cerveza, pero no así de una empresa 0 establecimiento comercial”.
La SENAPI * ( ) debió presumir la inocencia y la buena fe de la CBN a tiempo de solicitar el registro de la marca SAN CARLOS; o caso contrario se debió demostrar con prueba irrefutable que al momento de la solicitud de registro de la marca referida CBN actuó de mala fe” 3.9. 4.1. 4.2. “En ningún lugar, ni en el Artículo 172 de la Decisión 486, en el que se establecen las causales de nulidad de una marca, ni en el propio Artículo 137 del mismo cuerpo legal se hace mención a que un supuesto acto de competencia desleal (que no existió y ni siquiera se inició trámite alguno al respecto) de lugar a la nulidad de la marca” Argumentos de la demandada Ministerio de Producción y Microempresa Las “( ) pruebas aportadas por Restaurat Cervecería San Carlos, evidencian el uso comercial del nombre Cerveza Ecológica San Carlos, siendo utilizado este por los socios con anterioridad a la solicitud de registro de marca efectuada por la CBN, evidenciándose por ello, que la Cervecería Boliviana Nacional S.A., ha infringido el inc. b) art 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”.
Respecto de la mala fe y competencia desleal por parte de CBN, el Ministerio manifiesta: “( ) CBN de mala fe, se ha dado la tarea de solicitar el registro de la marca San Carlos, sin que corresponda a ellos la idea de dicha marca y tampoco está en sus planes la utilización de la misma, conforme se evidencia de las literales cursantes a fs. 125/127 de obrados, aspecto enmarcado dentro de la previsión del Art. 172 segundo párrafo y el Art. 137 ambos de la Decisión No 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones”.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 137, 154, 172, 173, 190, 191, 199 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretan los Artículos 134 y 135 que están relacionados a la primera pregunta que dice: ¿Cuál es la extensión del Art.135 lit. p) de la Decisión 486 en cuanto a la referencia de “contrariedad a la ley”, y si dicha contrariedad puede extenderse a causales contenidas en el artículo 136 o el Art. 137 de la misma Decisión 486? Los Artículos 134 y 135 literal p), de la Decisión Andina 486 tratan sobre las causales absolutas de irregistrabilidad en especifico sobre aquellos signos que sean contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres en el presente caso no existe tal supuesto.
Los Artículos 173 y 199 de la Decisión Andina 486 no serán interpretados por no ser parte de la controversia en el proceso interno. k Este Tribunal únicamente interpretará los Artículos 136 literal b), 137, 154, 190, 191 y 276 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser aplicables al caso concreto. Adicionalmente, de oficio se interpretarán los Artículos 172 segundo inciso y 195 de la misma Decisión$.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso de nombre comercial. 2. El registro solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 3. El registro de marca solicitada de mala fe. 4. Supremacia del ordenamiento jurídico andino y principio del complemento indispensable. 5.
Respuestas a las preguntas formuladas por la Entidad consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso de nombre comercial. ? Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cuelquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.
Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. 3 Artículo 172.- (..) La autoridad nacional competente decrelará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene to dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir ta prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.
Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas. 6 1.1. En el presente caso, CBN solicita que se revoquen y se dejen sin efecto las Resoluciones Administrativas 1746/05 y 52/05, dictadas por la SENAPI por las cuales se declara la cancelación de su marca SAN CARLOS, la misma que fuere solicitada el 6 de marzo de 2003 y registrada el 17 de noviembre de 2003 (Registro N” 91587-C). 1.2.
Además establece que la sociedad "SAN CARLOS” S.R.L., logra su personalidad jurídica el 31 de marzo de 2003 constituyendo el primer uso en el comercio del nombre comercial "“CERVECERIA SAN CARLOS S.R.L.”, es decir días posteriores a la solicitud de registro (6 de marzo de 2013). 1.3. La SENAPI establece que el nombre comercial “CERVECERÍA RESTAURANT SAN CARLOS S.R.L." se formaliza con la constitución de la empresa (31 de julio de 2002) que lleva el mismo nombre, obteniendo la matrícula de comercio 00103223 de fecha 31 de marzo de 2003. 1.4.
Nombre comercial, el Artículo 190 de la Decisión Andina 486 considera que es “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil ( )”. En efecto, el nombre comercial identifica el ejercicio de una actividad económica de una persona natural o juridica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa”.* Existen características importantes para tener en cuenta que delimitan el concepto de nombre comercial, a saber: “() El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
(ii) Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades comerciales con diferentes nombres comerciales. (iii) El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella. La razón 0 X 4 Proceso 145-1P-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”. | 14) 1.5. 1.6. denominación social es única, mientras que un comerciante puede tener un nombre comercial o muchos, pudiendo coincidir o no con la razón o denominación social.
La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso” Su protección nace por su primer uso efectivo en el mercado y su registro ante la oficina nacional competente, constituye un principio de prueba por escrito de aquello.
Conforme a la disposición contenida en el Artículo 191 de la Decisión Andina 486, la protección al nombre comercial no deriva de su registro - derecho atributivo — (Articulo 154 Decisión Andina 486), como es el caso de las marcas, sino que basta su uso (derecho declarativo). El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.£ Su protección frente a terceros, conforme el Art, 136 literal b) de la Decisión Andina 486, no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que sean idénticos o similares a un nombre comercial protegido, de conformidad con las normas de los Países Miembros, y respecto de los cuales pueda inducirse al público consumidor a error.
Para que un signo pueda ser registrado como marca debe ser lo suficientemente distintivo para no generar confusión con un nombre comercial que goce de protección en relación con su uso o registro correspondiente, buscando tener un mercado saludable y transparente lo cual implica una protección en doble sentido por un lado la competencia leal entre concurrentes y por otro dotar al consumidor de los elementos suficientes para que en su ejercicio de elección entre productos y servicios no sea inducido a error.
Por lo tanto el examen de registrabilidad que realizan las Oficinas competentes para otorgar o negar el registro de una marca es trascendental, se debe observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza tanto entre ellos como con relación a los productos o servicios que amparan, para determinar si las identidades o $ Proceso 110-1P-2008, publicado en la G.O.A.C. N* 1776 de 5 de diciembre de 2008, marca: “LAN ECUADOR”. 8 Proceso 45-1P-1998, publicado en la G.O.A.C. N* 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”. 1.7. 1.8. 1.9, semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.
La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces O terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea semejante.
Así el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, la persona natural o jurídica que posea el derecho sobre un nombre comercial, podrá oponerse a un signo que pretenda registrarse cuando este sea idéntico o semejante y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación; de la misma forma el Artículo 172 inciso segundo de la norma citada, contempla la posibilidad de iniciar una acción de nulidad relativa.
Prueba de uso de nombre comercial, como ya se ha dicho quien alegue poseer un derecho sobre este tipo de signo distintivo deberá probar el uso real, constante y efectivo en el mercado con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica entre los competidores y a su vez evitar una interpretación errónea que reconozca una protección exorbita del nombre comercial, consideración que se encuentra contemplada en el Artículo 195 de la Decisión Andina 486.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.? Las pruebas para acreditar el uso del nombre comercial deberán ser reales y efectivas de tal forma que permitan evidenciar su utilización constante en un mercado determinado, en consecuencia: “( ).
La simple 7 Ibídem alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.8 Para que el nombre comercial pueda ser oponible a terceros debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, “en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. * 4.10. En conclusión, el uso real y efectivo es el elemento esencial para la 1.11. protección de un nombre comercial, la Entidad consultante deberá, al momento en que el signo “SAN CARLOS” fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial “CERVECERIA SAN CARLOS S.R.L.”, era real y efectivamente usado en el mercado, para asi determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. Al respecto, este Tribunal determina que el uso del nombre comercial podrá demostrarse por los siguientes documentos entre otros: 0) escrituras públicas de constitución y de reforma parcial del estatuto social; ii) certificaciones extendidas por autoridades competentes; iii) facturas comerciales; y, iv) documentos contables o certificaciones de auditoría. Estos documentos deberán demostrar la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial. 4.12.
Del mismo modo, constituirán uso de un signo en el comercio, los 2.1. siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
El registro solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El tercero interesado en el proceso SAN CARLOS S.R.L., ha sostenido que el registro de la marca "SAN CARLOS” por parte de CBN, fue con el ánimo de perpetrar actos de competencia desleal puesto que, nunca hizo % Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 338 de 11 de mayo de 1998, marca: “BELLA MUJER” 9.
Proceso 226-1P-2005, publicada en la G.O.A.C. N* 1330, de 21 de abril de 2008. 10 ro uso de la marca tampoco tiene en sus planes la utilización de la misma, versión expuesta al Honorable Alcalde Municipal de San Carlos. 2.2. La CBN, manifestó que el acto de solicitar el registro de una marca es lícito por estar contemplada en la normativa y en el caso no consentido que se solicite la protección de una marca para perpetrar actos contrarios a las buenas costumbres esto deberá ser probado por quien alega dicha situación. 2.3.
El Artículo 137 de la Decisión 486, establece: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, Yacilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” La anterior causal de irregistrabilidad de marcas se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.
Es conveniente mencionar, a título referencial e ilustrativo, el Artículo 1 numeral 2 del Convenio de París de 1983 establece que "La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, ( ) así como la represión de la competencia desleal”. En consecuencia, desde los inicios de la normativización internacional en la materia, es perceptible el ánimo de incluir la competencia desleal dentro de la esfera de la protección de la Propiedad Industrial, aunque no constituya propiamente un bien intangible — objeto de protección de los demás derechos de Propiedad Industrial — en otras palabras, se incluyó dentro del ámbito de aplicación material del citado Convenio a ta Competencia Desleal a pesar de que “no reviste la forma de la atribución de derechos subjetivos, de derechos absolutos que recaigan sobre un objeto jurídico propio". 2.4.
El Artículo 258 de la Decisión 486, por su parte, establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos"*1. En efecto, la competencia desleal, en sentido amplio, es todo acto contrario a los usos honestos. 10. BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.
“Tratado de Derecho Industrial”. Editorial Civitas, primera edición, Madrid, 1978, p. 345. Lo establecido por el Articulo 258 de la Decisión 486 resulta conforme a lo dispuesto por el Artículo 10 bis numeral 2 del Convenio de París, citado igualmente a modo referencial e ilustrativo; el cual expresa que: “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en maleria industrial o comercial”. 11 2.5.
A este respecto, el Tribunal considera que “acto contrario a los usos honestos” es aquel que se produce, precisamente, cuando se actúa con la consciencia de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. Tal concepto se deriva de la noción de “buena fe comercial", noción que debe ser entendida como referida a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, honradez, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, concertación y cumplimiento de los negocios!?, 2.6.
En consecuencia, será desleal todo acto vinculado a la propiedad intelectual, que realizado en el ámbito empresarial por un competidor sea contrario a los usos y prácticas honestos. Si bien no existe una lista taxativa de actos que se consideran desleales, el Artículo 259 de la Decisión 486 establece una protección mínima, es decir, enumera de manera no exhaustiva ciertos actos de competencia desleal:!3 a) "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”. rn En ese sentido, JAECKEL KOVAKS, Jorge.
“Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45; NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. “Derecho Mercantil Colombiano”, parte general. Editorial Legis, Colombia, p. 316. Es preciso destacar que el Artículo 259 de la Decisión 486 resulta conforme a lo establecido en el numeral 3 del precitado Articulo 10 bis Convenio de París, el cual establece igualmente una lista abierta — o numerus apertus - de posibles actos de competencia desleal: “Artículo 10 bis JCompetencia desleal] (.) 3.
Enparticular deberán prohibirse: 1.Cuelquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, tos productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3.Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”, 12 2.7.
Adicionalmente de poder causar daño a un competidor determinado, los actos de competencia desleal lo pueden ocasionar al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. En consecuencia, la disciplina de la competencia desleal vela por la protección de los competidores, del público consumidor y del interés general (la libre competencia, el mercado).
En efecto, el objeto de tutela jurídica de las normas contra la competencia desleal es precisamente la libre y leal concurrencia!*. 2.8. La competencia desleal tendría dos efectos; por un lado, amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que podrían resultar afectados por el comportamiento indebido del competidor desleal; por otro lado, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en tanto consumidores y destinatarios finales de ciertas prácticas indebidas (en los casos de publicidad engañosa, por ejemplo)'*. 2.9.
Será considerada desleal toda actividad encaminada a — que tenga como objeto o por efecto — producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sea susceptible de producirlo. En efecto, el causar un daño es un factor importante pero no esencial. Los actos de competencia desleal no siempre causan daño a una misma persona.
Si bien siempre dañarán al competidor, no siempre dañarán al consumidorlS, 2.10. Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo. 2.11.
Este Tribunal advierte que, si bien una conducta desleal, con frecuencia, trae como consecuencia la infracción de derechos de propiedad $4 "Los derechos absolutos así disciplinados sobre bienes inmateriales afectan a su utilización respecto de terceros; y en función de ésta (y no de la utilización directa de las creaciones intelectuales para el consumo personal) es sancionado el derecho, tratándose también en esta hipótesis de una disciplina de actos destinados a terceros.
En una disciplina de la concurrencia solamente se puede actuar imponiendo obligaciones de no hacer. Por ello se contemplan sobre todo actos repetibles o coordinados por lo que no sólo adquiere importancia peculiar la inhibición, sino también la anulación de los efectos del acto realizado, disciplinados de modo netamente distinto del resarcimiento del daño dolosa o culposamente ocasionado.
Por ello, en orden al resarcimiento del daño deben distinguirse las normas que presuponen la ilicitud del acto de fas que además requieren la concurrencia de un dolo o culpa y un daño actual”. ASCARELLI, Tullio. "Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales”. E. Verdera y L. Suárez-Llanos, Barcelona (traducción), Bosch, 1970, pp. 40 y ss. 15.
GACHARNÁ, Maria Consuelo. "La Competencia Desleal”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1982, p. 47. 18. OTAMENDI, Jorge. “La Competencia Desleal”. En: Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, p. 2 13 S Y, industrial que son protegidos, tal conducta constituirá un acto de competencia desleal solo en la medida que:?? a) Elacto o actividad sea de efectiva competencia. Las sociedades deben ser concurrentes o competidoras en un mismo mercado, es decir, el infractor y la víctima deben encontrarse en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma forma o en una análoga; b) Elacto o la actividad sea indebido.
En tal sentido, el acto o la actividad deben encontrarse proscritos por una disposición normativa vigente y vinculante; y, c) El acto sea susceptible de producir un daño o de poner en juego la explotación económica del bien inmaterial objeto de la protección. Este último requisito supone que el daño sea probable, o que el acto sea susceptible de poner en juego la explotación comercial del correspondiente derecho de propiedad industrial por parte de su titular.
Cabe recordar que, un acto será desleal cuando pueda perjudicar a otro competidor, bastando por lo tanto la probabilidad del daño. 2.12.El Tribunal ha desarrollado varios criterios que deberán tenerse en cuenta cuando se esté interpretando las normas sobre competencia desleal, a saber: “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desviriúen el sistema competitivo en sí”?8, 2.13.En este sentido la Entidad consultante deberá tener en cuenta que la norma comunitaria contempla la posibilidad de denegar la protección de una solicitud de marca por tener indicios razonables sobre la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal que vaya en desmedro del normal funcionamiento normal del mercado.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que *7 En consecuencia, la calificación de “actos de competencia desleal” depende de criterios disimiles a los empleados en la calificación de "actos de infracción a derechos de propiedad industrial”. 18 FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115), citado en el Proceso 116-1P-2004. 14 Y 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.
El registro de marca solicitado de mala fe. El SAPI considero que el registro de la marca SAN CARLOS por parte de CBN, se hizo de mala fe por el uso anterior del nombre comercial, la regla general es que el derecho sobre un signo nace por su registro (atributivo) pero existen excepciones como la mala fe. La obtención de mala fe de un registro marcario es una de las causales de nulidad del registro marcario, la que se explica por cuanto tanto los actos jurídicos de los particulares, como la actuación de la administración se encuentran regidos por el principio general de la buena fe.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a dicho principio general, de la siguiente manera: “La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte.
Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico. La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.”? En cuanto a la "mala fe”, es necesario que la actuación de una persona sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”??.
En el régimen andino de marcas, el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro?!. En 1 Proceso N".30-1P-97, publicado en fa G.O.A.C. N*.355, de 14 de julio de 1998, marca: “CAROLINA”. 20 Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 3-1P-99 de 14 de mayo de 1999, p. 14. ?1 Enese sentido, interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 65-1P-2004 de 30 de junio de 2004, ya citada, p. 17. 45 efecto, el Articulo 172 de la Decisión 486 contempla como causal de nulidad la solicitud de registro de marca realizada la “mala fe”; por cuanto la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Tribunal consultante, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del respectivo registro de marca??. 3.6.
El Tribunal, en relación con la mala fe y la carga de su prueba, ha manifestado lo siguiente: “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.
Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.”?3 3.7. La Corte consultante deberá valorar lo medios de prueba que tenga a disposición para aplicar al caso concreto, así determinar si la conducta realizada trasgredió el principio de la buena fe en materia de registro marcario y, en consecuencia, si se encuentra dentro de la causal de nulidad.
Por analogía, dicha causal de nulidad aplicará también como causal de irregistrabilidad, por lo que quien alega la mala fe, deberá probarla. Además deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar al compartir los mismos canales de distribución, venta, importaciones a través de medios de comunicación y/o publicidad como el internet, ferias, televisión, etc. 4.
Supremacia del ordenamiento jurídico andino y principio del complemento indispensable. 4.1. La denunciante ha manifestado que al tratar del derecho al de uso exclusivo del nombre comercial la Decisión 486 simplemente señala que el mismo se adquiere desde su primer uso, pero no establece cual es el ' primer uso en el comercio, de esta manera se remite al Código de Comercio Boliviano, como norma interna aplicable en virtud del Artículo 470 el cual establece que este derecho nace a partir de la inscripción en el registro de comercio, por tanto las normas son complementarias y no contradictorias. 4.2.
En ese sentido es importante considerar los fundamentos esenciales por los cuales los Países Miembros de la Comunidad Andina han aceptado 22 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 109-1P-2007 de 4 de diciembre de 2007, p. 21. 23 Proceso 3-1P-99, publicado en la G.O.A.C. N*. 461, de 2 de julio de 1999, marca: "LELLI”. 16 4.3, 4.4. 4.5. 4.6. al ser parte del sistema regional de integración llamado Comunidad Andina de Naciones, al ser parte del mismo el Tribunal ha desarrollado los principios fundamentales cuyo fin es la correcta interpretación y aplicación de las normas comunitarias, entre ellos y para el caso concreto se tratará sobre la primacía y complemento indispensable.
El Tribunal ha realizado varias precisiones para entender de mejor manera el principio de primacía de la normativa comunitaria, así ha manifestado: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.
En otros términos, la norma intema resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.
Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. Es importante mencionar que la norma comunitaria no deroga a la norma interna de los Países Miembros la torna inaplicable para determinado caso concreto, por lo tanto no pueden realizarse reservas ni desistir de aplicarlas.
Con relación al complemento indispensable, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”?5 Finalmente la Entidad consultante deberá considerar lo dispuesto en el Artículo 276 de la Decisión Andina 486, el cual establece que la norma interna tendrá validez y se aplicará siempre que trate sobre asuntos no regulados por la normativa comunitaria.
Respuestas a las preguntas formuladas por la Entidad consultante. 2 Proceso 2-1P-88, publicado en la G.O.A.C. Gaceta Oficial N* 33, del 26 de junio de 1988, considerada en el Proceso 34-A1-2001, publicado en la G.O.A.C, Gaceta Oficial N* 839, del 25 de septiembre de 2002. 25 Proceso 10-1P-94, publicado en la G.O.A.C. N* 177, de 20 de abril de 1995. 17 A po 5.1.
Como indicamos en el literal B de la presente Interpretación Prejudicial, la Entidad consultante ha manifestado que los problemas jurídicos que se enmarcan en las normas jurídicas señaladas, son los abordados en los cuestionamientos que ha realizado, por lo que resulta pertinente que el Tribunal las conteste. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4, ¿Cuál es la extensión del Art.135 lit. p) de la Decisión 486 en cuanto a la referencia de “contrariedad a la ley”, y si dicha contrariedad puede extenderse a causales contenidas en el artículo 136 o el Art. 137 de la misma Decisión 486? El Artículo 135 literal p) de la Decisión Andina 486 trata sobre causales absolutas de irregistrabilidad de una solicitud de marcas, mientras que el Artículo 136 que trata sobre causales relativas que impediría el registro de un signo por otro lado el Artículo 137 contempla la posibilidad de denegar una solicitud de registro cuando existan indicios razonables que permitan inferir la posibilidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Por lo tanto entre las normas mencionadas no existe extensión o concordancia pues cada una trata temas independientes. ¿Cuál es la extensión de la nulidad relativa fundada en el Art. 136 lit. b) de la Decisión 486? Infiriendo que la Corte consultante al decir la “extensión” está consultando sobre la aplicación del Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 en ese sentido la norma establece que una persona natural o jurídica que posea el derecho sobre un nombre comercial, podrá oponerse a un signo que pretenda registrarse cuando este sea idéntico o semejante y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. ¿Cuál es la extensión de reconocimiento del derecho de un nombre comercial conforme el Art. 190 y 191 de la Decisión 486; y cuáles serían las pruebas idóneas para la demostración del primer uso? Respecto a los Artículos 190 y 191 de la Decisión 486 la pregunta en su primera parte ha sido contestada en los numerales 1.4 y 4.5. del epígrafe D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN, de la misma forma respecto a las pruebas idóneas ha sido contestada en los numerales 1.9 y 1.11.
¿Qué debe entenderse por “primer uso en el comercio”? 18 5.1.5. La pregunta es contestada dentro del numeral 1.12 del epígrafe D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN.) ¿Cuándo se entiende que se ha producido el cese del uso del nombre comercial, si dicho cese se puede asociar a un uso muy disminuido y poco frecuente; y a quien le corresponde la carga de dicho extremo? La pregunta es contestada dentro de los numerales 1.8 y 1.10 del epígrafe D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN. 4.5.6.
¿Cuál es el alcance del Art. 137 de la Decisión 486, qué debe entenderse por competencia desleal, cuál es la regulación normativa aplicable en tal caso y cuál sería el tratamiento en el marco comunitario? La pregunta es contestada dentro del numeral 2 “El registro solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal” que se encuentra señalado en el epígrafe D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 91587-C, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Comunidad Estatuto. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo f | ' Cecilia Lig “MAGISTRADA Herná ¡Id Zambrano AGISTRADO 90 del rá del Tribunal. / na pe o De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Dr. «fil Me rana NTE Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20