L Mo (AÑ (sa) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso 5 507-1P-2015 Asunto 5 Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 07801-2013-0-1801-JR-CA-25 Referencia E Marcas involucradas INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C. y forma tridimensional (mixta) y COLGATE PLAX y forma tridimensional (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 7801-2013-0 /5taSECA-CSJLI-PJ del 6 octubre de 2015, recibido el mismo día, mediante el cual la Corte Superior de Justicia de Lima solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 07801-2013-0- 1801-JR-CA-25; y, El Auto del 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Intradevco Industrial S.A. 2.1. 2.1 2.2 2.3 Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Colgate Palmolive Perú S.A. Hechos relevantes: El 28 de setiembre de 2011, Intradevco Industrial S.A. (en adelante, Intradevco) interpuso ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú (en adelante, el Indecopi) denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Colgate Palmolive Perú S.A. (en adelante, Colgate).
Colgate manifestó que era titular de la marca mixta constituida por la denominación INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. y la forma tridimensional (sin reivindicar) registrada con Certificado 158359, para identificar preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
Intradevco alegó que Colgate viene utilizando y comercializando la forma tridimensional registrada por su empresa, lo cual incurriría en la violación de sus derechos exclusivos como titular de dicha marca. El envase que utiliza en su producto denominado "Colgate Plax” en sus diversas presentaciones para el cuidado bucal, es idéntico al de su empresa.
El 28 de noviembre de 2011, Colgate contestó la denuncia alegando lo siguiente: a) La frase “sin reivindicar” significa sin derecho, por lo que la denunciante no tiene derecho sobre la forma tridimensional que alega. b) La marca registrada está caracterizada por su única porción distintiva, que es la denominación INTRADEVCO INDUSTRIAL 2.4 2.5 2.6 S.A. la cual no está presente ni en el envase ni en la etiqueta de su producto. c) El producto materia de la denuncia está identificado por su propia marca registrada COLGATE PLAX, con una etiqueta novedosa y por un envase, que a diferencia del envase de la denunciante, es suficientemente distintivo, ya que tiene una forma arbitraria y característica.
Por Resolución 1804-2012/CSD-INDECOPI del 30 de mayo de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundada la denuncia interpuesta en virtud a los siguientes argumentos: a) Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se aprecia que los mismos no resultan semejantes, toda vez que si bien ambos se encuentran conformados por la figura de un envase, se debe tener en cuenta que el registro de la marca sustento de la denuncia no reivindica derechos sobre el envase que la conforma. b) La marca registrada presenta la denominación INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. mientras que el signo utilizado por la emplazada se encuentra conformado por la denominación COLGATE PLAX, además de otros elementos denominativos, gráficos y cromáticos adicionales, todo lo cual determina que los signos generen un impacto fonético y visual de conjunto diferente.
El 6 de junio de 2012 Intradevco interpuso recurso de apelación. Por Resolución 2168-2013/TPI-INDECOPI del 21 de junio de 2013, la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi confirmó la Resolución impugnada, bajo los siguientes argumentos: a) Desde el punto de vista fonético, el signo usado por la emplazada y la marca registrada están conformados por denominaciones distintas (COLGATE PLAX e INTRADEVCO INDUSTRIAL), lo que determina que tengan una pronunciación en conjunto distinta. b) Desde el punto de vista gráfico, los signos presentan una forma tridimensional, dado que esta no ha sido reivindicada en la marca registrada, por lo que el examen comparativo no puede basarse en dicho elemento sino en la apreciación en conjunto que generen los signos. c) Los signos en conflicto presentan una distinta distribución de elementos fonéticos y gráficos, por lo que los signos producen una impresión visual de conjunto distinta. 2.7 2.8 2.9 El 25 de setiembre de 2013, Intradevco interpuso demanda contenciosa administrativa ante el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado.
El 28 de octubre de 2013, Colgate contestó la demanda alegando que si Intradevco no es titular de la forma tridimensional (envase) de su marca inscrita con Certificado 158359, carece de derecho para denunciar a Colgate, o a cualquier otra empresa por utilizar un envase que ella pueda considerar parecido al que forma parte, por lo que la Resolución 2168-2013/TPl-Indecopi fue dictada de acuerdo a ley cuando declaró infundada la denuncia. El 29 de octubre de 2013, el Indecopi contestó la demanda, alegando que luego de efectuar un análisis en conjunto de ambos signos se aprecia que al no existir riesgo de confusión entre los signos confrontados, el uso de una forma tridimensional por parte de Colgate no se encuentra incurso en alguno de los supuestos previstos en el artículo 155 de la Decisión 486, por lo que no constituye una infracción a los derechos de Propiedad Industrial de Intradevco. 2.10 Por Sentencia del 20 de abril de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda interpuesta. 2.11 El 15 de mayo de 2015, Intradevco interpuso recurso de apelación. 2.12 Mediante Auto del 21 de septiembre de 2015, la Quinta Sala 3.1. 3.2.
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió suspender el proceso incoado por la demandante y dispuso solicitar interpretación prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Intradevco: Deberá tomarse en cuenta la forma tridimensional, ya que es un signo de mayor importancia dentro del signo conformado por el término INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. y forma tridimensional.
La forma tridimensional cuestionada es idéntica a la forma tridimensional de la marca registrada, con lo cual se genera un riesgo de confusión indirecto, ya que el consumidor podría pensar que el signo que presenta la infractora tiene como origen empresarial a Intradevco. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5.2. Argumentos de la contestación del Indecopi: Lo señalado por la demandante es infundado debido a que la forma tridimensional no se encontraba reivindicada en la marca registrada a favor de la demandante, por lo que no se podía tomar en cuenta al momento de efectuar el análisis comparativo.
Analizados los signos confrontados, se aprecia que no son confundibles entre sí, por lo que no se ha incurrido en el supuesto de infracción señalado por la demandante. En el caso de las denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para determinar la impresión en conjunto, ya que pueden ser semejantes, si ambas contienen el mismo elemento relevante.
En el caso de Colgate, se advierte que la denominación relevante la constituye COLGATE PLAX, debido a que es el elemento de mayor relevancia en el conjunto marcario, al estar presentado en letras de mayor tamaño, en comparación al resto de términos que conforman el signo. La denominación relevante en la marca de la demandante la constituye INTRADEVCO INDUSTRIAL, toda vez que las siglas S.A. sirven para identificar un tipo societario (sociedad anónima), razón por la cual no son susceptibles por sí mismas de identificar un origen empresarial determinado.
Los signos de ambas empresas no son confundibles entre sí debido a que (i) son denominaciones distintas; (ii) si bien ambos signos presentan una forma tridimensional, dado que no ha sido reivindicada en la marca registrada, el examen comparativo no puede basarse en dicho elemento; (iii) de la apreciación en conjunto de los signos, se advierte que los signos en conflicto presentan una distinta distribución de elementos fonéticos y gráficos, por lo que produce una impresión visual en conjunto distinta.
Argumentos de la contestación de Colgate: No existe riesgo de confusión con la marca base de denuncia inscrita con Certificado 158359, debido a que no se concedió a la demandante derechos de exclusiva sobre la forma tridimensional, toda vez que esta no es reivindicable por no ser distintiva. La demandante carece de derecho para denunciarnos o a cualquier otra empresa por utilizar un envase que ella pueda considerar parecido 5 6.2. 6.3. 7.1. 7.2. al que forma parte, sin reivindicar, de su marca materia de Certificado 158359.
Argumentos de la Sentencia de la Primera Instancia:. Si bien se permite el registro de marcas tridimensionales, esta tiene que cumplir el requisito esencial de ser distintivo. Mal pretende la demandante tener derechos de exclusiva sobre la forma tridimensional del signo, cuando la Dirección de Signos Distintivos no le otorgó derecho alguno sobre ella, delimitando su derecho a los aspectos denominativos y gráficos del signo, no pudiendo oponerse a que terceros utilicen la forma tridimensional que cuestiona.
El cotejo estaba delimitado a la forma denominativa y gráfica del signo, el mismo que fue efectuado por la autoridad administrativa, quien realizó el cotejo entre la marca registrada “Intradevco Industrial” y la marca cuestionada y “Colgate Plax"”, los cuales tienen una pronunciación distinta, por lo que dicha demanda no debe ser amparada.
Argumentos del recurso de apelación de Intradevco: La forma tridimensional cuestionada es idéntica a la forma tridimensional que es de su titularidad, generando un riesgo de confusión indirecto, ya que el consumidor podría pensar que el signo de la infractora tiene un mismo origen empresarial. Resulta primordial y necesario que el examen comparativo de los signos se lleve a cabo teniendo en cuenta el impacto visual que deja el conjunto marcario, puesto que será este el que determine el recuerdo y la impresión que deje en la mente del público consumidor.
NORMA A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De la revisión del presente caso, se advierte que no procede la interpretación de los Literales a), b), c), e) y f) del Artículo 155 de la norma citada, toda vez que versan sobre supuestos de infracción al derecho marcario que no son materia de discusión. 1.1. 1.2. 1.3.
En ese sentido, solo procede la interpretación del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 4861, teniendo en cuenta que el presente caso versa sobre una causal de infracción al derecho marcario que es materia de discusión. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca.
Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Pregunta formulada por la Corte consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca En el presente caso, la demandante Intradevco interpuso denuncia ante el Indecopi por infracción de derechos de Propiedad Intelectual contra la demandada Colgate.
En ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.
Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (--) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 7 1.4. 2.1. 2.2. general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:? a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado.
(i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registten una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el Literal d) del mencionado artículo, toda vez que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor respectivamente.
El Literal d) del Artículo 155 es una causal general, en la medida que extiende la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada, de conformidad con los siguientes parámetros: De modo referencial, ver Proceso 418-IP-2015, p.8, de fecha 13 de junio de 2016. 2.3 2.4 a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.
La conducta se califica mediante el verbo "usar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.
Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado*, c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.
El mencionado derecho de exclusión puede considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.* Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008 dentro del trámite 70-iP-2008).
De modo referencial, ver Proceso 101-1P-2013, p.7. 2.5 2.6 3.1. ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.* En el marco de lo mencionado, la conducta descrita en el Literal d) del Artículo 155, no comporta una calificación especial del sujeto que usa en el comercio un signo idéntico o similar.
En consecuencia, para incurrir en el supuesto contemplado simplemente se debe calificar el “uso” en el comercio, de conformidad con las características arriba anotadas. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo o los signos utilizados en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar los signos registrados con el o los supuestamente infractores, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Pregunta formulada por la Corte consultante Antes de dar una respuesta a la pregunta formulada por la Corte consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo así, se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Corresponde realizar el examen comparativo de signos, tomando en cuenta la forma tridimensional no reivindicada en el registro? El titular de una marca tiene el derecho al uso exclusivo de la misma, por lo que tiene facultad de accionar contra aquellos que pretendan Usar o usen su signo sin su autorización, o cualquier otro que pueda producir confusión con el suyo, afectando su derecho de exclusiva.
Sin embargo, tal derecho de exclusiva se restringe únicamente sobre aquellos elementos reivindicados en el registro que conforman la marca que se pretende proteger y no así sobre los elementos no reivindicados, los cuales no resultan oponibles a terceros. Generalmente, y en cualquier caso, si la forma tridimensional no ha sido reivindicada no cabe tomar como análisis de comparación dicha forma.
De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015, pp.7-8. 10 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 07801-2013-0-1801-JR- CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. (0.2 Cecilia Lúisa Ayllón animes MAGISTRADA éda Merchán ISTRADA Hugo Ramiro ez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. us al SECRETARIO s Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11