TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 535-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00319 Referencia: Cancelación parcial por no uso del signo mixto XX Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3340, recibido el 15 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita interpretación Prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con ei fin de resolver el Proceso Interno 2010-00319; y, El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso interno: Demandante: CCM, IP S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA —SUPERINTENDENCIA DE ¡INDUSTRIA Y COMERCIO- Tercero Interesado: GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. e Y 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Hechos Relevantes:. El 17 de julio de 2007, CCM, IP S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación por no uso de la marca mixta XX, registrada a nombre de GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. (en adelante GASEOSAS POSADA TOBÓN,), bajo el Certificado 74658 para identificar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” (Expediente administrativo 92 074658).
El 25 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 12867 canceló parcialmente el registro de la marca mixta XX, en el sentido de excluir de su cobertura el producto "cerveza". En consecuencia, el registro quedó restringido para: “aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.
El 27 de abril de 2009, GASEOSAS POSADA TOBON presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. El 28 de octubre de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 54476 resolvió el recurso de reposición, revocando la decisión contenida en la Resolución 12867 del 25 de marzo de 2009.
En consecuencia, negó la cancelación por no uso solicitada. El 26 de noviembre de 2009, CCM IP S.A. presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 16 de febrero de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 07968 confirmó lo decidido en la Resolución 54476 de 28 de octubre de 2009.
CCM ¡IP S.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 5.2.
Argumentos de la Demanda interpuestos por CCMI, IP S.A.: Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró el artículo165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que aplicó las reglas para el examen de confundibilidad entre marcas y no las específicas para el análisis de la cancelación parcial. Afirma que los productos cerveza y gaseosa no son “análogos” o “sustitutos” entre sí; son de diferente naturaleza.
En este sentido, por el uso de la marca para gaseosas no se prueba el uso para cervezas. indica que el mercado de las gaseosas y las cervezas es completamente heterogéneo e incompatible. En consecuencia, extender la protección de la marca mixta XX para cervezas, sería permitir un monopolio indebido. Menciona que los productos analizados presentan diferencias sustanciales en cuanto a su género, canales de comercialización, consumidor objetivo, etc.
Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: En resumen adujo que entre las bebidas gaseosas y las cervezas existe relación de similitud. En consecuencia, no es pertinente la cancelación parcial. Adujo que aplicando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se utilizaron criterios de conexión competitiva adaptados al estudio de la cancelación parcial.
Argumentos del Tercero Interesado GASEOSAS POSADA TOBON:. Manifiesta que los productos de la Clase 32 tienen naturaleza y finalidad análoga o similar desde cualquier óptica, pues las gaseosas, los jugos, el agua y las preparaciones para hacer bebidas, al igual que las cervezas, se consumen de manera alternativa de conformidad con las preferencias del público consumidor.
Sostiene que el criterio con que se analice la existencia de similitud entre productos debe ser material y real, ya que se debe observar cómo el consumidor actúa en el mercado. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente, pero únicamente en relación con el SN 1.1. 1.2. párrafo tercero que es que regula especificamente la cancelación parcial por no uso!.
TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La cancelación parcial por no uso y su relación con la figura de la conexión competitiva. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La cancelación parcial por no uso y su relación con la figura de la conexión competitiva Teniendo en cuenta que en el proceso interno se discute la cancelación parcial por no uso de la marca mixta XX, se abordará el tema propuesto siguiendo la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal sobre este asunto?.
El párrafo tercero del articulo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la figura de la cancelación parcial de la marca por no uso, en los siguientes términos: “Artículo 165 ( ) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- (..-) “Articulo 165.- Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de fos productos o servicios.
(..)". Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 180-IP-2006 de 4 de diciembre de 2006; 79-1P-2012 de 12 de septiembre de 2012; 100-Ip-2013 de 25 de junio de 2013; 53-1P-2013 de 19 de junio de 2013; 86-1P-2013 de 16 de julio de 2013; 20-1P-2013 de 19 de julio de 2013; 141-IP-2013 de 29 de agosto de 2013; 176-1P-2014 de 22 de enero de 2015; 207-IP-2014 de 29 de enero de 2015; y 234-1P-2015 de 7 de diciembre de 2015. on 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
De acuerdo con esta disposición, la cancelación parcial de la marca procede cuando la falta de uso de la misma sólo afecte a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.
De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1.4.1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 1.4.2. Que los productos o servicios para los cuales no se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido utilizados, pues de no ser así se podría generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Para calificar la no similitud de los productos y/o servicios, se debe tener en cuenta lo siguiente: 1.4.2.1.Que los productos no tengan la misma naturaleza o finalidad. 1.4.2,2.Que los productos no sean conexos competitivamente. El concepto de similitud engloba también los productos O servicios conexos competitivamente. Los requisitos mencionados se desprenden de una interpretación coherente, teleológica y sistemática de las normas pertinentes contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues el régimen común de propiedad industrial busca proteger la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, así como al público consumidor.
Por lo tanto, si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no sería coherente que permitiera la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, esto es con los conexos, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.
Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso. 1.7.
De conformidad con lo expuesto, la Corte Consultante deberá establecer lo siguiente: 1.7.1. Para qué productos la marca mixta XX no es real y efectivamente usada en el mercado*, 1.7.2. Cuáles de los anteriores productos son idénticos o similares a los productos para los cuales sí se utiliza la marca. Para esto debe tener en cuenta los siguientes parámetros de conexión competitiva: 1.7.2.1.
Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.
En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también similitud o relación. 1.7.2.2. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor.
Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 1.7.2.3.
Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitutos o complementarios la incidencia de conexión competitiva sería mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la intercambiabilidad!. y El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado.
Y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. E De modo referencial ver Proceso 68-IP-2002, pág. 28 en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos “Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid. Editorial Montecorvo, 1984, pág. 242 y ss. b Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina — Legislación — Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004 pág. 400. 6 1.7.2.4.
Mismo género de los productos. Pese a que puedan cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. Es muy importante tener en cuenta que los criterios no deben ser considerados aisladamente, pues un correcto análisis habrá de vincular dos o más de los parámetros descritos. 1.7.3.
Finalmente, deberá establecer cuáles de los productos no usados bajo la marca mixta XX no son idénticos o similares a los que, sí son usados, pues sobre los primeros recaería la cancelación parcial por no uso. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00319, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac manifestó salvar el P" en el asunto de la referencia. Y Sa Cecilia Luisá Ayllón Quinte; MAGISTRADA De Pl ad artícul presenté Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secre 5 TO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.