TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 555-1P-2015 Interpretación Prejudicial Grupo de Trabajo de Competencia Deseal y Propiedad industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia: 2015-145511: Marcas involucradas PLASTIFLECHA (mixta) y PLASTIFLECHA (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 1003-292 de fecha 5 de octubre de 2015, recibido el 20 de octubre de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-145511, en cuanto a los siguientes aspectos: (1) Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos.
(ii) Cuando el uso de la marca en los términos del Artículo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios —uso a título de marca— sino que tiene otros propósitos de identificación o 1 información, por ejemplo estando dirigidos a identificar un establecimiento de comercio a manera de enseña comercial o para fines publicitarios, incluso en páginas web para identificar un origen empresarial, ¿se entiende incluido ese uso en la excepción? (iii) Precisar el alcance que jurisprudencialmente se ha dado a los conceptos de expresión genérica y marca débil, junto con sus limitaciones en cuanto al uso exclusivo, especialmente en relación con el derecho que tiene el titular de impedir su uso a terceros; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. 1. 2.1. 2.2. 2.3.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante + Indico S.A.S. Demandado: Plus Solutions S.A.S. Hechos relevantes: El 24 de junio de 2015, indico S.A.S. (en adelante, Indico) interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad marcaria en contra de Plus Solutions S.A.S. (en adelante, Pius Solutions) en base a la marca mixta de su titularidad PLASTIFLECHA, inscrita con Certificado 404332, para distinguir toda clase de sujetadores de etiquetas o marquillas para ropa y calzado, correspondientes a la Clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza. a La demandante alegó que Plus Solutions ha venido usando la expresión PLASTIFLECHAS tanto en su página web, como en material impreso; siendo evidente que dicha expresión es idéntica a la marca previamente registrada de su titularidad.
Mediante Oficio 1003-292 del 5 de octubre de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de 2 Industria y Comercio (en adelante, la SIC), solicitó interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto a los aspectos mencionados al inicio de la presente ponencia. Argumentos de la demanda de indico: Indico tiene como actividad económica la importación, exportación, compra, venta y distribución de insumos, suministros, accesorios, motores, repuestos, maquinaria para la industria textil, confección, tejeduría, bordado, calzado, marroquinería. Plus Solutions ha venido usando la expresión PLASTIFLECHAS tanto en su página web!, como en material impreso.
Siendo evidente que dicha expresión es idéntica a la marca previamente registrada de su titularidad. Plus Solutions con su accionar ha violado lo dispuesto en el Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, Plus Solutions, se encuentra ofreciendo en el mercado el mismo producto con la misma marca PLASTIFLECHA previamente registrada por la demandante Indico, generando confusión en el consumidor quien SS Ver: http://www.plussolutions.cofindex.php?option=com_content8view=articlegid=18ltemid Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; €) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su lilular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. 3 DS 3.5. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. se ve expuesto a dos marcas idénticas creyendo que provienen del mismo origen empresarial.
Plus Solutions, habría vulnerado lo establecido en el Artículo 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. Argumentos de la contestación de Plus Solutions: Mediante escrito del 27 de agosto de 2015 señaló que es cierto que utiliza la expresión PLASTIFLECHAS en su página web, pero tal uso no se hace a título de marca, sino como expresión descriptiva de un tipo característico de sujetador de etiquetas, expresión que es de uso común y habitual en el mercado, no teniendo, por sí sola, la capacidad de identificar un origen empresarial determinado.
El derecho de la marca no es absoluto, existiendo limitaciones al derecho de impedir el uso que terceros puedan hacer de signos usuales y similares para propósitos informativos y descriptivos, y no cumplan la función de marcas. El uso que ha venido realizando en el mercado sobre la expresión PLASTIFLECHAS, se encuentra amparado en la utilización de un término necesario y de dominio público para describir las características y propiedades principales de un sujetador de etiquetas.
Si uno realiza una búsqueda en el buscador Google con la expresión PLASTIFLECHAS, el mismo arroja en Colombia más de dos mil referencias, en los cuales en todos los casos se emplea dicha expresión para designar o describir un tipo de sujetador de etiquetas para ropa o similares. Dicha expresión es el término técnico y usualmente utilizado por este sector del mercado para informar al consumidor acerca de un producto.
Plus Solutions emplea en «su página web la expresión PLASTIFLECHAS para designar tal tipo de sujetadores y no como una marca que designa un origen empresarial determinado. El empleo de tal expresión se hace para indicar o designar el producto que se vende. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables". 4 4.7. 4.8. 4.9.
Índico es titular de una marca débil, la misma que está conformada por una expresión descriptiva y de uso común, que lo obliga a soportar la coexistencia de su marca con expresiones en las cuales se use la marca a titulo puramente descriptivo. Se puede establecer que la marca PLASTI-FLECHA (mixta) es una marca débil, en el sentido de que el derecho al uso en exclusiva está restringido a la forma particular y concreta en que fue otorgado, esto es a la forma en que las palabras PLASTI y FLECHA se combinan dentro de la configuración gráfica particular en que fue otorgada, al tipo de letra, elemento gráfico y color.
La correcta interpretación del derecho otorgado, sobre la base de la realidad del mercado frente al uso de la expresión PLASTIFLECHAS, determina que el derecho se restrinja al tipo de letra y grafía de la marca, particular combinación, y no a los otros elementos nominativos PLASTI FLECHA, y menos frente a la expresión PLASTIFLECHAS, la cual se ha dicho es de carácter genérico dentro del sector relevante, para identificar un sujetador de etiquetas. 4.10. indico ha permitido la coexistencia pacifica de los signos por un periodo 4.11. de más de cuatro años sin que existan indicios serios de confusión, lo que denota que los signos puestos en conflicto no tienen la capacidad distintiva intrínseca para ser considerados como marca o que ellos mismos contienen elementos diferenciadores que permiten al consumidor su fácil singularización. Indico conocía que Plus Solutions viene usando la expresión PLASTIFLECHAS para describir o designar sujetadores de etiquetas desde hace más de dos años, con lo cual se aplica la prescripción a que se refiere al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio solicita la interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de lo actuado en la demanda por infracción de marca, solo procede la interpretación prejudicial de los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, así como de los Artículos 157 y 244 de la misma normativa$.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.
Prescripción de la acción por infracción de derechos. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo. Preguntas formuladas por el órgano consultante al Tribunal. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular.
El Derecho al uso exclusivo de una marca “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para fos cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos; f ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (..J" Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios ulilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducio a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”.
“Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”. 6 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. En el presente caso, Indico interpuso demanda ante la SIC por infracción de derechos de Propiedad Intelectual contra Plus Solutions.
Al respecto, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.
Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro, En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:? a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado.
(i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (i)” En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Prescripción de la acción por infracción de derechos En el presente caso, tomando en cuenta las conductas alegadas por el demandante, resulta necesario analizar lo establecido en los Literales De modo referencial, ver Procesos 346-1P-2015, p.6. 2.2. 2.3. a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
(..) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (.J Previamente, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 y establece lo siguiente:? a) Sujetos activos.- Son sujetos activos de la acción: - El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica. - El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de la acción: - Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. - Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.
Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar 6 pe Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 8 2.4. riesgo de confusión o de asociación en el público consumidoró. A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.
La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.
Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado? c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.
El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015, p.5. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el ” riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), a que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.
(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaida en el Proceso 70-IP-2008). 9 (i) Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. (ii) Supuesto Il: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.
(iii) Supuesto lll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. E, S: Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Es titular de una | Usa la marca Marca protegida para marca que directamente sobre | productos aplicada SEDUSSol) distingue productos. sobre productos. productos.
Es titular de una | Usa la marca sobre | Marca protegida para marca que productos servicios aplicada Supuesto Il distingue vinculados alos sobre productos. servicios. servicios que distingue la marca protegida. Es titular de una | Usa la marca sobre | Marca protegida para marca que envases, envolturas, | productos o servicios distingue embalajes o aplicada sobre Supuesto Ill | productos o acondicionamientos | envases, envolturas, servicios. de productos. embalajes o acondicionamientos A de productos. 2.6.
Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. 10 Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.
La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas 10 De modo referencial, ver Proceso 101-1P-2013, p.7. 10 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.!! Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”. 12 De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.
En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo En el presente caso, Plus Solutions en su contestación de demanda alegó que el uso de la expresión PLASTIFLECHAS en su página web, no se hace a título de marca, sino como expresión descriptiva de un tipo característico de sujetador de etiquetas, expresión que es de uso común y habitual en el mercado, no teniendo, por si sola, la capacidad de identificar un origen empresarial determinado, ello de conformidad al Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema planteado. El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiquetan, expendan, usen entre otros actos su signo, existen limitaciones por las De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015, pp.7-8. Ver de modo referencial Proceso 37-IP-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8. 11 3.3. 3.4. cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486, el cual señala lo siguiente: “Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio O seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”.
El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”.
Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: a) su propio nombre, domicilio v seudónimo; b) un nombre geográfico; o, c) cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracteristicas de éstos.
En virtud al segundo párrafo del Artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad: a) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; b) Ofrecer en venta; Cc) Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; 12 3.5. 3.6. d) Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.
En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.*3 Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del Artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (ii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
Para que opere la limitación de no impedir el uso de una marca, el tercero que lo realice debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Que lo haga de buena fe; b) Que no constituya uso a título de marca; c) Que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información; d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial.
Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe.
Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones". ** 13 14 De modo referencial, ver proceso 62-IP-2015, de fecha 27 de mayo de 2015, pp.10 y 11.
JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, p. 45; citado en et Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. 1831 del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-1P-2007 ya referido. 13 3.7. 3.8. 3.9.
En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios?*, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.
El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son: i) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ¡i) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable.
Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; ¡i) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones!6, Finalmente, el tercer requisito del Artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del Articulo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos*”. 15 16 De modo referencial, ver proceso 62-1P-2015, de fecha 27 de mayo de 2015, p, 12 Ibidem.
Ibidem. 14 3.10. Si se cumplen los tres requisitos de licitud antes mencionados, el titular 3.11. 4.1. 4.2. de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero. De acuerdo con las pautas detalladas, se deberá analizar si el signo “PLASTIFLECHAS” utilizado por la empresa Plus Solutions, se encuentra contemplado como excepción, de acuerdo con lo citado en este acápite, así como también, deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso, Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el órgano consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos? Como se mencionó en el numeral 3 de la sección D, sobre la excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, este Tribunal considera que los requisitos de licitud para que se configure la excepción contemplada en el articulo materia de consulta, deben ser concurrentes, por lo que el uso del signo debe ser efectuado tanto (i) de buena fe, (ii) teniendo una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
Cuando el uso de la marca en los términos del Artículo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios —uso a título de marca— sino que tiene otros propósitos de identificación o información, por ejemplo estando dirigidos a identificar un establecimiento de comercio a manera de enseña comercial o para fines publicitarios, incluso en páginas web para identificar un origen empresarial, ¿se entiende incluido ese uso en la excepción? Con relación a la interrogante del consultante, este Tribunal considera que de conformidad con lo señalado en el Artículo 157, el empleo del signo debe estar condicionado a la identificación e información y no con la finalidad de identificar o distinguir los productos o servicios en el mercado.
Es decir, es posible que un comerciante pueda utilizar en el mercado la marca y/o enseña comercial, siempre que dicho uso no induzca a error al público consumidor respecto del origen empresarial. Asimismo, 15 0 4.3. resulta necesario que ese uso se limite a informar al consumidor sobre la puesta a disposición de los productos y/o servicios que se ofrecen en el mercado.
Cabe mencionar que el uso de marcas en publicidad para identificar un establecimiento comercial, podría constituir una limitación al derecho de exclusiva de la marca. Ello se justifica por la necesidad de informar a los consumidores la existencia de productos y/o servicios que se ofrecen, a fin de decidir su elección de consumo. Como se mencionó en la respuesta de la pregunta anterior, tal uso deberá ser efectuado tanto (i) de buena fe, (ii) teniendo una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
¿Cuál es el alcance que jurisprudencialmente se ha dado a los conceptos de expresión genérica y marca débil, junto con sus limitaciones en cuanto al uso exclusivo, especialmente en relación con el derecho que tiene el titular de impedir su uso a terceros? Teniendo en consideración que la marca es aquel signo que tiene como finalidad distinguir productos o servicios de otro u otros semejantes, de modo tal que constituye una importante fuente de información que permite no sólo que el consumidor pueda elegir con facilidad el producto o servicio de su preferencia sino que el empresario pueda diferenciarse de sus competidores.
En ese sentido, el titular de una marca tiene el derecho al uso exclusivo de ella, por lo que tiene facultad de accionar contra aquellos que pretendan usar o usen su signo sin su autorización, o cualquier otro que pueda producir confusión con el suyo, afectando su derecho de exclusiva. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, ese derecho de exclusiva no es absoluto, siendo que la normativa comunitaria recoge ciertos limites, tales como el empleo de expresiones de carácter genérico que tengan un propósito referencial.
Sobre el particular se precisa que la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.18 18 De modo referencial, ver Proceso 110-IP- 2015 de 5 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.8. 16 Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo, *? En efecto un signo compuesto por expresiones genéricas es débil, ya que tiene un poder muy bajo de oposición en relación con dichas palabras y, además, tiene bajo nivel de acción para alegar infracción en relación con dichos elementos genéricos.
Así, una expresión de carácter genérico no puede estar sometida a la apropiación exclusiva de un solo titular pues ello impediría el uso libre y legítimo de tal expresión por los demás competidores. Sin embargo, los signos confrontados en una acción por infracción, compuestos por elementos genéricos, deben ser evaluados en relación con los demás elementos que le otorguen distintividad al signo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2015-145511, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. me Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro pac MAGISTRADO 19 Ibidem, 17 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SIDENTE Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18