TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 391-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00534 Referencia: Marcas involucradas: marcas mixtas COMARRICO Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2602 recibido el 11 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2010-00534; y, El auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA — SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- Tercero Interesado: PASTAS COMARRICO S.A. 6 2.1. 2.2. 2.3. Hechos Relevantes: El 22 de julio de 2009, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S. (en adelante PRODUCTOS ALIMENTICIOS), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta COMARRICO para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo y de más productos de la clase 30 internacional para alimentos”.
(Expediente administrativo 09-076036) ¿PTomao xa fíicura en Pastas La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 608 de 30 de septiembre de 2009, pero no se presentaron oposiciones. El 23 de febrero de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 10027 resolvió negar de oficio el registro al considerar que era confundible con las marcas mixtas COMARRICO, previamente registradas en la Clase 30 a favor de PASTAS COMARRICO S.A., (en adelante PASTAS CAMARRICO), para amparar los siguientes productos: especias y condimentos en general (certificados 166277 y 251302).
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2.4. PRODUCTOS ALIMENTICIOS interpuso recurso de reposición y en Yi subsidio de apelación. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 4.2. El 26 de marzo de 2010, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 17844 resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. El 30 de junio de 2010, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 34204 resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las anteriores resoluciones. El 11 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 2602 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda presentados por PRODUCTOS ALIMENTICIOS: Afirmó que los titulares de los signos en conflicto son parte del mismo grupo empresarial: GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES. Por lo tanto, buscan obtener beneficios generales, entre ellos aumentar la producción y aumentar las cuotas de mercado. Esto viabiliza que pueda pensarse en signos distintivos idénticos o semejantes en cabeza de dos personas jurídicas distintas sin incurrir en confusión directa e indirecta.
Indicó que no se afecta al consumidor porque el grupo empresarial tiene unidad de propósito y dirección, lo cual implica que las dos compañías que tienen el mismo objeto social principal, la fabricación de pastas alimenticias, tienen proveedores de materias primas comunes y procedimientos de fabricación comunes. Por ello, para el consumidor final, no es importante saber si la marca COMARRICO es de PASTAS COMARRICO o de DORIA; lo que interesa es que ambas provienen del GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES, y que siempre encontrará en el producto las caracteristicas y cualidades que espera.
Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:. Indicó que es irrelevante que la sociedad solicitante del registro y la sociedad titular de la marca hagan parte del mismo grupo empresarial, ya que aunque tengan un vínculo de subordinación no se desvirtúa su independencia jurídica, pues cada una continua desarrollando su objetivo social.
Sostuvo que una vez realizado el examen conjunto de las marcas enfrentadas, se encontró que entre las mismas se genera riesgo de confusión toda vez que: i) el signo solicitado presenta el mismo componente denominativo: comarrico; ii) el elemento gráfico utilizado 3 5.1. 1.1. 1.2. en el signo solicitado resalta el elemento denominativo, generándose confusión en los aspectos visual y fonético; y ¡ii) se presenta confusión indirecta.
Del Tercero Interesado PASTAS COMARRICO: En los documentos remitidos por el Consejo de Estado no se encontró la contestación por parte de PASTAS COMARRICO. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se hará la interpretación solicitada.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Los grupos empresariales y el riesgo de confusión. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos COMARRICO son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, del siguiente tenor literal: “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial Sobre esta causal se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013. 4 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela juridica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, 5 == 1.7. 1.8. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los servicios amparados con los signos mixtos COMARRICO, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009. 6 2.1. 2.2. 2.3. razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos mixtos De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos COMARRICO, debe tenerse en cuenta al compararlos que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.
El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas$5 para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es el preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P- 2014. Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 7 2.4. 2.3.3.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si por el contrario el elemento denominativo es el preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos COMARRICO para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. Los grupos empresariales y el riesgo de confusión Se abordará el tema planteado teniendo en cuenta que el problema jurídico a resolver en el proceso interno es el siguiente: ¿la existencia 8 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. del GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES eliminaría el riesgo de confusión entre los signos mixtos COMARRICO, teniendo en cuenta que la titularidad de dichos signos se encuentra en cabeza de dos empresas pertenecientes al mencionado grupo empresarial? Un grupo empresarial es la unión de varias sociedades bajo el esquema de relación matriz- subordinadas, mediante el cual se persigue el logro de un objetivo determinado por la matriz, sin perjuicio de que las subordinadas mantengan su existencia jurídica independiente y, por lo tanto, que desarrollen su objeto social particular”.
Es importante recalcar, en consecuencia, que en un grupo empresarial las sociedades subordinadas siguen manteniendo su estatus de entes autónomos, conservando su personalidad jurídica, derechos y obligaciones independientes de las demás sociedades?. En este contexto, se evidencia que las sociedades subordinadas mantienen sus bienes bajo su control, ejercicio y titularidad, diferenciándolos, por lo tanto, del grupo empresarial.
Dentro de estos bienes se incluyen los derechos de propiedad intelectual que han adquirido a lo largo de su vida societaria, los cuales serán administrados por cada una de las empresas que pertenecen al grupo. Como las sociedades conservan su individualidad, es decir, el desarrollo de su objeto social diferenciado, sus derechos marcarios informarán al público consumidor tanto de un origen empresarial también diferenciado, como de ciertas calidades y cualidades de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
Por lo tanto, en principio, no seria procedente que existan dos marcas idénticas o similares para amparar los mismos o conexos productos o servicios en cabeza de dos o más empresas del grupo empresarial, pues de permitirse dicha coexistencia podria generarse riesgo de confusión (directa e indirecta) en el público consumidor. Sobre esto se puede ver: REYES VILLAMIZAR, Francisco.
Derecho Societario tomo |. Editorial Temis S.A. 2004, Bogotá, Colombia, pie de página 47, p. 560; definición tomada de Barthélém Mercadal. Sociétés Commerciales: “Llamamos grupo de sociedades al conjunto constituido por varias sociedades, conservando cada una su existencia propia, pero unidas entre ellas por diversos lazos, en virtud de las cuales una de ellas denominada sociedad matriz, que mantiene a las otras bajo su dependencia, ejerce un control sobre el conjunto y hace prevalecer la unidad de decisión” En la misma línea la Ley No. 222 de 20 de diciembre de 1995, por la cual se modifica el libro 11 del Código de Comercio en su articulo 28, establece que: E 28.- —Grupo empresarial.
Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección. Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas”.
Eo esto se puede ver: MANÓVIL, Rafael M. Grupo de Sociedades en el derecho comparado. Abeledo Perrot Editorial. Buenos Aires, Argentina. 1998. P. 156; tomado de RUEDIN, Roland. Vers un droit des groupes de sociétés, société suisse des juristes, Helbing and Lichtenhahn Verl., fascicule 2,1980. 9 3.6. 3.7. De igual manera, el consumidor medio en sus experiencias de compra y consumo anteriores, podria demostrar la preferencia de un producto o servicios sobre otro, identificando las cualidades y caracteristicas propias de su empresa fabricante, circunstancias que pueden variar de conformidad al modo de comercialización, métodos de fabricación y estándares de calidad empleados por cada una de las empresas, existiendo, en este escenario, la posibilidad de confusión directa e indirecta de permitirse el registro de dos marcas idénticas o similares para los mismos productos o servicios y en cabeza de dos sociedades pertenecientes al mismo grupo empresarial.
De conformidad con lo anteriormente mencionado, se deberá establecer si el registro del signo mixto COMARRICO podría ocasionar riesgo de confusión directa e indirecta, aplicando los parámetros y criterios planteados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00534, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatutó del Tribunal. Herná Hugo Ranglro Gómez Apac MAGISTRADO | rdo con el artículo-90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmehte la Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SECRETARIO RESIDENTE Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10