LA / t TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 426-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00260 Referencia: Cancelación por no uso y renuncia. Marca denominativa CLARKS Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2808, recibido el 27 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 171 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2008-00260; y, El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: CADBURY ADAMS USA LLC. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Tercero Interesado: JULIÁN ANDRÉS TROCHEZ 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Hechos Relevantes: El 28 de diciembre de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 50798 concedió a WARNER-LAMBERT COMPANY (en adelante WARNER- LAMBERT), el registro de la marca denominativa CLARKS, bajo el certificado 130439, para distinguir los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, Helados comestibles ( ) y demás productos de la Clase 30” (Expediente administrativo 92 299621).
El 26 de junio de 2002, JULIÁN ANDRÉS TROCHEZ presentó acción de cancelación por no uso de la mencionada marca. El 9 de diciembre de 2002, WARNER-LAMBERT presentó renuncia total a los derechos derivados del registro de la marca en cuestión. El 24 de diciembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 42051 aceptó la renuncia total del derecho de exclusividad sobre la marca denominativa CLARKS.
El 29 de enero de 2003, WARNER-LAMBERT contestó la acción de cancelación por no uso. Argumentó que la acción de cancelación debería ser rechazada porque hubo una renuncia total sobre los derechos de la marca denominativa CLARKS. El 12 de febrero de 2003, JULIÁN ANDRÉS TROCHEZ interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 42051 del 24 de diciembre de 2002.
El 23 de diciembre de 2003, la División de Signos Distintivos mediante Resolución 36430 resolvió el recurso de reposición, revocando la decisión contenida en la Resolución 42051. No aceptó la renuncia planteada por WARNER-LAMBERT, ya que: i) el doctor José Antonio Lloreda carecia de la facultad para solicitar la renuncia; y, 4) de conformidad con el principio de imparcialidad, se debió tramitar primero la acción de cancelación y después a solicitud de renuncia. El 22 de enero de 2004, WARNER-LAMBERT solicitó el cambio de nombre a WARNER LAMBERT COMPANY LLC. así como el traspaso de la marca en cuestión a CADBURY ADAMS USA LLC.
(en adelante CADBURY). El 24 de enero de 2004, CADBURY ADAMS interpuso recurso de apelación contra la Resolución 36430. SS 2.10.El 27 de febrero de 2005, la marca denominativa CLARKS (certificado 130493), expiró sin que fuera renovada por CADBURY. 2.11.El 25 de febrero de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 5530 confirmó lo decidido en la Resolución 36430.
Argumentó que como la solicitud de cancelación es un trámite dependiente de la renuncia, debió resolverse primero. 2.12.El 3 de julio de 2008, CADBURY presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los dos últimos actos administrativos mencionados anteriormente. 2.13.El 27 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante Oficio 2809, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda presentados por CADBURY ADAMS USA LLC.: 3.1. Sostuvo que está en la libertad de renunciar total o parcialmente a los derechos derivados de la marca denominativa CLARKS. Indica que esto lo puede hacer en cualquier tiempo, excepto cuando existan embargos o derechos reales de garantía inscritos en la entidad correspondiente. 3.2.
Afirmó que según la norma comunitaria no existe limitación para ejecutar la renuncia planteada y que la Superintendencia vulneró el principio de imparcialidad. 3.3. Agregó que renunciar a un derecho constituye la manifestación de la voluntad del titular, directa y reflexivamente encaminada a producir el efecto jurídico, que en el caso sub lite consistió en la renuncia de un derecho para no ser más dueño de éste.
Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:. En resumen, señaló que los actos administrativos acusados fueron expedidos con fundamento en la normatividad supranacional vigente, en especial con base en los artículos 165 y 171 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que no existía estipulación expresa que facultara a JOSÉ ANTONIO LLOREDA para disponer del derecho de su poderdante. 5.
Del Tercero Interesado JULIÁN ANDRÉS TROCHEZ: La Corte Consultante no envió la contestación del Tercero Interesado. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 171 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente y de oficio, se interpretará el artículo 168 de la misma normativa!.
TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho preferente en el marco de la acción de cancelación por no uso y su relación con la renuncia a los derechos sobre el registro. ANÁLSIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho preferente en el marco de la acción de cancelación por no uso y su relación con la renuncia a los derechos sobre el registro.
Los problemas jurídicos a resolver en el proceso interno son: 1.1. ¿El apoderado de la demandante estaba facultado para renunciar al derecho sobre la marca denominativa CLARKS? 1.2. ¿La solicitud de renuncia debió tramitarse después de resuelta la solicitud de cancelación sobre la marca denominativa CLARKS? La demandante sostuvo que la única limitación a la renuncia es la existencia de embargos o derechos reales de garantía inscritos en la entidad correspondiente.
En el procedimiento administrativo interno, la Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que sobre la base del principio de imparcialidad se debió tramitar la acción de cancelación y posteriormente la solicitud de renuncia. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema planteado. Para esto se realizará una interpretación sistemática de los artículos 168 y 171 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ( ) “Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.
Artículo 171.- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia. No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.
La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente”. 4 El derecho preferente es la potestad que se le otorga a quien obtiene la cancelación por no uso de una marca, para que si solicita el registro de la misma, su trámite se atienda antes que cualquier otro presentado con posterioridad a la solicitud de cancelación?.
El derecho preferente tiene las siguientes características: 5.1. Oportunidad para invocarlo (artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina): podrá invocarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de tres meses siguientes a la fecha en que quedó en firme el acto administrativo que declaró la cancelación. Se materializa con la solicitud de registro de una marca sustancialmente idéntica a la que se pretende cancelar o se canceló. 5.2.
Efecto de su invocación: se retrotraen los efectos al momento en que se solicitó la cancelación de la marca por no uso, es decir, que cualquier solicitud de registro sobre un signo idéntico o similar después de la solicitud de cancelación, deberá tramitarse con posterioridad a la solicitud del titular del derecho preferente. Lo anterior implica que el titular del derecho preferente podría oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar, con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero; así mismo, si no prospera su oposición, podría iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro en dichas circunstancias.
Por otro lado, la figura de la renuncia sobre el registro de una marca (artículo 171 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina), tiene las siguientes características: 6.1. Legitimación activa: la detenta el titular de la marca o quien esté facultado por dicho titular, de conformidad con un poder válidamente otorgado y donde se exprese claramente la facultad de renuncia. 6.2.
Efecto: la eliminación total o parcial del registro correspondiente, una vez sea admita e inscriba por la oficina competente. Sería parcial si la renuncia es restringida para un grupo de productos o servicios. 6.3. Límites: El artículo 171 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé que no se admitirá la renuncia si existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.
Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales ta del 25 de abril de 2007 dentro del Proceso 46-1P-2007; la del 20 de febrero de 2015 en el Proceso 96-IP-2014; y la del 2 de marzo de 2016 dentro del Proceso 286-1P-2015, 5 Si bien el acto de renuncia se deriva de las facultades emanadas del derecho exclusivo sobre la marca, no pueden ejercerse de forma aislada e independiente de otras figuras y derechos interconectados al registro de la misma.
El caso particular nos muestra un escenario especial: la relación imbricada entre el acto de renuncia y la solicitud anterior de cancelación por no uso, ya que esta última no tendría razón de ser de desaparecer el registro de la marca objeto de la cancelación. En consecuencia, aunque no lo conste expresamente en el artículo 171, la solicitud previa de cancelación debe ser resuelta antes de la renuncia al registro de la marca, por lo siguiente: 7.1.
El derecho de marcas se soporta en un principio transversal que inspira a todo el ordenamiento jurídico: el principio de buena fe. Al caso particular se aplica en el sentido de que el titular del derecho exclusivo sobre la marca, si bien tendría la potestad de renunciar a la misma, no puede abusar de su derecho para conculcar otros que tienen el mismo peso relativo y de ejercicio concurrente, como sería el derecho preferente que se desprende de la acción de cancelación. 7.2.
En este sentido, el ordenamiento jurídico andino no sería coherente de permitirse que el titular del derecho sobre una marca, al ver que se tramita una cancelación por no uso, renunciara a la misma para dejar sin piso jurídico el trámite de cancelación y, como efecto, el derecho de preferencia invocado o que pudiera invocarse. Sería una práctica contraria al propio sistema de protección de los derechos industriales, ya que evidentemente dejaría inútil una figura tan importante como la cancelación por no uso. 7.3.
El ordenamiento jurídico debe permitir que los derechos concurran y puedan ejercerse de manera honesta y transparente. Esto nos indica que se debe proteger el derecho de preferencia frente al acto abusivo de renuencia, ya que de no ser así se haria nugatoria la finalidad de la acción por cancelación representada en: i) depurar el registro eliminado las marcas ociosas o vagas; y ii) permitir que otros competidores accedan a dichos signos distintivos no usados mediante el derecho de preferencia. De conformidad con lo expresado en la presente providencia, la Corte Consultante deberá: 8.1.
Determinar si el apoderado de WARNER-LAMBERT, mediante un poder expedido de conformidad con la normativa nacional, estaba investido de la facultad de renunciar al registro de la marca denominativa CLARKS. 8.2. Determinar si la solicitud de cancelación por no uso del signo denominativo CLARKS se presentó antes de la renuncia radicada por WARNER-LAMBER, para establecer si la oficina competente 6 preservó el sistema de protección de la propiedad industrial al no aceptar la renuncia mencionada, de conformidad con los parámetros fijados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00260, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatutodel Tribunal. ML Ze Cecilia Luisá lo) 6n-auíñteros artha Ru M ISTRAD. p Hernán G GISTRADO | 3 IAS rano ? Hugo Riamiro Gómez Apac IS O De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.