TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 516-P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00127 Referencia: Cancelación marca MONGOL (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.
VISTOS: El Oficio 3253, recibido el 6 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00127,; y, LA El Auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno DN Demandante: Eberhard Faber de Colombia S.A.S. E — y 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: Sanford Colombia S.A. Hechos relevantes El 20 de diciembre de 2001, mediante Resolución 42860, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca MONGOL (denominativa) * a favor de Industria Colombiana de Lápices S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 28 de febrero de 2005, Sanford Colombia S.A. solicitó a la SIC la cancelación por falta de uso del registro de la marca MONGOL. El 14 de julio de 2006, mediante Resolución 19005 se denegó la acción de cancelación al encontrarse la compañia Industria Colombiana de Lápices S.A. en Liquidación obligatoria, amparada por una justa causa para no usar la marca, exceptuándose de probar su uso.
El 6 de marzo de 2008, Eberhard Faber de Colombia S.A.S. compró varios activos de Industria Colombiana de Lápices S.A., en liquidación obligatoria, entre ellos la marca MONGOL (denominativa). El 25 de febrero de 2009, Sanford Colombia S.A. solicitó nuevamente la cancelación del registro de la marca MONGOL (denominativa) para identificar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, esta vez en contra del nuevo titular del signo, la compañía Eberhard Faber de Colombia S.A.S. El 30 de septiembre de 2009, mediante Resolución 50252, la SIC denegó la cancelación del registro por no uso.
Contra la citada Resolución, Sanford Colombia S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El 28 de enero de 2010, mediante Resolución 3746, la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición confirmó la Resolución 50252. El 26 de octubre de 2011, mediante Resolución 58315, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación revocó la Resolución 50252 y canceló el registro de la marca.
Expediente 01-029150. 2.9. El 26 de marzo de 2012, Eberhard Faber de Colombia S.A.S. presentó demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado contra la Resolución 58315. 2.10.El 16 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo 3.1. 3.2. 3.4. 3.5. Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda de nulidad Eberhard Faber de Colombia S.A.S., manifestó lo siguiente: La marca MONGOL (denominativa) era de propiedad de Industria Colombiana de Lápices S.A., que se encontraba en proceso de liquidación obligatoria desde el momento en que la SIC concedió el registro de la marca MONGOL (denominativa) en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Dicha liquidación llevó a que sobre la marca recayera una medida cautelar para garantizar exclusivamente el pago de las deudas a sus acreedores. Esta situación ha calificado como justa causa para la falta de uso de la marca y enerva cualquier acción de cancelación suspendiendo el cómputo de cualquier término para demostrar su uso. Solo a partir del momento en que la marca MONGOL (denominativa) se transfiere a Eberhard Faber de Colombia S.A.S., se levanta la medida cautelar, y solo en ese momento se debe comenzar a contar el periodo consagrado en el Artículo 165 de la Decisión 486.
En consecuencia, solo a partir de 6 de marzo de 2008, cuando se supera la causal justificativa de la falta de uso y la marca puede volver a cumplir su función económica, se pueden comenzar a contabilizar los tres años para poder probar el uso de la marca, esto es, hasta el 6 de marzo de 2011. Solo habían pasado once meses y diecinueve días desde el día de la liberación de la marca, cuando Sanford Colombia S.A. presentó por segunda vez una acción de cancelación por falta de uso con el fin de aprovechar el cambio de titular y el lapso de tiempo que requiere un producto para salir al mercado.
Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad La Superintendencia de Industria y Comercio, en lo principal contestó lo siguiente: 4.1.1. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, 3 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Del análisis efectuado por la SIC, se encontró que Eberhard Faber de Colombia S.A.S. no logró probar el uso de la marca MONGOL (denominativa), durante el periodo relevante, del 6 de marzo de 2008 al 25 de febrero de 2009.
En cuanto al argumento de Eberhard Faber de Colombia S.A.S. sobre la fuerza mayor el hecho de que medie una cesión de marca no es causal para no hacer uso de la marca. Si era previsible el hecho de que el nuevo titular estaba adquiriendo una marca no usada, con el riesgo de una acción de cancelación por falta de uso, podía tomar las medidas necesarias para iniciar la comercialización inmediata del producto para enervar cualquier posibilidad de cancelación del registro de dicha marca.
El plazo para interponer recurso contra la Resolución 58315 feneció el 23 de marzo de 2012, tenemos que la demanda fue presentada el 26 de marzo de 2012, fecha para la cual ya había operado el fenómeno de la caducidad de la acción a través de la cual discute el demandante la legalidad del acto administrativo. Argumentos principales de la contestación de Sanford Colombia S.A. como tercero interesado: A partir del 6 de marzo de 2008, el registro de la marca se encontraba expuesto a cancelación por no uso, considerando que ya habían transcurrido más de tres años desde su concesión y que a partir de tal fecha, en razón de su cesión, se levantaba la supuesta justificación por no uso que recaía sobre la marca MONGOL (denominativa).
En concordancia con la SIC, Octavio Paredes E.U., hoy Eberhard Faber de Colombia S.A.S. sabía a ciencia cierta que estaba aceptando un activo intangible, que no había sido usado en el mercado. Era entonces de total conocimiento para Eberhard Faber de Colombia S.A.S. el hecho que debia iniciar un uso inmediato de la marca MONGOL (denominativa) para evitar uma eventual acción en cancelación, y aún pasados once meses y diecinueve días, esta compañía no tomó acciones orientadas a hacer un uso efectivo y real de la marca.
Habiéndose liberado la marca el 6 de marzo de 2008, Eberhard Faber de Colombia S.A.S. tuvo hasta el 25 de febrero de 2009 para poner en uso la marca MONGOL (denominativa) de manera efectiva. Teniendo en cuenta el tipo de producto a distinguirse con dicha marca (“lápices”), el tiempo para iniciar el uso de la marca es más que prudencial y 4 Y suficiente, por tratarse de un producto cuyo proceso de fabricación se encuentra en el estado del arte que no requería de actividades complejas para ponerlos en el comercio. 4.2.4.
En conclusión, Eberhard Faber de Colombia S.A.S., de manera temeraria y engañosa evitó mencionar el periodo comprendido entre el 6 de marzo de 2008 y el 25 de febrero de 2009, tiempo en que debía haber actuado para poner en uso la marca que adquirió. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial Artículo 165? de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada. 2. De oficio se interpretará los artículos 166 y 167? de la antes citada Decisión, toda vez que se debe analizar lo referente a la prueba de uso y la carga de la prueba en una acción de cancelación, la cual es materia principal en el proceso interno. 2 “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese ulilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por olra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agole el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el tilular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso forluito”. 3 “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.
“Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. 5 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
1.5. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento. De la prueba de uso de la marca. Motivos justificantes para el no uso de la marca. Distinción entre la fuerza mayor y caso fortuito. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento Sanford Colombia S.A. solicitó a la SIC la cancelación por falta de uso del registro de la marca MONGOL, por lo que se revisará este tema.
Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite de cancelación La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite de cancelación respectivo.
Lo anterior quiere decir que, para poder adelantar el trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la oficina nacional competente. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.
El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.
Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a 6 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca*. Falta de uso de la marca El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Al respecto, el Tribunal señala que para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación. De esta manera, para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.
El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización6, 4 Para mayor referencia revisar los procesos: Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).
Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.0.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. Proceso 104-1P-2014, 1.10. 1.11. 1.12. Sobre el principio del uso de la marca, éste deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.
En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”. Por ello se presume una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado?, El Tribunal manifiesta que el principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no efectiva y realmente: 1.12.1. — La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto resulta fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no constituye prueba del uso real y efectivo de la marca.
En este sentido, la Oficina Nacional Competente deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 1.12.2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se USES en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 8 Proceso 22-1P-2005, publicada en la G.O.A.C. 1207, de 16 de junio de 2005 Ibidem. Proceso 180-1P-2006. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 24.17. 1.18.
En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ratifica que los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones minimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequivoco??.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial!?, En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como lápices, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado cinco unidades con la denominación de la marca que pretende probar su uso, al tratarse de un producto de consumo masivo, debe justificarse su uso en las cantidades propias del público consumidor al que está dirigido.
Efectos de la cancelación de la marca por no uso En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma, la que también puede provenir por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.
La decisión respecto de la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Una vez analizado lo anterior, se deberá establecer si la marca MONGOL (denominativa) fue usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación. Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996.
Proceso 103-1P-2014 2. De la prueba de uso de la marca 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Del análisis efectuado por la SIC, se determinó que Eberhard Faber de Colombia S.A.S. no logró probar el uso de la marca MONGOL (denominativa), durante el periodo relevante, del 6 de marzo de 2008 al 25 de febrero de 2009, en razón de lo cual se analizará el tema de la prueba de uso de una marca dentro de una acción de cancelación. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486.
Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios??. El mismo artículo se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, verificando que el uso sea real y efectivo en el mercado y en las cantidades correspondientes al tipo de producto que protege el signo?3, ) 3.
Motivos justificantes para el no uso de la marca. Distinción entre la 3.1. fuerza mayor y caso fortuito De los hechos contenidos en el proceso interno se desprende que la marca MONGOL (denominativa) fue registrada originariamente por Industria Colombiana de Lápices S.A., compañía que desde la concesión del registro de la marca se encontraba en proceso de liquidación obligatoria y que, para asegurar el pago de sus acreedores, la autoridad competente ordenó una medida cautelar sobre la marca de su propiedad. 12 a e Proceso 53-1P-2013.
Ibidem. 10 Na 3.2. Por su parte Eberhard Faber de Colombia S.A.S. transfirió la marca 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. MONGOL (denominativa) a su favor y argumentó que la marca no se usó por fuerza mayor al encontrarse impedida al recaer sobre ella una medida cautelar, por lo que tiempo que debe contarse para acreditar la falta de uso es a partir de que se levantó la medida que pesaba sobre la marca, esto es, cuando se transfirió el signo a su favor, es decir, a partir del 6 de marzo de 2008.
En este sentido, este Tribunal analizará lo relacionado a la justificación por el no uso de una marca y la diferencia entre la fuerza mayor y el caso fortuito. De acuerdo con el párrafo final del Artículo 165, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor o de caso fortuito o a otro motivo justificado.
El Tribunal señala que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, se paralizaria simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal. Caso fortuito y fuerza mayor En cuanto al caso fortuito y la fuerza mayor el Tribunal pasa a examinar los criterios establecidos al respecto por la doctrina para identificar determinadas situaciones como de fuerza mayor o caso fortuito, asi: En el Derecho Público, el profesor VEDEL al tratar el tema de la fuerza mayor la califica como “un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible; es irresistible”.
Y la distingue del caso fortuito en razón del carácter exterior de la fuerza mayor y, además, “por ser imprevisible e irresistible, no ( ) separable de la actividad considerada y ( ), en consecuencia, no produce por sí mismo efecto de exoneración”. Ejemplificando respecto de lo anterior, comenta: "Si el rayo o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un neumático o la ruptura de una pieza mecánica, incluso si no se puede reprochar al conductor de un automóvil, es un simple caso fortuito( )" no indemnizable, concluye el Tribunal.
La fuerza mayor “se caracteriza por su imprevisibilidad. Un acontecimiento que podía ser razonablemente previsto no es constitutivo de fuerza mayor ( )”. "La fuerza mayor es, en fin, irresistible, lo que quiere decir que la producción del daño no podía impedirse ( ) El efecto de la fuerza mayor es el de exonerar completamente al autor aparente 11 3.8. 3.9. del daño y es lógico, ya que el daño es debido en realidad a una causa exterior que no podria prever y a la que no podía resistir.”** A manera de referencia, la ENCICLOPEDIA JURIDÍCA OMEBA, citando calificada doctrina, expresa así mismo: “..el término caso fortuito, o simplemente 'caso', o mejor casus, es, por antonomasia, la voz más usada hoy.
Recordemos, al respecto, que la expresión latina significa 'suceder y hasta “ocurrir casualmente". “La más clásica definición del caso fortuito se funda en la previsibilidad e inevitabilidad. Casus, es, por tanto, lo que no pudo ser previsto o que habiéndolo sido era imposible evitar.” (Tomo XII, Edit. DRISKILL S.A., Buenos Aires-Argentina, pág. 958).
Es así que el caso fortuito se caracteriza por la imprevisibilidad del acontecimiento que se produce en relación causal con la actividad del hombre o con su omisión. De lo anterior cabe destacar la relatividad de lo fortuito, que se debe entender como lo que “sucede inopinada y casualmente”. 3.10. Por su parte FERRI, citado en la misma Enciclopedia Jurídica Omeba, distingue al caso fortuito de la fuerza mayor de la siguiente manera: “el caso fortuito sería el fenómeno que surge de <causas ignoradas>, mientras que la fuerza mayor, depende de energías naturales más O menos conocidas, pero superiores a toda influencia de la voluntad humana”, y aún lo aclara ANTOLISEI, también citado, al decir: * “El caso fortuito, en el campo jurídico, se toma sólo en consideración cuando existe un nexo de causalidad entre la acción del hombre y el resultado ”, mientras que, por fuerza mayor “debe entenderse, en general, toda fuerza externa que, por su poder superior, determina a la persona, de modo necesario e inevitable a un acto positivo o negativo *”.
Es decir, para que resulte excusable el no uso de la marca por motivos de fuerza mayor o de caso fortuito, tendrian que encajar los argumentos esgrimidos por la demandada, que resultaren probados en autos, dentro de los respectivos supuestos de hecho de la tantas veces referida norma comunitaria que recoge en su texto los conceptos ya expresados, aportados por la doctrina.
Caso contrario no sería procedente la alegación de los mismos, como justificantes del no uso. 3.12. El Artículo 165 de la Decisión 486 enuncia que se cancelará el registro de una marca cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado por su titular o una persona autorizada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 14 GEORGES VEDEL, Derecho Administrativo, Edit.
Biblioteca Juridica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 6* edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España, 1980, pág. 320. 12 3.13. De acuerdo con lo que la norma enuncia, la titular de la marca debe probar el uso de la misma dentro de los tres años precedentes a la presentación de la acción. 3.14. Dentro del proceso interno se discute que la titular de la marca era la compañía Industria Colombiana de Lápices S.A. la cual se encontraba en proceso de liquidación y la marca MONGOL (denominativa) bajo la figura de una medida cautelar por lo que se deberá analizar la causal de excepción por caso fortuito y fuerza mayor de acuerdo con los lineamientos antes señalados y verificar si la falta de uso de la marca fue justificada dentro del periodo antes señalado. 3.15.
Por su parte, la nueva titular, es decir, Eberhard Faber de Colombia S.A.S. está obligada a probar el uso de la marca dentro del periodo dentro del cual ya era la titular de la marca MONGOL (denominativa) y no pesaba sobre ella ningún impedimento para su uso. 3.16. Por lo tanto, se deja en claro que para que opere la cancelación por falta de uso, deben ser tres años consecutivos de ausencia de la marca el mercado. 3.17.
Por lo antes expuesto se deberá determinar si en el caso sometido a su examen quedaron demostrados motivos de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen el no uso de la marca, y atender fundamentalmente al tema relacionado con los periodos de tiempo dentro de los cuales se pudo haber aplicado la figura de la excepción antes citada. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00127, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto fiel Tribunal. / / ) / Cecilia Luisá Ayllón Quinteros Martha Rueda Merchán MAGISTRADA MAGTSTRADA 13 a A" Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secreta SECRETARIO Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14