TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 570-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00070 Referencia: Signos JET (mixta) / JET (denominativas y mixtas) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3490, recibido el 27 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 225 y 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2010-00070; y, El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- Tercero Interesado: NV. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Hechos Relevantes: El 8 de septiembre de 2006, N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta JET con reivindicación de colores, para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “Cigarrillos de clavo (de olor)”.
(Expediente administrativo 0690268). LETRAS [ DORADAS = s miras ooranas ] [mojo | sa FONDO | NEGRO La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 573 del 28 de febrero de 2007. Estando dentro del término legal, COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. presentó oposición sobre la base de sus marcas mixtas y denominativas JET, registradas en Colombia bajo los Certificados 135934, 48730 y 135933, para amparar productos de las Clases 29* y 30? de la Clasificación Internacional de Niza. — > LETRAS DORADAS El 31 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 44332 resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca solicitada.
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El 22 de diciembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 54604 resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación interpuesto.
Carne, pescado, came de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 2 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2.
El 30 de abril de 2009, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 21606 resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES presentó demanda de nulidad contra las anteriores resoluciones. El 27 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda presentados por COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES: Sostuvo que las marcas JET son notoriamente conocidas y que este estatus fue reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 10849 de 4 de marzo de 2009. Manifestó que la marca solicitada genera riesgo de confusión, asociación, uso parasitario y dilución de las marcas JET y que los elementos gráficos del signo solicitado son secundarios y no le confieren distintividad.
Agregó que si bien las chocolatinas y los cigarrillos de clavos son productos diferentes, no obstante debido a la notoriedad de las marcas JET se podría pensar que los signos con conflicto tienen el mismo origen empresarial. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: En resumen indicó que el signo solicitado ostenta elementos gráficos adicionales (un cuadro de fondo y reivindicación de colores), que le otorgan distintividad.
Además, que no hay confusión directa “ningún consumidor, por despistado que sea, va a confundir una chocolatina con un cigarrillo” asimismo que los signos en conflicto no tienen conexión competitiva, por lo que no existe riesgo de confusión, asociación, riesgo de uso parasitario y dilución. Argumentos presentados por el Tercero Interesado N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY: Manifiesta que los signos en conflicto no son confundibles, puesto que los productos que amparan los signos en conflicto no tienen conexión competitiva.
Indicó que no se puede negar el registro por el argumento de que la demandante eventualmente podria producir cigarrillos con clavo. 5.3. Sostuvo que no hay aprovechamiento del prestigio ajeno, ya que la marca JET para cigarrillos se encuentra registrada en varios países del mundo y que no hay riesgo dilución. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 225 y 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes y de oficio los artículos 136 literal a), 224, 228 y 229 de la misma normativa? toda vez que es tema de discusión los signos notoriamente conocidos.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo litular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
( ) Articulo 224 “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225 Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.
( ) Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos O servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverio, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
E) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras O almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio intemacional, o, 4 >onNn 1.1.
1.2. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores. Comparación entre signos denominativos y mixtos. La protección del signo notoriamente conocido.
La prueba de su notoriedad. La conexión competitiva (Clases 34/29,30). ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. La confusión ideológica Como en el proceso interno se discute si el signo mixto JET es confundible con marcas denominativas y mixtas JET, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ). El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o k) la existencia y antigúedad de cualquier registro O solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 229 “No se negaré la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” (.J" Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-1P-2013 del 29 de agosto de 2013 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaria la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. 1.8. 2.1. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos JET (mixto) y JET (denominativos y mixtos), y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, debe tenerse en cuenta al compararlos que Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009, 7 2.1. 2.2. este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico.
El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, Íconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglasf para el cotejo entre los mismos: 2.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.2.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Además de lo anterior y de conformidad con las particularidades del presente caso, se deberá además considerar que el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico.
Por tal razón, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación y disposición de colores y el gráfico que la contiene, lo que podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.” Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P- 2014.
Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015. 8 Ak 2.3. 3.1. 3.2. 2.2.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. 2.2.3.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.2.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto JET para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia también informa sobre la presunta confusión de un signo mixto con otro denominativo, es necesario que se proceda a compararlos.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, aplicará las siguientes reglasó de comparación: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, al analizar la legalidad de los actos enjuiciados, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos JET (mixto) y JET (denominativo).
La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad Como en el proceso interno se argumentó que la marca JET es notoriamente conocida, se abordará el tema propuesto de conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia?. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Titulo XII, bajo el cual los articulos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el articulo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014. Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-1P- 2011. 10 4.4.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.5. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Por su parte, el artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, cuya norma es del siguiente tenor literal: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.5.1.
En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 4.6. 4.5.2.
En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Paises Miembros (artículo 224 de la Decisión 486). 4.5.3.
En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero (artículo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 4.5.4.
En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (artículo 229, literal b) de la Decisión 486).
Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los paises miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 486*%.
Esto implica que para que una marca notoria sea Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, ll semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolivar, Quito, Ecuador. 12 protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 46.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, — imitación, — traducción, transliteración O transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en el acápite 4 de la presente providencia. 46.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos O similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. *? 4.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna; manera, relacionados con la calidad y características de los | N productos o servicios que ampara un signo notoriamente y conocido.
Esta conducta se podría presentar en relación con productos oO servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido??, mk que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. le Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta Ó di Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.
Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283 12 Ibidem. Pág. 247. ” po 13 Prueba y el certificado de reconocimiento 4.7. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.8. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Peís Miembro, incluyendo ta publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos O servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, O para promover el establecimiento, actividad, productos O servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el 1” extranjero". 4.9.
En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizado los anteriores factores o cualquier otro medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 14 N 4.10.Teniendo en cuenta que en el caso bajo estudio la demandante 4.11. sostuvo que la notoriedad de la marca JET fue reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio en 2009, es pertinente precisar los efectos de un reconocimiento como el mencionado.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben esgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir, que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular.*? 4.12. En concordancia con lo expuesto, se deberá determinar, con el fin de 5.2. 5.3. analizar los actos enjuiciados si las marcas JET eran notoriamente conocidas al momento de la solicitud del signo mixto JET, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera O no alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. La conexión competitiva (Clases 34 / 29,30) Como el signo solicitado ampara servicios de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza y los opositores amparan productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto.
De no encontrarse probada la notoriedad de las marcas JET, se procederá a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales este tema ha sido tratado!*, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.
La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos?”. 13 14 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-1P-2003;
Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-1P-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de ta siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro 15 5.4. Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en 5.5. 5.6. diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos ylo servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 48615).
Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos ylo servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 5.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 5.6.2.
Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.
En cambio, habría mayor incidencia en tiendas O almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas O similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares.
Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o semvicios. Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-1P-2005. Artículo 151 Le danes de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 16 donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 5.6.3.
Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva seria mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 5.6.4.
Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitutos O complementarios la incidencia de conexión competitiva sería mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la intercambiabilidad!??. 5.6.5. Mismo género de los productos.
Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro**.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La relación precio-demanda en la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor 17 ds De modo referencial ver Proceso 68-IP-2002, pág. 28 en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos “Fundamentos de Derecho de Marcas.
Madrid. Editorial Montecorvo, 1984, pág. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina — Legislación — Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004 pág. 400. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-IP-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAVV. “Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación — Jurisprudencia”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 17 demanda en el otro? Para apreciar la sustitución entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.
El análisis de la complementariedad entre productos y/o servicios, por su parte, debe realizarse, igualmente, teniendo en consideración los canales de distribución, características de la comercialización, puntos de venta, el género, la naturaleza, la utilización, etc. Aunque, a diferencia de otros criterios propios de la conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o servicios identificados por los signos comparados podría fundamentar, por sí mismo, la existencia de una conexión competitiva entre estos”, A este respecto, cabe indicar que los productos o servicios accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal.
En ese sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitud?*. 5.7. En conclusión, en caso de no encontrarse probada la notoriedad de los signos opositores en la controversia de autos, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, es necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Asimismo, 19 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robin WELLS. "Introducción a la Economía", traducido al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247. Al respecto, cabe citar, a titulo referencial e ilustrativo, ta Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, ya citada, apartados 22 y 23: "22 En la medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo, no haber tomado en consideración todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen, la comercialización, los canales de distribución y los puntos de venta de esos productos, procede señalar, en primer lugar, que, en la parte de la sentencia recunida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que Se trata son similares debido a su complementariedad, considerando —en particular, en el apartado 43 de esa sentencia— que los argumentos planteados por el Sr. Hesse especificamente en ese contexto no podían desvirtuar tal apreciación. 23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierto que se trata de un criterio autónomo, gue puede fundamentar, por sí mismo, fa existencia de dicha similitud.” (Subrayado por fuera del texto). instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cíf. 18 y dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aistadamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que Únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
En este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva??. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00070, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Hugo Ranrdiro Gómez Apac MAGISTRADO | Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22 Ver Interpretaciones Prejudiciales en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 19