TRIBUNAL. DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 615-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00346 Referencia: Marcas involucradas: ADELH (mixta) y EL REY y LA REINA (mixta) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3812, recibido el 18 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00346; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. 4 SS 2.1. 2.2. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), República de Colombia. Tercero interesado: ACHIRAS DEL HUILA LTDA. Hechos relevantes El 19 de abril de 2009, ACHIRAS DEL HUILA LTDA. solicitó el registro de la marca ADELH (mixta)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 30? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
ARÍL el ( en) Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. presentó oposición al registro con fundamento en el registro de sus marcas EL REY y LA REINA de acuerdo con la siguiente información: Marca Gráfica Clase Certificado Vigencia EL REY 30 337484 06/08/2017 EL REY 30 278462 14/01/2014 Expediente interno No. 09-38226.
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo. 2 EL REY e 30 246473 13/12/2011 EA EL REY E 30 246472 13/12/2021 EL REY 30 246471 13/12/2021 EL REY 30 246470 13/12/2011 EL REY de 30 259867 13/02/2012 EL REY 30 262060 04/02/2013 EL REY a 30 262059 04/02/2013 EL REY E 30 262058 04/02/2013 E EL REY 30 262057 04/02/2013 3 EL REY E 30 262056 04/02/2013 EL REY imagen 30 97663 12/01/2022 disponible EL REY o 30 97663 12/01/2022 disponible EL REY Pe 30 97663 12/01/2022 disponible EL REY 30 236934 31/10/2006 EL REY aa. 30 318357 09/06/2016 EL REY Pa 30 318359 09/06/2016 dé EL REY PGR 30 318419 09/06/2016 EL REY 30 327139 11/12/2016 4 EL REY 30 327141 11/12/2016 EL REY 30 327141 11/12/2016 EL REY a) 30 328378 18/01/2017 ys E A) EL REY Nominativa 30 101122 10/08/2023 EL REY Nominativa 30 101122 10/08/2023 EL REY Nominativa 30 101122 10/08/2023 EL REY y 30 225235 14/03/2010 EL REY Al 30 264971 22/11/2021 EL REY jo EAN 30 318421 09/06/2016 EL REY 30 327138 11/12/2016 LA 30 272741 13/02/2023 REINA «A LA a 30 268993 04/02/2023 REINA > E 2.3.
El 30 de octubre de 2009, mediante Resolución 56531, la Directora de Signos Distintivos (e) de la Superintendencia de industria y Comercio (SIC) declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca solicitada ADELH (mixta).
2.4. FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 20647. 2.5. El 16 de diciembre de 2009, mediante Resolución 65152, la Directora de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 56531. 2.6. El 4 de marzo de 2010, mediante Resolución 12532, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 56531.
2.7. FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 56531, 12532 y 651152. 2.8. El 19 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486.
BS 3. Argumentos de la demanda FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. interpuso demanda en la que manifestó que: 6 3.1. 3.2. 3.3. 3,4, 3.5. 4.1. 4.1.1 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. y El signo solicitado se encuentra conformado por la gráfica de una corona el cual es un elemento característico de las marcas de su propiedad. La marca REY fue declarada como notoriamente conocida en Colombia, mediante Resolución 43974 de 3 de agosto de 2009.
La corona amarilla que se incorpora en el signo solicitado, evoca el concepto de REY y REINA, expresiones que son de titularidad exclusiva de los registros prioritarios de las marcas REY y LA REINA. El signo ADELH (mixto) se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486.
El signo ADELEH (mixto) pone en peligro la distintividad y notoriedad adquirida por la marca EL REY en el mercado colombiano para identificar productos de la Clase Internacional No. 30. Argumentos de la contestación a la demanda La SIC presentó contestación a la demanda señalando que:. En efecto el signo solicitado está compuesto por el término ADELH con un diseño especial de letras ubicado en el centro de un círculo en cuya parte superior se observa lo que puede ser la mitad de una corona, cuyas puntas son redondas y tienen un círculo pequeño en el centro de cada una.
Por su parte, las marcas actoras coinciden en la implementación de un gráfico de una persona que luce una corona, sin embargo, es cierto también como se indicó en los actos administrativos impugnados, que éstas presentan formas disímiles, las cuales evocan en la mente del consumidor ideas distintas. Respecto a la notoriedad alegada por las marcas, éste razonamiento no lo hizo la parte en la vía gubernativa.
Los actos impugnados no son nulos, por el contrario, se ajustan a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas. No reposa en el expediente contestación a la demanda por parte de ACHIRAS DEL HUILA LTDA. NORMAS A SER INTERPRETADAS El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación del Artículo 135 literal b) de la citada norma por no considerarse pertinente al no discutirse el tema de la falta de distintividad del signo en sí, sino por confusión con otros signos en el mercado. Procede la interpretación del Artículo 136 literales a) y h) de la misma normativa? 2. Deoficio se interpretarán los artículos 224 y 228 de la Decisión 486* al tratarse en el proceso interno de marcas notorias.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos y entre mixtos y denominativos. 3 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese lercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. 4 “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
(.J” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
O, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; ) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero”. 8 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 3.
La marca notoria, su protección y prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Como en el proceso interno se discute si los signos ADELH y EL REY y LA REINA son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales', En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto.
El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente poseef, En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.
Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. Proceso 397-1P-2015. Ibidem. 1.5. 1.6. 1.7.
Por lo tanto, para resolver la controversia la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?. Para el caso en concreto la marca solicitada es ADELEH (mixta) la cual incorpora la figura de una corona en su gráfica y las marcas opositoras son EL REY y LA REINA, por lo que se deberá analizar el impacto que el gráfico puede influir en el consumidor respecto de las marcas prioritarias, verificando si en efecto los signos confrontados dan la misma idea o concepto al consumidor.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: 1.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 10 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. 1.7.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4, Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos.
En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos ADELH y EL REY y LA REINA.
Comparación entre signos mixtos Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, 11 2.3. diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del! dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2014. 12 4] 2.3.3.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria cómo es captada la marca en el mercado. 2.4, En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos ADELEH y EL REY y LA REINA.
Comparación entre signos mixtos y denominativos De igual manera al momento de verificar la eventual confusión en consideración a que la compañía actora afirma ser titular de las marcas denominativas EL REY y LA REINA para amparar productos de la Clase Internacional 30, es preciso que se compare con la marca mixta ADELH, para lo cual se deberán seguir las reglas que se detallan en este acápite.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico*?.
La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado??, La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo_de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor “a 12 Proceso 12-1P-2014. Proceso 55-1P-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial N? 821, de 01 de agosto de 2002. 13 2.9. 2.10. 2.11. importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.13 Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: "sugestivos” que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el marco; y “arbitrarios” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar!?, De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 2.11.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.112.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.11.3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.11.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado!, 13 Proceso 26-1P-98, marca: (mixta) “C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial N* 410, de 24 de febrero de 1999. 14 Proceso 56-1P-2013, 15 Proceso 56-1P-2013. 14 2.12.
Side la comparación resultare que el elemento característico del signo 2.13. 3.1. 3.2. 3.3. 3,4. 3.5. mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos ADELEH (mixto) EL REY y LA REINA (denominativos).
La marca notoria, su protección y prueba Afirma la compañía actora que sus marcas EL REY y LA REINA fueron declaradas notorias en Colombia, por lo que se analizará este aspecto. La Decisión 486 en su Artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los circulos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente?S, El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria?”.
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo?*?, 16 17 18 Proceso 35-1P-2013, Proceso 66-IP-2015.
Proceso 120-1P-2006. 15 3.6. 3.7. 3.8. a 3.9. La protección especia! que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquellaí?.
La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status?, Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el Artículo 228 de la Decisión 486.
Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta?!: ) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector, Asimismo, este Tribunal considera que, dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.?22 En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad”, 19 24 22 23 Proceso 212-1P-2015.
Proceso 107-1P-2015. Ibidem. Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 178-I1P-2015. 16 3.10. 3.11. 3.12. 'S En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los articulos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario?, 3.10.1.
El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 3.10.2. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.10.3.
El riesgo de diluciónj, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.10.4.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro;
(ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación*, La marca notoria será protegida si además de comprobar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. Se deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de las marcas REY y LA REINA, 24 Proceso 86-IP-2015. 25 Ibidem. 17 po En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00346, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. E Agflón Qu Quinteros Hernán ero Z; 5 Hugo Rimiro Gómez Apac Gl DO AGISTRAD De acuerdo ículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presgrtté Interpretación Préjudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18