TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 637-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2009-00312 Referencia: Marca DOGREL (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 3880, recibido el 26 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2009-00312.

El Auto de 22 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: SANOFI-AVENTIS Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: LABORATORIOS BLASKOV LTDA. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Hechos relevantes El 14 de marzo de 2005, Laboratorios Blaskov Ltda. (en adelante, Blaskov) solicitól, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en lo sucesivo, la SIC), de la República de Colombia, el registro de la marca DOGREL (denominativa), para distinguir "productos farmacéuticos” comprendidos en la clase 5 de la “Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, la Clasificación Internacional de Niza).

El 29 de abril de 2005, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 551. Sanofi-Aventis formuló oportunamente oposición por cuanto consideró que el signo solicitado DOGREL (denominativo) carecía de distintividad por ser genérico, toda vez que deriva de la expresión "clopidogrel”, término genérico referido a un medicamento determinado.

El 24 de julio de 2006, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 19304, concedió el registro de la marca DOGREL (denominativa). Blaskov interpuso recurso de apelación contra la Resolución 19304, pronunciada por la División de Signos Distintivos de la SIC. El 27 de setiembre de 2006, mediante Resolución 25814, la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la Resolución 19304.

El 8 de enero de 2009, mediante Resolución 51, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 19304. El 11 de mayo de 2009, Sanofi-Aventis interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 19304, 25814 y 51, expedidas por la SIC. El 10 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, determinó suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Expediente administrativo 05-23513. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Argumentos de la demanda Sanofi-Aventis presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho alegando lo siguiente: Según el "UPS Dictionary of USA and International Drug Names”, recurso oficial para la consulta de nombres de productos farmacéuticos y drogas en general, el término “clopidogrel" corresponde a la denominación comúnmente utilizada para identificar el agente farmacéutico activo, útil como antitrombótico, perteneciente a una clase de medicamentos llamados antiplaquetarios, que según el mismo documento es el nombre usado comúnmente para identificar productos que ayudan a prevenir la formación de coágulos, accidentes cerebrovasculares y ataques cardiacos.

Sobre la registrabilidad de término genéricos o similares a ellos, que carecen de distintividad, indicó que el Programa sobre Nombres Internacionales No Patentados (INN), de la Organización Mundial de la Salud, estableció una lista de raices comunes para químicos y productos farmacológicos, con el fin de que no sean expresiones y comprometen la seguridad de los pacientes, expresiones entre las cuales se encuentra “clopidogrel!”.

“Clopidogrel” es un signo genérico, que carece de la distintividad necesaria para diferenciar los productos que identifica de otros en el mercado, razón por la cual considera que conceder su uso implica la violación de las marcas que prohiben el registro de marcas que "consisten exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.

La expresión DOGREL no exige de un esfuerzo mental para que el consumidor lo asocie con un producto. En consecuencia, el signo DOGREL (denominativo) no es evocativo, ya que para serlo habría tenido que darle otro sentido a los vocablos que lo componen, es decir, un sentido que no diera luces al consumidor sobre la idea del producto. En todas las referencias, existe consenso en cuanto a que la sustancia, componente esencial del producto que se pretende distinguir, es conocida comúnmente corno “clopidogrel”, al ser esta la denominación estándar o genérica, que de acuerdo con el programa “International Nonpropristary Names" (INN), de la Organización Mundial de la Salud, debe corresponder a dicho compuesto.

Argumentos de la contestación a la demanda La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente: 4.2. b) d) e) En cuanto al establecimiento de la dimensión genérica de un signo, debe realizarse según cada caso en concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretenda distinguir, considerando las caracteristicas de este y el nomenclátor de que haga parte.

En esos términos, señaló que uno o varios elementos pueden constituir un signo genérico en relación con un tipo de servicios o productos, pero no en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales elementos puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y aptitud distintiva suficiente para ser registrados como marca.

El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. El segundo elemento, a la necesidad de analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. Así las cosas, para que se deniegue una solicitud de registro de marca, se requiere que concurran los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente para aplicar la causal relativa a la irregistrabilidad.

Finalmente, en cuanto a la conexión competitiva entre productos y/o servicios para determinar su existencia, como se indicó con anterioridad, se parte del principio de especialidad, el cual da alcance a la protección del registro de marcas con relación a los productos o servicios que ampara el registro anterior. El signo DOGREL (denominativo), solicitado para distinguir “productos farmacéuticos” comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no es el mismo signo que el accionante refiere como genérico, por el contrario, se aleja desde el punto de vista ortográfico y fonético, por cuanto no reproduce la expresión genérica.

La expresión DOGREL no se asimila a la expresión genérica, sino que, por el contrario, la primera cuenta con distintividad suficiente. En consecuencia, se tiene que la expresión DOGREL no se haya incursa en ninguna causal de irregistrabilidad contemplada en la Decisión 486, por lo que la oficina de marcas otorgó en debida forma su registro.

El signo solicitado DOGREL (denominativo) posee aptitud distintiva para ser considerado como marca y no reproduce una expresión genérica. Blaskov, tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la demanda: b) d) La marca DOGREL (denominativa) es registrable porque se trata de una expresión que contiene letras que crean una expresión distintiva.

Desde un punto de vista ortográfico y fonético, la expresión DOGREL (denominativo) y el nombre técnico "clopidogrel” presentan diferencias determinantes que permiten su individualización, pues la raiz “clopi-", del genérico “clopidogrel” le da características gráficas y fonéticas diferentes. No es cierto que la expresión DOGREL, al consistir en una derivación de la expresión CLOPIDOGREL no goza de la caracteristica esencial de distintividad; por el contrario, si la anterior afirmación fuera cierta, la SIC no habría concedido marcas que contienen letras o parte de expresiones genéricas, como por ejemplo la marca CIPRO (ciprofloxacino), DORZOLAM (dorzolamida), DICLOCIL (dicloxacilina), SALBUTAN (salbutamol) y muchas otras que se encuentran siendo comercializadas en el mercado y que cuentan con la capacidad de diferenciar sus productos o servicios de otras, logrando que el consumidor pueda diferenciarlas.

No es posible afirmar que una parte (DOGREL) de un nombre genérico, sea el nombre genérico (CLOPIDOGREL), por cuanto esto sería confundir “el todo” con “una parte”. Especial mención merece el caso de las marcas CIPRO y DORZOLAM, que son las raíces del nombre genérico, las cuales, durante mucho tiempo, han estado en el mercado sin que se haya presentado confusión en el mercado ni reclamos o demandas por supuestamente tratarse de una raíz genérica.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada?. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b, ( ) 1 (JF. carezcan de distintividad; consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; pnN> 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

1.6. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad intrínseca Signos genéricos Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad intrínseca Se desarrollará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se discute la aptitud distintiva intrínseca, requerida para la concesión del registro, del signo DOGREL (denominativo), solicitado por Blaskov.

Al respecto, de conformidad con el literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se prohibe el registro como marcas de signos carentes de distintividad, la cual se entiende como referida a la "distintividad intrinseca”, por cuanto los Artículos 134, 135 y 137 se encuentran relacionados a la distintividad de un signo en general y, en consecuencia, el citado literal b) del Artículo 135 se trataría propiamente de una disposición normativa que supone un supuesto normativo específico (falta de distintividad intrínseca del signo solicitado a registro de marcas).

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, distinguir y diferenciar en el comercio determinados productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario identifique su origen empresarial. La distintividad es considerada como la caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, constituyendo el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial.

Se reconoce, tanto la aptitud distintiva intrínseca, como la capacidad distintiva extrínseca. La primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda a su carácter no confundible respecto a otros signos anteriores o con un mejor derecho. De esta manera, las causales de irregistrabilidad relativa contempladas en el Artículo 136 de la Decisión 486 comportarian propiamente supuestos de falta de distintividad extrínseca; mientras que las causales de irregistrabilidad absoluta contempladas en el Artículo 135 se refieren a Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 50-1P-2014 de 26 de agosto de 2014 y 122-1P-2013 de 16 de julio de 2013. 6 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. supuestos normativos relativos a la falta de distintividad intrínseca.

En tal virtud, el Artículo 135 literal b) debe relacionarse necesariamente con alguna de las referidas causales de irregistrabilidad absoluta o supuestos de falta de distintividad intrínseca contenidos en el Artículo 135. En el presente caso, se controvierte el carácter genérico del signo solicitado DOGREL (denominativo), vale decir, la configuración de la causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 135 literal f), relativa a la prohibición de registro de signos consistentes únicamente en un nombre genérico o técnico del producto o servicio que se pretende distinguir.

En tal virtud, se completará el presente análisis con lo desarrollado respecto al supuesto normativo de falta de distintividad que se discute en el caso concreto (genericidad del signo solicitado). En consecuencia, el Tribunal consultante deberá verificar que, en los actos impugnados, se haya verificado correctamente que el signo DOGREL (denominativo) efectivamente contaba con aptitud distintiva intrínseca, es decir, que no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

Signos genéricos En su escrito de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, Sanofi-Aventis manifestó que el signo DOGREL (denominativo), solicitado por Blaskov, tendría un carácter genérico, por cuanto correspondería al término genérico “clopidogrel", expresión utilizada para identificar un agente farmacéutico activo, útil como antitrombótico y perteneciente a la clase de medicamentos denominados antiplaquetarios.

En tal virtud, el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de los signos genéricos. El literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone lo siguiente: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones genéricas, al estar combinadas con otras, pueden generar signos —que apreciados en su conjunto cuenten— con aptitud distintiva suficiente, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este caso, el titular de la referida marca no podrá impedir que las expresiones genéricas puedan ser utilizadas por otros empresarios.

Ello significa que su marca es débil, por cuanto tendrá una menor fuerza 24. 2.5. 2.6. 2.7. de oposición, toda vez que las partículas genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo entre signos, Se entiende por signo genérico a aquel referido exclusivamente al género, subgénero o especie de productos o servicios o al propio producto o servicio que se pretende distinguir.

La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, son los motivos que impiden su registro*, Cabe destacar que la determinación de la dimensión genérica de un signo debe ser determinada según la perspectiva de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretende distinguir, considerando la naturaleza y características de este, así como el nomenclátor de que haga parte.

Lo anterior, en virtud de que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marcaS, El Tribunal advierte que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar al mero análisis gramatical de las palabras o partículas que componen el signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca”.

Según la Doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”?.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 536-1P- 2015 de 23 de junio de 2016. En ese sentido, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 514-IP-2015, p. 11. y 459-JP-2015, p. 19. Ibid. En ese sentido, interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 12-1P-95 de 18 de septiembre de 1995; referida en el Proceso 514-1P-2015, p. 12, ya citado.

BERTONE, Luis Eduardo, y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo ll, Madrid, 1984, pp. 78-79. 8 ” 2.8. 2.9. 2.10. 3.1. 3.2. Es oportuno recordar que, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades?, En consecuencia, la presencia de una locución genérica restará aptitud distintiva al conjunto del signo que la contiene.

En efecto, nadie puede monopolizar una denominación genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de marca sirvan para distinguirlo claramente del otro?0, En el presente caso, el Tribunal consultante deberá verificar el carácter no genérico del signo DOGREL (denominativo), solicitado a registro por Blakov, previamente determinado en los actos impugnados, tomando en consideración que la genericidad de un signo debe determinarse en función a los productos o servicios que se pretenden distinguir —productos farmacéuticos” comprendidos en la clase 5 en el presente caso— y a los competitivamente conexos a estos.

Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. En el caso concreto, la marca DOGREL (denominativa) se solicitó para distinguir, entre otros, "productos farmacéuticos” comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, el Tribunal estima necesario concluir analizando el presente temaí!.

En el rubro de marcas farmacéuticas, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso, con el fin de evitar posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias tal riesgo puede estar latente y, por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer adquirir un producto para determinado tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afección, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas??. 3“ 12 Véase, al respecto, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 99-1P-2004 de 22 de septiembre de 2004, p. 10; citada en la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 514-1P-2015, p. 12, ya cltado.

En ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 459-iP-2015, p. 20. Para el desarrollo del presente tema, se ha empleado como referencia la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 445-IP-2015. En ese sentido, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 360-IP-2015, p. 11; del Proceso 320-IP-2015, p. 7; y del Proceso 596-IP-2015, p. 11. 9 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

Lo anterior, principalmente en aquellos casos en que se adquieren productos farmacéuticos directamente sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayoría de los medicamentos, lo cual suele suceder en los Países de la subregión por variadas circunstancias, entre ellas, principalmente porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y, por lo tanto, pueden verse avocados ante un quebranto o alteración de la misma, a confiarse solamente de la recomendación que le ofrezcan las farmacias o droguerías, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmaceutas1?.

En los productos farmacéuticos de libre venta al público, lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión y, tampoco en estos las fallas en la selección del producto que habrá de ingerirse o de conservarse en el hogar, está exenta de causar daños irreparables a la salud humana?, Si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del riesgo de confusión, este Tribunal advierte que el examen de registrabilidad, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas, debe ser más exhaustivo, y ser de aplicación las reglas generales para el cotejo de marcas, teniendo en cuenta las particularidades y especificidades del caso concreto!5, Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien, por regla general, se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información referencial y genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico, para aliviar determinada afección; no obstante carece de conocimiento especializados en temas químicos o farmacéuticos y, por lo tanto, puede encontrarse más expuesto a un eventual riesgo de confusión al momento de adquirir productos farmacéuticos o al auto-administrarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia?$, De conformidad con lo anterior, el Tribunal consultante deberá determinar si la registrabilidad de la marca DOGREL (denominativa), solicitada por Blaskov, fue correctamente determinada en los actos acusados, teniendo en cuenta la necesidad de evitar la generación de 13 En ese sentido, las interpretaciones prejudiciales, ya citadas, recaídas en los Procesos 360-1P- 2015, pp. 11 y ss.; 320-1P-2015, pp. 7 y ss.; y 596-IP-2015, pp. 11 y ss. ibid.

Ibid. Ibid. 10 un riesgo de confusión en el público consumidor y, consecuentemente, daños irreparables a la vida y salud humana. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2009-00312, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A | | / Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA AGISTRADA Hugo RBmiro Gómez Apac STRADO YO lá Brito Hernán arcjá SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11