TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 667-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia) Expediente interno del Consuitante: 2012-00176 Referencia: Marca MUSEO DE LA ESMERALDA (mixta) y nombre comercial MUSEO INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.
VISTOS El Oficio 4109, recibido el 10 de diciembre de 2015, mediante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literal b) 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2012-00176.
El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: FUNDACIÓN MUSEO INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Tercero interesado: JOYERÍA DEL CARIBE S.A. Hechos relevantes El 11 de noviembre de 2009, Joyería del Caribe S.A. presentó solicitud de registro de la marca MUSEO DE LA ESMERALDA (mixta) para distinguir servicios de “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina y todo lo relacionado con joyería” comprendidos en la clase 35 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza)!.
MUSEO de la ESMERALDA El 29 de enero de 2010, se publicó la referida solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 612, publicación 42. El 10 de marzo de 2010, Fundación Museo Internacional de La Esmeralda formuló oposición contra la mencionada solicitud dentro del plazo legal, con fundamento en la titularidad del nombre comercial MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA (denominativo), registrado mediante certificado 17742 para distinguir actividades de "explotación, transformación, comercialización, exhibición, venta, exportación, importación de esmeraldas, piedras preciosas, semipreciosas, etc.”, servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 22 de junio de 2010, Joyeria del Caribe S.A. presentó respuesta a la oposición con fundamento en el mejor derecho correspondiente al uso del nombre comercial MUSEO DE LA ESMERALDA, con anterioridad al signo opositor. El 26 de julio de 2010, mediante Resolución 37651, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) declaró fundada la oposición y denegó el registro de la marca solicitada.
El 25 de agosto de 2010, Joyeria del Caribe S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 37651. El 26 de noviembre de 2010, mediante Resolución 65663, la Dirección de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 37651. Expediente administrativo 09-128364 2.8. 2.9.
El 6 de diciembre de 2011, mediante Resolución 70763, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, revocó la decisión inicial y concedió el registro de la marca solicitada. El 2 de mayo de 2012, Fundación Internacional de La Esmeralda interpuso acción de nulidad en contra de la Resolución 70763. 2.10.El 28 de mayo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Administrativo del Consejo de Estado suspendió el proceso a efectos de solicitar interpretación prejudicial obligatoria a este Tribunal. Argumentos de la acción de nulidad Fundación Internacional de La Esmeralda presentó demanda de nulidad manifestando lo siguiente: Existe similitud ortográfica y fonética entre ambas marcas. Tal y como se resolvió en el primer acto administrativo dictado por la Dirección de Signos Distintivos, las semejanzas entre los signos MUSEO DE LA ESMERALDA (mixto) y MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA (denominativo) son en extremo fuertes.
Los signos MUSEO DE LA ESMERALDA (mixto) y MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA (denominativo) son calificados por la Doctrina como “evocativos”, es decir, que sugieren al consumidor o usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
Las marcas en conflicto evocan el concepto de “museo”, el cual ciertamente se relaciona directamente con los servicios ofrecidos por un “museo”, sumado a la similitud ortográfica y fonética, los consumidores creerán equivocadamente que se trata de la misma marca, o de una marca nueva que Fundación Internacional de La Esmeralda lanzó al mercado.
La marca MUSEO DE LA ESMERALDA (mixta) no es distintiva porque es similarmente confundible con el nombre comercial MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA (denominativo), de titularidad de Fundación Internacional de La Esmeralda, como se demostró, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual. El consumidor difícilmente podrá diferenciarlas cuando las encuentre en el mercado, y Fundación Internacional de La Esmeralda se verá afectada en la medida que sus clientes adquieran equivocadamente los productos o accedan a la Joyería del Caribe S.A. creyendo que es un Museo, cuando en realidad quieran adquirir los servicios del nombre comercial 3
3.5. MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA (denominativo). El Superintendente Delegado concedió el registro de una marca que no es distintiva, haciendo caso omiso, tanto de las causales de irregistabilidad consagradas en los Artículos 135 literal b) y 136 literal a) y h) de la Decisión 486, como de las reglas de cotejo establecidas para el estudio de registrabilidad, solamente atendiendo al uso del nombre comercial demostrado por facturas y certificaciones de revisores discales que en ningún momento demostraron que la actividad de Joyería del Caribe S.A., quien es titular del nombre comercial MUSEO DE LA ESMERALDA, presta los servicios de un “museo”.
Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC presentó contestación a la demanda expresando que: a) Efectuado el examen conjunto de los signos confrontados MUSEO DE LA ESMERALDA (mixto) y MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA (denominativo) no arroja confusión, por cuanto en su conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido, son percibidos de diferente manera; así tenemos que la comparación debe atender a una visión de conjunto, lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. b) Al momento de efectuarse la comparación, cuando se trata de marcas que contengan signos de uso general y repetitivo, es claro que estos deberán prescindirse al momento de la comparación, ya que su uso individual no es susceptible de ser monopolizado, ni se puede esperar un tratamiento especial.
En el caso concreto, la marca concedida MUSEO DE LA ESMERALDA (mixta) y el signo de la sociedad demandante comparten palabras incorporadas en un número importante de registros previamente concedidos ante la oficina de marcas pertenecientes a diferentes titulares, por lo que no es susceptible de apropiación individual; en consecuencia, cualquier comparación deberá dirigirse a la comparación del término radical no común entre ellas. c) Entre los signos en conflicto MUSEO DE LA ESMERALDA (mixto), frente a MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA (denominativo), existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos diferenciadores entre si; en consecuencia, el registro de marca concedido, frente al solicitado, se hace suficientemente distintivo de cara a la percepción de los consumidores, lo que permite su coexistencia en el mercado. 4 d) Entre las marcas en disputa, a pesar de tener componentes comunes, no existe riesgo de confusión, por cuanto existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí; en consecuencia, el registro de marca concedido, frente al solicitado, se hace suficientemente distintivo de cara a la percepción de los consumidores, lo que permite su coexistencia en el mercado.
En el presente caso, pretende hacerse valer el derecho sobre un nombre comercial, ante una solicitud de marca posterior similar, para productos o servicios conectados con el nombre comercial, por lo que su titular debe presentar oposición al registro acreditando su uso personal, público, ostensible y continuo; demostración de la cual depende que la administración pueda denegar la solicitud de registro presentada, en defensa del nombre comercial, por cuanto el derecho sobre el nombre comercial nace por su uso y se extingue por la falta del mismo.
Es claro que lo anterior, como se puede comprobar en la actuación administrativa, no fue cumplido por la demandante. 4.2. Sociedad Joyería Caribe S.A., tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda señalando lo siguiente: a) b) Tal y como quedó demostrado en el trámite administrativo adelantado ante la SIC, Joyería Caribe S.A. es titular del nombre comercial MUSEO DE LA ESMERALDA, al haber sido la primera en usar el signo en el mercado colombiano y haber mantenido dicho uso de forma ininterrumpida, razón por la que la concesión de la marca MUSEO DE LA ESMERALDA para identificar servicios en la clase 35 no vulnera ningún derecho de la demandante ni las normas previstas en la Decisión 486.
Joyería Caribe S.A. posee un derecho prioritario, al haber radicado su solicitud de la marca MUSEO DE LA ESMERALDA (mixta) para identificar servicios incluidos en la clase 35 el 11 de noviembre de 2009, fecha para la cual no existia ante la SiC ninguna solicitud o registro de marca idéntica o similar en cabeza de algún tercero. En tal sentido, el derecho prioritario sobre el signo MUSEO DE LA ESMERALDA (mixto) lo ostenta Joyería Caribe S.A., y no como lo alega la demandante, quien solicitó el signo MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA (denominativo) el 25 de febrero de 2010, es decir, tres (3) meses y catorce (14) días después que la solicitud de la marca MUSEO DE LA ESMERALDA (mixta). d) Joyería Caribe S.A., en defensa del nombre comercial MUSEO DE LA ESMERALDA, dentro del trámite administrativo presentó pruebas con las cuales demostró haber usado en el comercio colombiano el signo desde el 4 de octubre de 1999, uso que ha sido público, ininterrumpido y permanente para identificarse y distinguir sus establecimientos de comercio y agencias. e) Dentro del acervo probatorio, la demandante aportó un depósito de nombre comercial que no es de titularidad de la Fundación Museo de la Esmeralda, sino de una persona natural, y que es de fecha 15 de diciembre de 2006, así como una serie de documentos que no demostraron el uso continuo en el comercio del signo MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA (denominativo), ni la prioridad alegada.
En consecuencia, la demandante no demostró el mejor derecho sobre el respectivo nombre comercial, necesario para que hubiese prosperado la oposición con fundamento en el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486. f) El signo MUSEO DE LA ESMERALDA (mixto), para identificar servicios en la clase 35 es un signo caprichoso o de fantasía, pues si bien su denominación genera una imagen al público consumidor, los servicios que identifica no son propiamente la imagen mental que obtiene el lector; se torna entonces en una denominación de fantasía, al ser de la creación de su titular, totalmente arbitraria y que no requiere identificar propiamente los servicios de un “museo” para participar lealmente en el mercado y para que su registro sea procedente. g) De igual manera, un nombre comercial que contenga la expresión “museo” no requiere identificar servicios de “museo” para ser amparado bajo las normas comunitarias andinas.
La marca concedida identifica servicios en la clase 35, los mismos para los cuales Joyería Caribe S.A. demostró el uso del nombre comercial. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación del literal b) del Artículo 135 de la citada Decisión, toda vez que la controversia no versa sobre el carácter distintivo intrínseco del signo solicitado, sino acerca de su confundibilidad con el signo opositor, es decir, respecto a su aptitud distintiva extrínseca. No procede la interpretación del literal a) del 6 nap» 1.1. 1.2.
Artículo 136 de la referida normativa, debido a que el signo opositor no es una marca, sino un nombre comercial. No procede la interpretación del literal h) del Artículo 136 de la misma Decisión, por cuanto el carácter notorio del signo opositor no fue alegado ni fue materia de la controversia discutida ante el Tribunal consultante. De oficio, se interpretará el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486, por cuanto la oposición se fundamenta en la confundibilidad del signo solicitado a registro con un nombre comercial protegido? TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. El nombre comercial, su protección y su prueba. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Signos evocativos. Signos de fantasía. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica.
Reglas para realizar el cotejo de signos. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo MUSEO DE LA ESMERALDA (mixta), solicitado por Joyería del Caribe S.A., y el nombre comercial MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA (denominativo), registrado a favor de Fundación Museo Internacional de La Esmeralda, sobre la base del cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la acción de nulidad.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
( J". 1.3. 1.4. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido,. o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
( J” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a un nombre comercial usado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, Pp. 9-10. 8 78 4.5. b) d) determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados!.
Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?.
Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan, Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-1P- 2013, p. 5; y del Proceso 519-1P-2015, p. 6. tbid. Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. Ibid. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 9 1.6. 1.7. 2.2. consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor?.
Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir!?, De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.
En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables??. El nombre comercial, su protección y su prueba En el presente caso, Joyería Caribe S.A. alega ser titular del nombre comercial MUSEO DE LA ESMERALDA, al supuestamente haber sido la primera en usar el signo en el mercado colombiano y haber mantenido dicho uso de forma ininterrumpida, desde el 4 de octubre de 1999, razón por la cual la concesión de la marca MUSEO DE LA ESMERALDA para identificar servicios en la clase 35 no vulneraría ningún derecho de la demandante ni las normas previstas en la Decisión 486.
Fundación Museo Internacional de La Esmeralda, por su parte, formuló oposición con fundamento en la titularidad del nombre comercial MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA (denominativo), registrado mediante certificado 17742, desde el 15 de diciembre de 2006, para distinguir actividades de “explotación, transformación, comercialización, exhibición, venta, exportación, importación de esmeraldas, piedras preciosas, semipreciosas, etc.”, servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por lo tanto, el Tribunal estima necesario referirse al presente tema. 10 1 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014, Así, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. 10 2.3. 2.4, Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del Proceso 40- “El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.
El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. *? Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.” Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial.
Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 2 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. 11 2.5.
De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercia! goza de las siguientes características: a) b) d) El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.
De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro."1% Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. 13 Interpretación prejudicial de 31 de mayo de 2000, pronunciada dentro del Proceso 45-IP-98, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 581, de 12 de julio de 2000. 12 2.6.
A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo, constante y sustancial. 2.7.
El uso constante es el ininterrumpido, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados. El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica del intercambio de bienes y servicios. Y el efectivo es aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. 2.8.
El requisito relativo al uso sustancial se refiere a que un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero, aunque podría variar en aspectos secundarios, no sustanciales ni esenciales.
Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 2.9. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.
Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de 2.10. SN 2.11. registro de marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados!!. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación 14 Revisar Proceso 99-IP-2014, 13 4 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Protección en relación con signos idénticos y similares El Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior.
Por otro lado, el Artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional.
Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Adicionalmente, la jurisprudencia emanada de este Tribunal ha señalado que se considera a un nombre comercial plenamente válido cuando cumple con las siguientes condiciones:1* a) Distintividad.- Tanto intrínseca (capacidad distintiva propia) como extrínseca (no constituir un signo idéntico o similar a un nombre comercial o social, una marca u otro signo previamente usado o registrado por un tercero).
El mombre comercial no debe ser 15 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 03-IP-99, publicada en la Gaceta Oficial 461 de 22 de jullo de 1999; citada en el Proceso 36-1P-99 de 8 de octubre de 1999, pp. 13-14. 14 confundible con otro previamente usado ni con una marca registrada u otros signos que puedan servir de fundamento para una oposición. b) Licitud.- Con lo cual se pretende que el nombre comercial no esté constituido por signos proscritos por ley, ni contrarios a las buenas costumbres y la moral; que no sea engañoso, que no contravenga el principio de veracidad, que no implique un riesgo de confusión, asociación, dilución o parasitismo respecto de otros signos distintivos (i.e., que no atente contra el derecho de terceros). 2.17.Finalmente, existen ciertas características que debe reunir el uso de un nombre comercial:16 a) Personal.- La utilización y el ejercicio de la actividad que se identifica debe realizarse por parte de su propietario; b) Público.- Debe ser exteriorizado, es decir, salir de la esfera privada; c) Ostensible.- Debe poder ser advertido por cualquiera; y, d) Continuo.- Debe darse de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que debe ser definitivo y no ocasional (e.g., el cierre de un negocio por inventarios). 2.18.
En el presente caso, es preciso establecer en primer lugar la fecha del 3.1. 3.2. primer uso de cada uno de los nombres comerciales cuya titularidad se alega y en segundo lugar verificar el cumplimiento de los requisitos del uso de los respectivos nombres comerciales, es decir, si este fue personal, público, ostensible y continuo. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de signos en conflicto, es decir, del signo MUSEO DE LA ESMERALDA (mixta), solicitado por Joyería del Caribe S.A., y el nombre comercial MUSEO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA (denominativo), registrado a favor de Fundación Museo Internacional de La Esmeralda, sobre la base del cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo mixto y uno denominativo, es necesario que se proceda a Ibid, 15 3.3. 3.4. compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Es decir, los signos denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual.
Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso?”.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Sialrealizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial'?, salvo que puedan suscitar una misrna idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión??, b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?20 17 20 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro del Proceso 55-1P- 2013, p. 12; y del Proceso 178-IP-2015, p. 10.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 129-1P- 2015, p. 10. En lo que concieme al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”.
Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo sigulente: “Sí al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comerciaf'.
Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 88-IP- 2015, pp. 10-11. 16 (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.5.
En el presente asunto, como el elemento denominativo de ambos signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:?! (1) (ii) (iii) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. (iv) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. 21 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-1P- 2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-IP-2015. 17 “e 3.6. 4.2. 4.3.
(v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
Para su análisis, se deben tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Signos evocativos. Como en el proceso interrio el demandante alega que los signos en conflicto tendrían un carácter evocativo, es pertinente analizar el tema en cuestión señalando que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; en decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a con aquel a través de un proceso deductivo.?2 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.?23 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.?* 22 23 24 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 327-1P-2015, p.13 de 19 de mayo de 2016. Hbid. Ibid. 18 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. En ese sentido, se debe establecer el grado evocativo de las denominaciones que componen los signos en conflicio y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
Signos de fantasía. Toda vez que Joyería del Caribe S.A. aduce que el signo solicitado MUSEO DE LA ESMERALDA (mixto) sería de fantasía, este Tribunal estima conveniente tratar el presente tema. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores. Son expresiones que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen ni ninguna de sus propiedades.
Los signos de fantasía tienen generalmente una elevada aptitud distintiva y, por lo tanto, al ser registrados, poseen mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o similares. De conformidad con lo anterior, en primer lugar, se debe analizar si el signo solicitado es de fantasía, para posteriormente poder verificar si se realizó un adecuado análisis de confundibilidad entre los signos en conflicto.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2012-00176, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllorí Quinteros / MAGISTRADA | > Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Hernál De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente int ción prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20