TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 681-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00019 Referencia: Marcas involucradas: DOS EQUIS (mixta) y XX (mixta) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 4160 recibido el 14 de diciembre de 2015, mediante el cual Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00019; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: CCM IP S.A. 2.1. 2.2. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: GASEOSAS POSADA TOBON S.A. Hechos relevantes El 22 de octubre de 2008, CCM IP S.A. (en adelante, CCM) solicitó el registro de la marca DOS EQUIS (mixta)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 32? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

DOS EQUIS AT Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, GASEOSAS POSADA TOBON S.A. (en adelante, GASEOSAS POSADA) presentó oposición fundamentada en el registro previo de las siguientes marcas: Marca Gráfica Clase Productos Certificado XX (mixta) 32 Cervezas, 74658 aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

DOS EQUIS 32 Cerveza; 262428 (denominativa) aguas minerales y gaseosas y otras bebidas 1 Expediente interno 08-112801. Cerveza. pi 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. El 24 de marzo de 2010, mediante Resolución 16269, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) resolvió declarar fundada la oposición presentada por GASEOSAS POSADA y negar el registro del signo solicitado DOS EQUIS (mixta).

CMM presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 16269. El 26 de mayo de 2010, mediante Resolución 26763, la Directora de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 16269. El 31 de agosto de 2010, mediante Resolución 47113, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 16269.

CMM interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 16269, 26763 Y 47113. El 28 de mayo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda CMM interpuso demanda en la que manifestó que: La autoridad incurrió en error de derecho en la interpretación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al declarar fundada la oposición planteada por GASEOSAS POSADA. La marca DOS EQUIS (denominativa) de propiedad de GASEOSAS POSADA fue cancelada por falta de uso mediante Resolución 27673 de 31 de julio de 2008. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Por su parte, la marca XX (mixta) empleada por la SIC como fundamento para denegar la solicitud de registro del signo solicitado DOS EQUIS (mixto) también fue objeto de Acción de Cancelación por CMM, la cual fue cancelada parcialmente mediante Resolución 12867 de 25 de marzo de 2009, limitando el registro a proteger únicamente “gaseosas” pertenecientes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que es el producto que si utiliza en el mercado.

Pese a que canceló parcialmente el signo XX (mixto) la autoridad revocó su decisión y adoptó la tesis de que la cerveza y las otras bebidas incluidas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, son productos que supuestamente presentan relaciones de conexidad y sustituibilidad, razón por la cual resultaría inviable la cancelación parcial del registro.

De la cancelación parcial del signo XX (mixto) se desprende que no utiliza en el mercado cerveza, producto que es el que ampara el signo solicitado, en razón de lo cual no debe negarse el registro de la marca por falta de confusión. La norma andina es clara, en el sentido de afirmar que, es irregistrable un signo cuyo uso pudiera crear riesgo de confusión o asociación en el mercado, y si la marca registrada no usa en el mercado cerveza no hay causal para negar el registro del signo solicitado DOS EQUIS (mixta).

Los signos confrontados identifican productos distintos, la marca solicitada está destinada a amparar “cerveza” y la marca registrada “gaseosas”, por lo que no existe riesgo de confusión. La autoridad afirma que cerveza y gaseosas son conexas, sin embargo, las cervezas no son productos de la misma naturaleza, ni similares, en tanto que no son sustituibles entre sí, y tal situación es la que verdaderamente se debe apreciar en este caso.

La cerveza es consumida como una bebida de tipo social y con contenido alcohólico que acompaña y complementa diferentes eventos culturales como bebida embriagante, mientras que las bebidas gaseosas calman la sed. 3.10. La cerveza se utiliza en el ámbito gastronómico, cosa que no sucede con las bebidas gaseosas. 3.11. Respecto a los signos en conflicto, estos no son confundibles debida a la diferenciación proporcionada por sus elementos gráficos y principalmente debido a la gran relevancia de la expresión DOS EQUIS en el interior del conjunto solicitado. e 4.

Argumentos de la contestación a la demanda 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4, 4.1.5. 4.1.6. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. La SIC presentó contestación a la demanda señalando que: El signo solicitado DOS EQUIS (mixto) para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza no es susceptible de registro como marca, en la medida de que resulta confundible con la marca previamente registrada XX (mixta).

Si bien mediante Resolución 12867 de 25 de marzo de 2009 se canceló parcialmente la marca XX (mixta) dicha Resolución fue revocada por la Resolución 54476 de 28 de octubre de 2009, la misma que fue confirmada por la Resolución 7968 de 16 de febrero de 2010, por la cual se conservaron todos los productos de la marca registrada como vigentes.

Bajo este contexto, el análisis que efectuó la autoridad se apegó a comparar el signo solicitado DOS EQUIS (mixto) para cerveza, respecto de la marca registrada XX (mixta) para amparar cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. De concederse el registro de una marca que ampara idénticos productos se dejaría expuesto al público consumidor a riesgo de confusión o asociación. El signo solicitado DOS EQUIS (mixto) es confundible visual, fonética y conceptualmente con el signo previamente registrado XX (mixto).

Al analizar los signos en conflicto, es obvio señalar, que en ambos el elemento predominante es el denominativo, DOS EQUIS en el signo solicitado, frente al elemento denominativo XX, de la marca registrada, lo cual, no sólo deja entrever que refieren a un mismo concepto, eso es, DOS XX frente a dos XX, por lo que se pronuncian y escuchan de igual forma o en forma muy semejante dos X o XX.

GASEOSAS POSADA por su parte, contestó la demanda en los siguientes términos: La actora no aporta ningún elemento de juicio como para demostrar que la autoridad aplicó indebidamente el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. A pesar de que en efecto existió una Acción de Cancelación, la SIC, denegó la acción ya que se probó que la marca XX (mixta) está vigente ampara productos de la Clase 32 de la Clasificación 5 4.2.3. 4.2.4.

Cc. Pon 1.1. Internacional de Niza, a saber: cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. La marca XX (mixta) identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de los cuales se encuentra incluida la cerveza y la marca no fue cancelada tal como lo afirma la actora.

Es evidente que la composición de los productos o su sustituibilidad no.es válido como criterio para determinar la registrabilidad de una marca. NORMAS A SER INTERPRETADAS El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada?.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica, figurativa o gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Conexión competitiva para productos de la misma clase.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica, figurativa o gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos XX y DOS EQUIS son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )” 6 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como asi lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales!.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee',. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económicaf.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, 5 6 Se destacan las siguientes: interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

Proceso 397-IP-2015. Ibídem. 1.6. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo 7 8 Ibídem.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: 470-IP-2015, 466-IP-2015, 473-1P- 2015. 8 7 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos DOS EQUIS y XX mixtos.

Comparación entre signos mixtos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre signos mixtos se abordará en este acápite este tema. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico?. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado?".

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento El 10 Proceso 12-1P-2014.

Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial N* 821, de 01 de agosto de 2002. 9 2.5. 2.6. 2.7. dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.!! De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 2.6.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.6.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.6.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado??, En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos XX y DOS EQUIS.

Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado DOS EQUIS (mixto) y la marca DOS EQUIS (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.

Los denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos por trazos definidos o dibujos 11 rn Proceso 26-P-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en ta Gaceta Oficial N* 410, de 24 de febrero de 1999. Proceso 56-1P-2013. 10 3.2. 3.3. perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 13 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Sialrealizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial!?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.?5 b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*6 (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado, 4 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibidem. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el Literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión”.

Dicha precisión no fue tomada en cuenta en pronunciamientos previos del Tribunal, en los que solo se indicaba lo siguiente: “Sí al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominalivo, no habrla lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Lo adicionado mediante la presente interpretación prejudicial resulta pertinente adicionar debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que, sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, característica o idea, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra marca.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 3.4. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras!”, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:!* a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 17 18 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, 12 3.5. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos DOS EQUIS (mixta) y la marca DOS EQUIS (denominativa). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 4. Conexión competitiva entre productos de la misma clase 41. 4.2. 4.3. En la controversia planteada se advierte que la marca DOS EQUIS (denominativa) que es la que se opone a la solicitud de registro del signo DOS EQUIS (mixta) fue cancelada parcialmente, amparando únicamente gaseosas, por lo que es preciso analizar el tema de la conexión competitiva entre productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre cervezas que son los productos que intenta amparar el signo solicitado de la Clase 32 y gaseosas de la misma clase que distingue la marca registrada. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.19 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disímilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) 13 4,4, 4.5. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?0 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza?* Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines”, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios, 20 21 22 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenciátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13. 14 Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.? En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.24 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro?%.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 23 24 25 Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios, De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA, MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books. google. com.ec/books?id=I48/68bW3eoC8pg=PA2478dg=microeconomia +efecto+sustitucionáhl=esésa=X8ved=0ahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCQGAEIJTA Cifv=onepageg8q=microeconomia%20efecto%20Osustituciona f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 15 4.6.

Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.26 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00019, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del A del Tribunal, Cecilia yucS—=| Hernán Romero rano Hugo Rfmiro Gómez Apac G ADO M GISTRADO! j ¿E isa Ayllón Quinteros Martha Rueda Merchán MAGISTRADA 26 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, 16 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17