TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 201-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 3821-2014 Referencia: Patente de invención: METODO Y APARATO PARA REFORZAR VIDRIO Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 089-2015-SCS-CS de 17 de abril del 2015, recibido por este Tribunal el 24 de abril del mismo año via courier, mediante el cual Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 3821-2014; y, El Auto de 27 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: THE COCA-COLA COMPANY Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI| DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 19 de abril de 2004, THE COCA-COLA COMPANY (en adelante, COCA-COLA) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOP!) la concesión de la patente para la invención! denominada “MÉTODO Y APARATO PARA REFORZAR VIDRIO”. 2.2.

El 11 de marzo de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI emitió el informe técnico BCC 53-2006, en el cual señaló que las reivindicaciones de la 1 a la 72 no cumplen con los requerimientos de ser claras y concisas, según lo establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.3. El 3 de enero de 2007 COCA-COLA contestó el informe adjuntando un nuevo pliego de reivindicaciones.

De igual forma realizó aclaración sobre sus reivindicaciones el 19 del mismo mes y año, donde especificó el procedimiento de la formación de artículos de vidrio, en un baño de sal por menos de un minuto, se consideró que la invención solicitada es novedosa y posee el nivel inventivo respecto al método de su técnica. 2.4. El 30 de marzo de 2007 la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI emitió el Informe Técnico BBC 53-2006/A, señalando que las reivindicaciones 1 a 29 de la patente solicitada por Coca- Cola no cumplen con los requisitos de ser claras según lo establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486?, 2.5.

El 26 de junio del 2007 Coca-Cola, dio respuesta al informe técnico BCC 53-2006/A, señalando que adjuntaba nuevas páginas, en las que se ha enmendado el texto de las reivindicaciones, agregando el campo y la materia de invención. 2.6. El 29 de febrero de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi emitió informe técnico BCC 53-2006/B, señalando que no existía suficiencia y claridad en las reivindicaciones 1 a 24 ya que no se 3 Expediente Administrativo 384-2004/01N. 2 Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la matería que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiiéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. define en combinación con el preámbulo lo que desea proteger, por lo tanto las reivindicaciones 7 a 22, tampoco son claras ya que son dependientes de la reivindicación 1. 2.7. El 20 de mayo de 2008, COCA-COLA, dio respuesta al informe técnico BBC 53-2006/B adjuntando un nuevo pliego de 34 reivindicaciones. 2.8.

El 24 de octubre de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI emitió el informe técnico BCC 53-2006/C, señalando que las reivindicaciones 1 a 34 no cumplían con el requisito de claridad. 2.9. El 24 de noviembre de 2008, mediante Resolución 1424-2008/DIN- INDECOPI, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, denegó la patente de invención para "MÉTODO Y APARATO PARA REFORZAR VIDRIO”, por considerar que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486. 2.10.El 19 de noviembre de 2008, COCA-COLA interpuso recurso de apelación. 2.11.El 23 de marzo de 2010, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico BCC 23-2010, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 34 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486. 2.12.

El 9 de abril de 2010, mediante Resolución 0753-2010/TPI-INDECOPI, el Tribunal de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual denegó el recurso de apelación. 2.13.El 15 de julio del 2010 COCA-COLA, presentó demanda contencioso administrativa, mediante la cual solicitó la nulidad de la Resolución 0753- 2010/TPI-INDECOPI, del 9 de abril de 2010, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, manifestando que se ha visto afectado sus derechos al no ser notificados del Informe Técnico BCC 53-2006/C. 2.14.El 15 de noviembre de 2010, el INDECOPI, dio contestación a la demanda. 2.15.El 30 de junio de 2011, mediante Sentencia signada como Resolución Once, el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda y la nulidad de la Resolución 0753-2010/TPI-INDECOPI, de 24 de noviembre del 2008, en consecuencia se ordenó a la autoridad administrativa emita una nueva Resolución. 2.16.

El 9 de agosto de 2011 el INDECOPI, presentó apelación a la Resolución Once de 30 de junio de 20114. 2.17. El 13 de noviembre de 2013, mediante Resolución Seis, la Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó la sentencia signada como Resolución Once de 30 de junio de 2011. 2.18.El 17 de enero de 2014 el INDECOPI, presentó recurso de casación. 2.19.

Mediante auto de 3 de noviembre del 2014 la Sala de Derecho 3.1. 3.2. 3.3. Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa Coca-Cola en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, dispuso que se emita un nuevo informe técnico, el cual nunca fue notificado, omitiendo de esta manera la autoridad administrativa con una etapa procedimental que determina la nulidad de lo actuado.

La examinadora de patentes en segunda instancia, volvió a cometer los mismos errores de evaluación de la invención que cometió en el primero, en donde considera que en el pliego de reivindicaciones de la invención se encontraban diversas frases contradictorias y otras faltas de claridad que en realidad no son tales. La reivindicación 1 de la invención solicitada no existe ninguna imprecisión entre la primera etapa y el último párrafo de la misma reivindicación, debido a que las expresiones “temperatura del punto reconocido del vidrio” son totalmente claras para un normalmente versado en la técnica.

De la misma manera la frase “una temperatura mayor que la temperatura del punto reconocido del vidrio" empleada en el último párrafo de la reivindicación 1.. Con respecto al “área de inmersión” del aparato, no es necesario definir dicha área de inmersión, puesto que un normalmente versado en la materia fácilmente puede comprender que dicha área de inmersión sirve para sumergir el artículo de vidrio en un baño de sal antes del reforzamiento térmico..

En lo que respecta a la supuesta imprecisión de la expresión “en donde la temperatura superficial del articulo de vidrio se encuentra a una temperatura mayor que la temperatura del punto de recocido del vidrio desde la etapa de moldeado hasta la etapa de inmersión”, tal imprecisión no existe, dado que la temperatura del punto de recocido del vidrio y la 4 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. temperatura superficial del artículo de vidrio son totalmente conocidas para un versado.

El pliego de reivindicaciones de la invención, presentado el 20 de mayo del 2008 cumple a cabalidad con el requisito de claridad estipulado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentos de la Contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de ta Propiedad Intelectual — INDECOPI, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: La actora nunca denunció en su recurso de apelación en sede administrativa que, la falta de notificación del Informe Técnico BCC 53- 2006/C, haya afectado su derecho a la defensa.

En efecto, el referido recurso de apelación solo se limitó a cuestionar técnicamente las conclusiones de dicho informe técnico. La Resolución impugnada ha sido válidamente emitida, ya que tras su fallo, subyace una correcta aplicación del marco normativo en materia de propiedad industrial. Tal como se puede verificar de la Resolución impugnada, la Autoridad de Patentes a través de sus cinco informes, puso en conocimiento de la actora, que sus reivindicaciones estaban plagadas de imprecisiones e incongruencias, al extremo que ni siquiera un versado en la materia puede delimitar el ámbito de protección de las mismas.

Sentencia de Primera Instancia El Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, declaró fundada la demanda por las siguientes consideraciones: Se advierte que la Resolución impugnada no señala informe alguno en el que se basa para sustentar su pronunciamiento de revocar la resolución que otorgó la solicitud de patente.

La administración estaba obligada a correr traslado a la demandante con el nuevo informe técnico puesto que en este se llegaba a conclusiones distintas a las emitidas en el informe técnico de primera instancia, actuación que no realizó vulnerando el derecho al debido proceso en sede administrativa, concretamente el derecho de defensa del administrado, quien no pudo traer las pruebas y argumentos que sustenten su pedido y contradigan el referido informe. 6.1. 6.2. 6.3.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI de la República del Perú, en su recurso de apelación manifiesta, en lo principal, lo siguiente: La regulación del trámite de solicitud corresponde al procedimiento de primera instancia, y no al que se produce en grado de apelación. La Sentencia concibe erróneamente que el procedimiento de la patente debe continuar abierto hasta que luego de innumerables e indefinidos replanteamientos de la patente, ésta sea concedida sin posibilidad de que sea denegada.

Era obligatorio para la Oficina de invenciones notificar la primera inconformidad, como sucedió efectivamente en el procedimiento materia de autos, y que no era obligatorio notificar las siguientes objeciones técnicas. Más aún la Oficina notificó sucesivas inconformidades cuando no estaba obligado a ello. Argumentos contenidos en el traslado del Recurso de Apelación Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación al recurso de apelación. Sentencia de Segunda Instancia Se ratificó la sentencia de primera instancia. Argumentos contenidos en el Recurso de Casación El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI de la República del Perú, en su recurso de casación, manifiesta en lo principal que se ha afectado el derecho al debido proceso al no solicitar al Tribunal de la Comunidad Andina la interpretación Prejudicial de ta norma aplicable al caso.

“( ) La interpretación prejudicial es OBLIGATORIA en los procesos seguidos en última instancia, donde se interprete una norma comunitaria” “( ) la Sala debió tomar en consideración los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de interpretar correctamente el artículo 45", interpretaciones que determinan que la entidad solo está obligada a notificar una única vez si la invención no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente.

( ) se trata de una facultad discrecional, no encontrándose obligada a notificar por segunda, tercera o cuarta vez. Precisamente tenemos que el segundo párrafo del Artículo 45 establece claramente que 6 10. 1.1. si la oficina nacional competente estimara que es necesario para los fines de examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”.

Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Casación Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación al recurso de apelación. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, mismo que se procede a interpretar.

De oficio se procede a interpretar el primer párrafo del Artículo 46* de la norma antes citada, por ser aplicable al caso concreto y con el objetivo de contestar las preguntas realizadas por la Corte. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Notificación de informes técnicos dentro del trámite de concesión de patentes en el ordenamiento jurídico comunitario ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Notificación de informes técnicos dentro del trámite de concesión de patentes en el ordenamiento jurídico comunitario La demandante argumentó que la “( ) la Sala debió tomar en consideración los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de interpretar correctamente el artículo 45”, interpretaciones que determinan que la entidad solo está obligada a notificar una única vez si la invención no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente.

( ) se trata de una facultad discrecional, no encontrándose obligada a notificar por “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la nolificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran fos impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

“Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial”. 7 1.2. 1.3. 1.4. segunda, tercera o cuarta vez.

Precisamente tenemos que el segundo párrafo del Artículo 45 establece claramente que si la oficina nacional competente estimara que es necesario para los fines de examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente ”. Por lo tanto es necesario interpretarse el Artículo 45 y el Artículo 46 de la Decisión 486, que se refieren a la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento o denegación de las patentes de invención. La Oficina Nacional Competente, conforme al primer párrafo del Artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.

El segundo párrafo del Artículo 45 es claro al indicar que “Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”. Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto.

De conformidad con el Artículo 46 de la Decisión 486, la Oficina Nacional Competente puede —término de carácter facultativo- requerir informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención, de la misma manera podrán requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. 1.5. 1.6. 1.7.

El Artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se soliciten informes en el marco del Artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que solicite dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa".5 La notificación que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del Artículo 46.

Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces "si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del Artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes.

En este evento, por la relevancia e influencia que tendrian dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrian sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la Procesos 33-1P-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-1P-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”. conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”.$ 1.8.

Tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que han sido solicitados con propósitos eminentemente dilatorios. 1.9. En consecuencia, la Corte consultante deberá analizar si en base a las reglas expuestas, la Oficina Nacional Competente actuó de forma adecuada, respecto a la notificación de los informes técnicos teniendo claro si se trata de la notificación a la que hace referencia el Articulo 45 o 46 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 3821-2014, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. aL Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Martha Ruéda Merchán MAGISTRADA MAGISTRADA Hugo Rami Ó Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. s Proceso 236-1P-2013, emitida de 21 de marzo de 2014.

Patente: "FORMA CRISTALINA GAMMA DE CLORHIRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENE”. 10 SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11