TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 284-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente interno del Consultante: 03722-2010-0-1801-JR-CA-07 Referencia: Patente de invención: PROCESO DE BIO- LIXIVIACIÓN EN ESTANQUES Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3722-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ recibido el 11 de junio de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno N* 03722-2010-0-1801-JR-CA-07; y, El Auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: —BHP BILLITON S.A. LIMITED Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

2.9. PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI DE LA REPÚBLICA DE PERU. Hechos Relevantes. El 18 de julio de 2005, BHP BILLITON S.A. LIMITED (en adelante, BHP) presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) la solicitud de registro de la patente de invención?, titulada "PROCESO DE BIO - LIXIVIACIÓN EN ESTANQUES”.

El 6 de junio de 2006, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano”, el aviso correspondiente a la patente de invención solicitada, sin que se hayan presentado oposiciones. El 10 de septiembre de 2008 se emitió el Informe Técnico VBZ 32-2008, en el cual señaló que las reivindicaciones 1 a 7 no cumplían con el requisito de claridad según lo establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El 18 de noviembre de 2008 BHP contestó el informe adjuntando un nuevo pliego de 5 reivindicaciones. El 7 de abril de 2009, se emitió un nuevo Informe Técnico ACC 11-2009/A, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 5 no cumplen con el requisito de claridad. El 22 de abril de 2009, mediante Resolución 568-2009/DIN-ANDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente por considerar que las reivindicaciones de 1 al 5 no cumplían con el requisito de claridad establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El 22 de mayo de 2009 BHP presentó recurso de apelación en contra de la Resolución 000568-2009/DIN-ANDECOPI de 22 de abril de 2009. El 5 de marzo de 2010, mediante Resolución 548-2010/TPI-INDECOPI el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, confirmo la Resolución 568-2009/DIN- INDECOPI, por lo tanto denegó la solicitud de patente de invención denominada "PROCESO DE BIO- LIXIVIACIÓN EN ESTANQUES”.

El 31 de mayo de 2010, BHP presentó demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 548-2010/TP!- INDECOP! y Resolución 000568-2009/DIN-INDECOPI. * Expediente 828-2005/0IN 2.10. El 13 de julio del 2010, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa. 2.11. El 14 de octubre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado, mediante Resolución signada como Sentencia Catorce, declaró infundada la demanda presentada por BHP. 2.12.El 27 de octubre de 2014, BHP presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia Catorce. 2.13.

Mediante Auto de 10 de junio de 2015, la Sala de Derecho Constitucional 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. y Social Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió suspender el proceso y remitir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la respectiva Interpretación Prejudicial. Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa BHP en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: La Resolución 568-2009/DIN-INDECOP!I que denegó la patente solicitada, se basó en el Informe Técnico ACC 11-2009/A, el mismo que nunca fue notificado.

La autoridad sabiendo que el Informe Técnico 11-2009/A opinaba por la denegatoria de la patente solicitada, no permitió a BHP, ejercer su derecho de defensa con relación a dicho Informe y más bien emitió la Resolución 568-2009/DIN-INDECOPI que denegó la protección de la solicitud de patente. La claridad no constituye un requisito de patentabilidad sino un deber o condición. La patente por sí misma debe divulgar su invención de manera suficientemente clara así como lo menciona la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su Artículo 30.

De acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, las reivindicaciones 1 a 5 son claras porque a partir de su divulgación una persona capacitada en la materia técnica puede ejecutar la invención sin mayor experimentación. Argumentos de la contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa El INDECOPI, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: En tal sentido, si bien el Artículo 45 de la Decisión 486 prevé la posibilidad de notificar al solicitante de la patente los informes técnicos, ello no constituye una exigencia sino una facultad discrecional conferida a la Autoridad en el caso que ésta lo estime necesario para los fines del 3 examen de patentabilidad.

De la propia norma se advierte que si de la respuesta a las observaciones del informe subsisten los impedimentos para la concesión, se denegará la solicitud de patente.. En el presente caso, el Informe Técnico ACC 11-2009/A al analizar la respuesta de la solicitante al Informe Técnico VBZ 32-2008 verificó que se mantenían las circunstancias que determinaron que se objeten las reivindicaciones por no cumplir con el requisito de claridad, concluyendo que se reiteraba la opinión vertida en el Informe Técnico VBZ 32-2008, respecto a las reivindicaciones 1 a 5 no cumplian con el requisito de claridad, razón por la cual la Primera instancia no se encontraba obligada a notificar el Informe Técnico ACC 11-2009/A, no habiendo vulnerado ninguna norma del debido procedimiento ni recortado el derecho de defensa de a solicitante.

Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, declaró infundada la demanda interpuesta por BHP contra del Indecopi, al considerar que en aplicación de la regla contenida en la Interpretación Prejudicial 238-1P-2013, no correspondía la notificación del Informe Técnico ACC 11-2009/A a la parte recurrente pues dicho informe guardaría una similitud técnica con la conclusión arribada en el Informe Técnico VBZ 32-2008, sin que incluya nuevos o diversos elementos; determinando que con las pruebas actuadas al emitirse las Resolución 548-2010/TPI-INDECOP! que confirmó la Resolución 568-2009/DIN- INDECOPI no se afectó el debido procedimiento administrativo.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación BHP en su recurso de apelación manifiesta, en lo principal, lo siguiente:. El Tribunal del INDECOPI por Resolución 548-2009/TPI-INDECOPI, confirmó la Resolución 568-2009/DIN-INDECOPI, que se basó en el informe del examinador externo de patentes, Informe ACC 11-2009/A, que no fue notificado en forma oportuna..

El Tribunal del INDECOPI, violó las normas procedimentales y recortó el derecho de defensa de BHP, al no notificar en forma oportuna el Informe Técnico ACC 11-2009/A, impidiendo así que BHP, pueda pronunciarse sobre el mismo de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo.. El trámite de la solicitud de patente de invención se encuentra regulado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esta norma establece claramente que cuando la Oficina Nacional competente encuentre que, de acuerdo al examen previo de patentabilidad, la 4 invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para que su concesión, notificará tal hecho al solicitante para que en un plazo de 60 días ejerza su derecho de defensa absolviendo los cuestionamientos o subsanando los impedimentos a que hubiera lugar. 7.

Argumentos contenidos en el traslado del Recurso de Apelación Después de la revisión del expediente no se ha encontrado la contestación al recurso de apelación B. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. De oficio se interpreta Artículo 30 y el primer párrafo del Artículo 46 de la Decisión 4863 por ser aplicables al caso concreto.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión. Notificación de informes técnicos dentro del trámite de solicitud de patente de invención. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión 2 “Artículo 45.- Sila oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para fa concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podré notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente, Siel solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. 3 «Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante fa patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior Una reiindicación será dependiente cuando defina la matería que se desea proleger refiriéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”. “Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos O tecnológicos que se consideren idóneos, para que emilan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial” 4.1.

El INDECOPI en sus Informes Técnicos VBZ 32-2008 y ACC 11-2009/A, estableció que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad conforme al Artículo 30 de la Decisión 486. Las reivindicaciones 1 y 3 son muy amplias, pues abarcan un número ilimitado de compuestos químicos que pueden ser utilizados, las reivindicaciones 6 y 7 son definidas mediante el resultado a alcanzar, sin embargo, esto dificulta el análisis debido a que dichos resultados pueden ser los problemas subyacentes y no la solución a dichos problemas. 1.2.

Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras químicas, etc.

Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática. Debemos entender a las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. De esta manera las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida por lo tanto Jdeben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el limite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la especificamente reivindicada eS Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección “absoluta, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización (..)', en cambio, “( ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección “relativa”, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto 4 ÁLVAREZ, Alicia. "DERECHO DE PATENTES”. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. Pág. 99. 6 _—p ¿ 1.3. obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente'.5 La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término'.£ Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

En el caso de que no se observen nítidamente las caracteristicas técnicas o sean demasiado generales que no permita determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos) no estarian cumpliendo con el requisito de claridad. En relación al tema el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina, establece: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (Art, 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigúedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas". 5 SALVADOR, JovanÍ, Carmen.

“EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. 8 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. Pág. 48. 7 2.1. 2.2. 2.3. Como las reivindicaciones delimitan el alcance de la tecnología y definen la invención a proteger, estas deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

La oficina de patentes debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. Notificación de informes técnicos dentro del trámite de solicitud de patente de invención. La demandante argumentó que “El trámite de la solicitud de patente de invención se encuentra regulado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esta norma establece claramente que cuando la Oficina Nacional competente encuentra que, de acuerdo al examen previo de patentabilidad, la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión, notificará tal hecho al solicitante para que en un plazo de 60 días ejerza su derecho de defensa absolviendo los cuestionamientos o subsanando los impedimentos a que hubiera lugar”.

Por lo tanto es necesario interpretar el Artículo 45 haciendo una referencia al Artículo 46 de la Decisión 486, en torno a la notificación de los Informes Técnicos que sirven de sustento de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento o denegación de las patentes de invención. De conformidad con el Artículo 46 de la Decisión 486, la Oficina Nacional Competente puede —término de carácter facultativo- requerir informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención, de la misma manera podrán requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El Artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se soliciten informes en el marco del Artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es 8 el 2.4. 2.5. 2.6. fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que solicite dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa”.? La notificación que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del articulo 46.

Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes.

En este evento, por la relevancia e influencia que tendrian dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico en virtud del Artículo 45 de la Decisión Andina 486 para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrian sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o si se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.? Procesos 33-1P-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-1P-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

Proceso 236-1P-2013, emitida de 21 de marzo de 2014. Patente: “FORMA CRISTALINA GAMMA DE CLORHIRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENE”. 9 2.7. Tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que han sido solicitados con propósitos eminentemente dilatorios. 2.8.

En consecuencia, la Corte consultante deberá analizar si en base a las reglas expuestas, la Oficina Nacional Competente actuó de forma adecuada, respecto a la notificación de los informes técnicos teniendo claro si se trata de la notificación a la que hace referencia le Artículo 45 o 46 de la Decisión 486. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 03722-2010-0-1801-JR-CA-07, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatyto del Tribunal. AÑ m ¿(4 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA De acuerdo-cón el Artículo el Estatuto del Tribunal, firman_igualmente la SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10