TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de agosto de 2016 Proceso: 308-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 00005-2013-0-1801-JR-CA-02 Referencia: Signos MERKAT / MERCK Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 5-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ recibido el 24 de junio de 2015 mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y h), 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 00005-2013-0-1801-JR-CA-02; y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MERCK KGaA. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -— INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. 2.1. 2.2. Litisconsorte: INVERSIONES PACUCHA S.A. Hechos Relevantes: El 8 de septiembre de 2010, INVERSIONES PACUCHA S.A. solicitó el registro del signo mixto MERKAT con reivindicación de colores, para amparar los siguientes productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos);( )”.
(Expediente administrativo 431783-2010). Merkat El 19 de noviembre de 2010, la empresa MERCK KGaA, formuló oposición sobre la base de los siguientes signos distintivos: - Marcas MERCK (Mixta)! y MERCK SERONO (denominativas y mixtas)?, registradas en Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú, para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “papel, cartón y artículos de estas materias, (incluidos en la clase 16); productos de imprenta; artículos de encuademación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (incluidos en la clase 16); naipes; caracteres de imprenta; clichés”. 1 ¡MerckSerono ¡Merck Serono MERCK ' - Marcas denominativa? y mixta? MERCK para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; productos higiénicos para propósitos médicos; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, emplastos; materiales para vendaje; desinfectantes; productos medicinales (pertenecientes a esta clase)”.
"MERCK 1 2nuUN o Bolivia: Certificado 88363-C; Colombia 285026; Ecuador 17548; y Perú: 77637. Colombia: 336172; Ecuador 6416-07; Perú 124909, 13120 y 168018 Perú: 15644 Perú: 109585. 2.3. 24. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. El 14 de enero de 2011, INVERSIONES PACUCHA S.A. absolvió traslado a la oposición. El 10 de agosto de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 1911-2011/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro solicitado.
El 7 de septiembre de 2011, MERCK KGaA interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 26 de septiembre de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución 1781-2012/TPI-INDECOPI, resolvió recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.
El 3 de enero de 2013, MERCK KGaA presentó demanda de impugnación de resolución administrativa contra el anterior acto administrativo. El 18 de julio de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número TRECE declaró infundada la demanda.
El 1 de agosto de 2014, MERCK KGaA presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.10. El 24 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 3.1. 3.2. Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de Lima de la República del Perú, mediante Oficio 52013-0/5taSECA-CSJLI solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda presentados por MERCK KGaA: Indicó que la marca MERCK es notoriamente conocida a nivel mundial y que en procesos judiciales de otros países se reconoció la notoriedad de la marca MERCK. Además, existen otras pruebas que respaldan dicha notoriedad. Por lo que los signos en conflicto son confundibles. Manifestó que el signo solicitado causa dilución de la fuerza distintiva de la marca MERCK.
Se presenta como una transcripción parcial de ésta. Argumentos de la Contestación presentados por el INDECOP!I:. Señaló que la parte demandante no demostró que su marca MERCK sea notoriamente conocida. Si bien presentó algunos documentos con dicha finalidad, resultaron insuficientes para tal efecto. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 6.1. Expresó que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista visual y fonético.
Del Litisconsorte INVERSIONES PACHUCA S.A. Señaló que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos visual y fonético. Indicó que la partícula MERC es de uso común en las Clases 5 y 16. Sostuvo que la demandante no acreditó la notoriedad de la marca MERCK. Sentencia de primera instancia El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número trece de 18 de julio de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que: “( ) Que, considerando la interrelación de los productos que distinguen las marcas en cotejo, la comparación de los signos y el grado de atención del consumidor de productos de la Clase 16 de la nomenclatura oficial, se desprende inequívocamente que a pesar de la relación de identidad existente entre los productos distinguidos por las marcas en cotejo, la presencia de diferencias gráficas, figurativas y fométicas entre los signos confrontados hacen posible la coexistencia de las marcas en cuestión sin generar ningún riesgo de confusión; por lo tanto; la marca MERKAT otorgada a inversiones Pachucha S.A.C. para distinguir productos de Clase 16 no se encuentra inmersa en la causal de prohibición de registro establecida en el inciso a) del artículo 136 de la desicion486.
Que en relación al argumento de la demanda consistente en que MERKAT constituye una transcripción parcial de la marca MERCK, ya que reproduce la mayor parte de sus estructura; cabe señalar que si bien las denominaciones que conforman las marcas en cotejo presentan cierta semejanza por cuanto comparten las 3 primeras letras (MER), ello no determina la impresión de conjunto, conforme se ha desarrollado en los considerandos precedentes; por consiguiente, se desestima el argumento en comentario ( ) la resolución cumple con los requisitos de validez de los actos administrativos, al observar la competencia, dado que fue emitida por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, cuantía,, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado: habiendo expresado su respectivo objeto y contenido dentro del ordenamiento jurídico, en atención a la finalidad del interés público y además se encuentra motivada en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico; en tal sentido, la demanda es infundada en todos sus extremos ( ) este Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, 4 7.1. administrando justicia en nombre de la nación FALLA: declarando INFUNDADA la demanda”.
Recurso de apelación interpuesto por MERCK KGaA: Reiteró los argumentos expuestos en la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y h), 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes y se contestarán las preguntas planteadas*: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, O para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..-) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese fercero O con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(--) Artículo 224 “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. ( ) Articulo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverio, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1 el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en delerminado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 229 “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; | 11] N PA “Conforme a los agravios expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la misma deberá pronunciarse sobre las siguientes preguntas: 1.
¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal a), en lo referido a: 1.1.¿Qué criterio emplear para el análisis del riesgo de confusión cuando los signos distintivos materia de cotejo comparten un lexema o base (raiz) léxica? 1.2. ¿Se puede hablar de lexema o raíz en un signo distintivo cuyo aspecto denominativo constituye una palabra arbitraria o de fantasia? 1.3.
¿Qué criterios debe analizarse para determinar si se configura la transcripción parcial de la marca solicitada respecto de una marca previamente registrada? 2. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal h) de la Decisión 4867? En lo relativo a: 2.1.Si se puede dar el fenómeno de dilución de marcas en un signo distintivo que goza de reconocimiento a nivel internacional pero que no cuenta con el reconocimiento de la marca notoriamente conocida en los países miembros de la Comunidad Andina. 3.
¿Cómo debe interpretarse el artículo 224 de la Decisión 486, en lo relativo a: 3.1.Como valorar el prestigio y/o reconocimiento internacional que pudiera ostentar la marca registrada en países no miembros de la Comunidad Andina a efectos de la acreditación de la condición de la marca notoria. 3.2. Criterio aplicable en el caso en el que una resolución se reconoce la condición de notoriedad de una marca dentro de un país miembro de la Comunidad Andina es comunicada a la autoridad judicial durante la tramitación de la segunda instancia jurisdiccional. 4.
¿Cómo debe interpretarse los artículos 228 y 229 de la Decisión 486, en lo relativo a: 4.1.Si una marca registrada que tiene inscrito en los países de la Comunidad Andina y en países no miembros de la Comunidad, certificados de registro de marca y/o renovaciones de marcas de los productos de la clase que desea proteger puede invocar dichos registros como signo de notoriedad. 4.2.
Si el hecho que una marca registrada sea incluida en un Vademécum de un país miembro de la Comunidad Andina, puede ser interpretado como que la referida marca es ampliamente difundida en el ámbito del ramo de su competencia, y en consecuencia puede ser calificado como marca notoriamente conocida”. b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” (as)Y 1.1.
1.2. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores. Comparación entre signos denominativos y mixtos. La protección del signo notoriamente conocido.
La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común. La conexión competitiva (Clases 16/5). ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos.
Como en el proceso interno se discute si signo mixto MERKAT es confundible con marcas denominativas y mixtas MERCK y MERCK SENORO, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-1P-2013 del 29 de agosto de 2013. 1.3. 1.4. 4.5. 1.6. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo careceria de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaria la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.
Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 8 1.7. 1.8. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos MERKAT (mixto) y MERCK y MERCK SERONO (denominativos y mixtos) y comporando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas generales para el cotejo entre signos distintivos*: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
Como quiera que el caso particular se refiere tanto a la comparación entre signos mixtos y denominativos, como al cotejo entre signos mixtos, se deben aplicar las reglas especificas determinadas en los acápites 2 y 3 de la presente providencia. 1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009. 9 2.1. 2.2. 2.3. consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos mixtos, es necesario compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.
El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, Íconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas*% para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P- 2014. 10 Tr” ó 2.3.3.
Además de lo anterior y de conformidad con las particularidades del presente caso, se deberá además considerar que el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico. Por tai razón, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, lo que podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro!!.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Además, se debe tener en cuenta la existencia de palabras o partículas de uso común, genéricas o descriptivas, ya que estas deben ser excluidas del cotejo. Para el caso concreto se debe tener establecer si la partícula MERC es de uso común, de conformidad con lo expresado en el acápite 5 de la presente providencia. 2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. 2.3.3.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4.
La Corte Consultante realizó las siguientes preguntas en relación con la parte denominativa de los signos en conflicto: Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015, 11 6 p Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal a), en lo referido a: 2.4.1. 2.4.2. ¿Qué criterio emplear para el análisis del riesgo de confusión cuando los signos distintivos materia de cotejo comparten un lexema o base (raíz) léxica? Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.1? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?3.
Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente en el marco de las reglas citadas en el punto 2.3.3. de la presente providencia: 2.4.1.1.Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.4.1.2.Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. 2.4.1.3.
Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. ¿Se puede hablar de lexema o raíz en un signo distintivo cuyo aspecto denominativo constituye una palabra arbitraria o de fantasia? A 4 13 RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta mortemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseuéndolos prescinde de ellos por un proces ode segmentación, p. ej.: terr.
En enterráis. RAE: 1. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es 2. 3. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -S, - ero. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 12 2.4.3.
Sí se puede hablar de un lexema en los signos de fantasía, por cuanto son expresiones que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. En este orden de ideas, un signo de fantasía puede estar compuesto por un lexema.
¿Qué criterios debe analizarse para determinar si se configura la transcripción parcial de la marca solicitada respecto de una marca previamente registrada? Sólo se puede hablar de transcripción de una marca cuando se reproduce su elemento relevante. Para determinar el elemento relevante, se debe tener en cuenta lo siguiente: 2.4.3.1. Signos simples: se debe analizar si comparten un lexema, ya que como se dijo, por lo general este elemento es el que más impacta en la mente de un consumidor. 2.4.3.2.
Signos compuestos: Se deben aplicar las reglas que a continuación se determinarán al analizar la parte compuesta de los signos mixtos en conflicto. 2.5. En el presente asunto, como el elemento denominativo de algunos de los opositores es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!*: 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 13 2.6. 3.1. 3.2. 2.5.4, Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. 2.5.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes O preponderantes. 2.5.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.5.6.1. Sila palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.2. Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. De acuerdo cona las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto MERKAT / MERCK y MERCK SERONO para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, además de tener en cuentas las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desperenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión de un signo mixto con otros denominativos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, 14 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas*$ para el cotejo entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, al resolver el recurso de apelación, deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos MERKAT (mixto) / MERCK (denominativo) y MERCK SENORO (denominativo).
La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria Como en el proceso interno se argumentó que la marca MERCK es notoriamente conocida a nivel mundial, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia'*. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 15 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014, Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-IP- 2011.
Sobre la marca notoria en países extracomunitarios se puede ver la Interpretación Prejudicial 29-1P-2013 de 25 de abril de 2013, 15 4.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes caracteristicas: 4.5. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3, Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: 4.4.1.1.
Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 4.4.1.2. Las personas que participan en los canales de distribución (o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 4.4.1.3. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3.
En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.
En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (artículo 224 de la Decisión 486).
En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se 16 4.6. negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (articulo 229, literal a) de la Decisión 486).
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 4.5.4. En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo.
Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro (artículo 229, literal b) de la Decisión 486). Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso.
La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufruciúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y C), de la Decisión 486?”. Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración O transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en el acápite 4 de la presente providencia. Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.
“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, I! semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolivar, Quito, Ecuador. 17 4.7. 4.3. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 1? En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido*?, Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.
Resulta pertinente mencionar que hasta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 16 19 Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.
Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283, Ibidem. Pág. 247. 18 UN 4.9. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber. “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el 2» extranjero". 4.10.En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 4.11.Sobre este asunto, la Corte Consultante realizó las siguientes preguntas: ¿Cómo deben interpretarse los artículos 228 y 229 de la Decisión 486, en lo relativo a: 19 Si una marca registrada que tiene inscritos en los Países de la Comunidad Andina y en países no Miembros de la Comunidad, certificados de registro de marca y/o renovaciones marcarias de los productos de la clase que desea proteger puede invocar dichos registros como signo de notoriedad.
La notoriedad es un hecho que debe ser probado. Los registros de una marca no prueban el conocimiento que tiene el sector pertinente sobre dicha marca. Si el hecho que una marca registrada sea incluida en un Vademécum de un país miembro de la Comunidad Andina, puede ser interpretado como que la referida marca es ampliamente difundida en el ámbito del ramo de su competencia, y en consecuencia puede ser calificado como marca notoriamente conocida.
El valor probatorio que se le otorgue a las pruebas presentadas dentro del proceso con la finalidad de demostrar la notoriedad de un signo distintivo, no le corresponde establecerio al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tanto los medios de prueba permitidos, como la valoración de los mismos (sana crítica, tarifa legal etc.), le corresponde deteminarlos a la Autoridad competente de conformidad con su derecho interno. Reconocimiento de la notoriedad.
Certificado o resolución de reconocimiento 4.12. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben esgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir, que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular.?0 4.13.La Corte Consultante realizó una pregunta en relación con el presente asunto: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 224 de la Decisión 486, en lo relativo a: Criterio aplicable en el caso en el que una resolución que reconoce la condición de notoriedad de una marca dentro de un país miembro de la Comunidad Andina es comunicada a la 20 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 20 autoridad judicial durante la tramitación de la segunda instancia jurisdiccional. 4.14.La resolución de una autoridad de otro país miembro mediante la cual se reconoce la notoriedad, de conformidad con lo manifestado líneas arriba, podría tomarse como un elemento más y no determinante para probar dicho estatus, lo que quiere decir que necesariamente deberá acompañarse con otros medios de prueba pertinentes y admitidos por la normativa procesal nacional. 4.15.Ahora bien, la incorporación de pruebas en la segunda instancia judicial es una cuestión que debe ser regulada por la normativa procesal nacional, de conformidad con el principio de complemento indispensable.
En consecuencia, depende de dicho marco normativo si es factible tomar como pruebas un reconocimiento de notoriedad como el planteado en la pregunta. 4.16. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, con el fin de resolver el recurso de apelación se deberá determinar si las marcas MERCK y MERCK SERONO eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto MERKAT, de conformidad con fas pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configure alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. La marca notoria en países extracomunitarios 4.17.De una lectura armónica de los artículos 224 y 136 literal h), se desprenden las siguientes consecuencias: 4.17.1.
En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. 4.17.2. No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. 4.18.
No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial: 4.18.1.
La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el artículo 225 de la Decisión 486, que establece: 21 “Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.” El artículo 137 de la Decisión 486 prevé la nulidad del registro de marca cuando fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
En relación con las marcas notorias extracomunitarias, los actos de competencia desleal podrían darse, entre otras, bajo las siguientes modalidadades: (i) de competencia desleal por confusión; y (ii) competencia desleal por aprovechamiento injusto de la reputación ajena. Para calificar lo anterior, se debe partir de Indicios razonables?! que hagan pensar que la solicitud de registro se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el acto de confusión o aprovechamiento injusto de la reputación ajena. 4.18.2.
La nulidad de un registro de marca de mala fe, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 172. 4.19.La Corte Consultante sobre este asunto realizó las siguientes preguntas: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal h) de la Decisión 486?, en lo referido a: Se puede dar el fenómeno de la dilución marcaria en un signo distintivo que goza de reconocimiento a nivel internacional pero que no cuenta con el reconocimiento de marca notoriamente conocida en los Países Miembros de la Comunidad Andina. 4.20.Como se manifestó línea arriba, mediante el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 no se puede proteger la marca notoriamente conocida en países extracomunitarios.
Esto quiere decir que el análisis de los riesgos (confusión, asociación, dilución y uso parasitario), sólo puede realizarse para la salvaguarda de marcas que se reputen notorias en cualquiera de los paises miembros de la Comunidad Andina. Esto sin perjuicio, como se dijo anteriormente, de que la marca notoriamente conocida en países extracomunitarios pudiera protegerse mediente las causales contempladas en los artículos 137 y segundo párrafo del 172 de la mencionada Decisión. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 224 de la Decisión 486, en lo relativo a: 21 Por “indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal, 22 4.21.
Cómo valorar el prestigio y/o reconocimiento internacional que pudiera ostentar la marca registrada en países no miembros de la Comunidad Andina a efectos de la acreditación de la condición de marca notoria. Una marca notoria en cualquier de los Paises Miembros de la Comunidad Andina, aunque no esté registrada en ninguno de dichos países, es protegible de conformidad con lo que se manifestó en el punto 4.5.3. de la presente providencia. 4.22.
Ahora bien, en concordancia con lo ya manifestado, una marca que no sea notoria en cualquiera de los países miembros no es protegible bajo el esquema del artículo 136 literal h); únicamente se podría salvaguadar si encaja en las previsiones de los artículos 137 y segundo párrafo del artículo 172. 4.23. En este orden ideas, el prestigio y el reconocimiento internacional de 5.1. 5.2. 5.3. un signo se puede probar de conformidad con cualquiera de los medios de prueba regulados por la normativa nacional sobre la materia, y sobre la base del sistema de valoración probatoria que adopte el sistema procesal inerno (sana crítica, tarifa legal, etc).
Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común Como se argumentó en el proceso interno que la partícula MERC es de uso común en las Clases 5 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal abordará este tema siguiendo su linea jurisprudencial al respecto” y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.
El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o particulas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
De ahí que el literal g) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohiba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2008 dentro del Proceso 151-1P-2006;
Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-Ip-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-1P- 2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015, 23 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los elementos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a representar una designación común. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o particulas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. No obstante, si la exclusión de los componentes de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.
Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes O comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas O relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación y con el fin de resolver el recurso de apelación, se deberá determinar si la partícula MERC es de uso común en las Clases 5 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y seguidamente realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado 24 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 5.19.
La conexión competitiva (Clases 5 / 16) Como el signo solicitado ampara productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y algunos de los opositores amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto. De no probarse la notoriedad de las marcas MERCK, se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales ha tratado el tema2, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican.
En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos”*, Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 486). 23 24 25 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-1P-2003;
Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-1P-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.
El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o Similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.
Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. Artículo 151 “..) 25 6.6. Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 6.6.1. 6.6.2. 6.6.3. 6.6.4. 6.6.5.
La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios.
Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habria mayor incidencia en tiendas oO almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. Similares medios de publicidad.
Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva seria menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podriamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.
Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.
Las clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 26 En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro? Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 6.7.
Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que tinicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva?”, En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<htips://books.qoogle.com.ec/books?id=Id8I68bW3eoC8pg=PA2478dq=microeconomia +efecto+sustitucionáhi=esása=X8ved=0ahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCQGAEIJTA Cifv=onepage£gq=microeconomia%20efecto%20sustitucionáf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 27 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 00005-2013-0-1801-JR- CA-02, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. F yb Cecilia Lbióa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Rafhiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.