— TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016 Proceso: 576-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) Expediente interno del Consultante: 3213-2014-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Marcas involucradas W (mixta) y WONG (mixta) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El oficio No. 3213-2014-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 30 de octubre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno N* 3213-2014-0-1801- JR-CA-25.

El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno 1 Ñ Demandante: TAWA PARTNERS S.A.C. 2.1. 2.2. 2.3. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Tercero interesado: E. WONG S.A. Hechos relevantes El 13 de noviembre de 2008, Tawa Partners S.A.C. solicitó el registro de la marca W (mixta), para distinguir “gestión de negocios comerciales”, servicio comprendido en la clase 35 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas”, instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, “la Clasificación Internacional de Niza”)!.

El 1 de marzo de 2009, la referida solicitud fue publicada en el diario oficial El Peruano. El 14 de abril de 2009, E. Wong S.A. (en adelante, “Wong”) formuló oposición, al considerar que la marca solicitada se encontraba incursa en las prohibiciones de registro contenidas en los literales a), b) y e) del Artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto: a) Resultaría similar a su marca registrada WONG (mixta), registrada para distinguir “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”, comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza (certificado WonG b) Resultaría similar con la marca WONG (mixta), registradas en las otras 44 clases de la Clasificación Internacional de Niza?;

Expediente administrativo 37341 8-2008. Al respecto, cabe indicar que el INDECOPI determinó lo siguiente: “conviene en señalar que revisados los argumentos expuestos en el escrito de oposición se verifica que la mención a la 2 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. c) Vulneraría sus derechos sobre el nombre comercial E.WONG (mixta), usado desde el inicio de sus actividades, en 1983. d) Vulneraria sus derechos sobre la enseña W (mixta), que viene utilizando; e) El uso por parte de terceros de una letra W acompañada de un círculo en la parte superior afectaría sus derechos; y, f) Se perpetraría un acto de competencia desleal.

Mediante proveido de fecha 19 de enero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, “el INDECOP TI”) requirió a Wong que presente pruebas que acrediten el uso de la enseña alegada en los fundamentos de su oposición, requerimiento que no fue absuelto.

El 13 de agosto de 2010, mediante Resolución 1757-2010/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición formulada por Wong. El 9 de septiembre de 2010, Wong interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1757-2010/CSD-INDECOPI. El 3 de junio de 2011, mediante Resolución 1147-2011/TPIINDECOPI, el Tribunal de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI declaró nula la Resolución 1757-2010/CSD-INDECOP! y, en consecuencia, devolvió los actuados a la primera instancia administrativa a fin de que emita un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta la marca de servicio GRAN CORSO DE FIESTAS PATRIAS WONG (mixta), registrada con anterioridad a favor de Wong (certificado 45568), que no fue considerada al realizar el análisis en la Resolución 1757-2010/CSD-INDECOPI.

El 8 de febrero de 2013, mediante Resolución 487-2013/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición formulada por Wong y ordenó inscribir la marca solicitada en el registro de marcas a favor de Tawa Partners S.A.C. El 11 de marzo de 2013, Wong interpuso recurso de apelación contra la Resolución 487-2013/CSD-INDECOPI, únicamente contra los extremos que declararon infundada su oposición con respecto a que el signo solicitado se encontraría incurso en las prohibiciones de registro titularidad de la mencionada marca en las otras clases se ha realizado de manera referencial, no siendo sustento de la oposición formulada" (folio 15). 3 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. establecidas en los incisos a) y e) del Artículo 136 de la Decisión 486, en tanto el signo solicitado a registro resultaría confundible con su marca WONG (mixta) y con su enseña comercial, a la que se le habría dado de manera equivocada tratamiento de nombre comercial.

El 11 de diciembre de 2013, mediante Resolución 4208-2013/T PH INDECOPI, el Tribunal de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI revocó la Resolución 487-2013/CSD-INDECOP! y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada W (mixta), al considerar que existe riesgo de confusión indirecta en virtud de la identidad entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado W (mixto) y los que distingue la marca registrada WONG (mixta) y de la inexistencia de otras marcas registradas, a nombre de terceros, en la clase 35, que contengan un punto sobre la letra W. El 12 de mayo de 2014, Tawa Partners S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 4208-2013/TPI- INDECOP!I. El 12 de mayo de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

El 5 de junio de 2015, Tawa Partners S.A.C. presentó recurso de apelación contra la Sentencia de 12 de mayo de 2015. 2.14.El 23 de octubre de 2015, mediante Resolución N* 3, la Quinta Sala 3.1. Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda Tawa Partners S.A.C. formuló demanda contencioso administrativa esencialmente en los siguientes términos: La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, en una actuación poco clara y contraria a las normas que rigen los procedimientos administrativos, en primer lugar, mediante Resolución 1147-2011/TPI-INDECOP!I, declara nula la Resolución 1757-2010/CSD- INDECOP!I, por no haber mencionado en su análisis a una marca que no implicaba modificación alguna en su decisión final, pues el elemento Wong que contiene la marca GRAN CORSO DE FIESTAS PATRIAS WONG (mixta) es el único elemento que contiene la marca sobre cuya base se planteó la oposición en la cual la Comisión basó su análisis y, posteriormente, en su Resolución 4208-2013/TPI-INDECOPI, con una 4 actuación completamente contradictoria, luego de haber determinado que el signo solicitado y la marca base de oposición no son semejantes entre sí, concluye que el signo solicitado no puede acceder a registro por ser susceptible de generar un riesgo de confusión indirecta con respecto a la marca base de la oposición. 3.2.

La Resolución 1757-2010/CSD-INDECOPI no debió ser declarada nula por la Sala pues el vicio en el que pudo haber incurrido la Comisión se trataba de un vicio no trascendente que no cambiaba en absoluto el sentido de la decisión final en aspectos importantes, encontrándonos dentro de uno de los supuestos de conservación del acto administrativo, ni afectaba el debido procedimiento, por lo que la Sala contaba con los elementos suficientes para pronunciarse sobre el tema de fondo y emitir directamente su resolución sin dilatar innecesariamente el procedimiento de registro. 3.3.

No se puede pretender que por el simple hecho de que los signos confrontados distingan algunos de los mismos servicios se configure un supuesto de confusión indirecta. 4. Argumentos de la contestación a la demanda. 4.4. ElINDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó en esencia lo siguiente: a) Elsigno solicitado W (mixto) es confundible con la marca registrada Wong (mixta), toda vez que distingue algunos de los mismos servicios de gestión de negocios comerciales comprendidos en la clase 35 y que ambos signos presentan un punto sobre la letra W, constituyendo un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca inscrita a favor de Wong, o una nueva línea de servicios que distingue la marca opositora, o que existe vinculación de Ñ carácter comercial entre ambas empresas.

A ) b) Al confrontar los signos en conflicto, se tiene lo siguiente: (i) los signos confrontados se encuentran conformados por un elemento similar, la letra W con un punto sobre ella; (ii) los signos confrontados distinguen algunos de los mismos servicios; y, (iii) no existe otra marca que contenga un punto sobre una letra W, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. c) La presencia de otros elementos en los signos confrontados no elimina el riesgo de confusión existente entre los signos cotejados, que se presenta por la presencia en ambos de una letra W con un punto sobre ella.

Si bien los signos confrontados presentan ligeras 5 diferencias, no significa que estos no sean confundibles, toda vez que la confusión se puede presentar de manera directa o indirecta. 4.2. E. Wong S.A., tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda alegando fundamentalmente lo siguiente: 5.1. a) b) d) Tawa Partners S.A.C. demanda judicialmente el que se le deniegue el registro de marca solicitado, cuando su marca evidentemente puede causar un riesgo de confusión o de asociación en el mercado peruano, al incluir una letra W con un punto encima, de manera casi idéntica a como es usada y está previamente registrada por parte de Wong.

Cabe resaltar que, la marca solicitada no incluye ningún elemento adicional que pudiera agregarle mayor distintividad y diferenciarla de la marca protegida, en favor de Wong. Las marcas confrontadas comparten la letra W, sin embargo, ese solo hecho o semejanza no determina que las marcas sean confundibles al punto de generar riesgo de confusión. El impedimento registral se origina porque la marca solicitada incluye un punto sobre la parte superior de la letra W, tal como ocurre en la marca de Wong, y no incluye ningún elemento adicional, que origine que las marcas en su conjunto puedan coexistir sin causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Aun cuando la marca TAWA (mixta) ha sido registrada por Tawa Partners S.A.C., dicha marca difiere de la marca W (mixta), solicitada ante el INDECOPI mediante expediente 373418-2013, materia de la presente acción contencioso administrativa, por cuanto la marca aquí discutida no incluye ningún elemento adicional que origine que las marcas sub-litis analizadas en su conjunto puedan coexistir sin causar riesgo de confusión en el público consumidor.

No existe posibilidad de coexistencia registral con la marca solicitada W (mixta). Asimismo, la Resolución emitida por el Tribunal del INDECOPI ha cumplido cabalmente con lo dispuesto por la legislación vigente en materia de marcas, por lo que corresponde declarar infundada la acción contencioso administrativa que ha interpuesto Tawa Partners S.A.C. Fundamentos de la sentencia de primera instancia La sentencia de primera instancia judicial declaró infundada la demanda al considerar principalmente lo siguiente: Se advierte que el signo solicitado se encuentra constituido por una letra VW, en cuya parte superior se encuentra un punto, el cual será recordado imperfectamente por el consumidor medio, quien puede atribuir 6 5.2. 5.3. 6.1. 6.2. erróneamente que el mismo tiene el mismo origen empresarial al ser semejante a la letra inicial de la marca registrada y, por tanto, creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca inscrita a favor de Wong o una nueva línea de los servicios que distingue dicha marca, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas, constituyéndose en el supuesto de riesgo de confusión indirecta; ello, teniendo en cuenta que ambos signos identifican servicios idénticos consistentes en gestión de negocios comerciales.

No se advierte la alegada contradicción por parte del Tribunal del INDECOPI, cuando señaló que, no obstante, la diferencia entre los referidos signos, podría conllevar a un riesgo de confusión indirecta al consumidor medio respecto al origen empresarial de los signos en cuestión, al presentar los mismos un punto sobre la letra W y distinguir servicios idénticos.

Tawa Partners S.A.C. hace referencia a que es titular de la marca TAWA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 (certificado 63584), lo que demostraría que existe un registro previo que incluye en su conformación un punto sobre la letra W. Al respecto, la determinación de riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a efectos de precisar el grado de confundibilidad de los signos en disputa.

Por lo que el hecho que se encuentre inscrita dicha marca a favor de la demandante no enerva el análisis que en el caso concreto ha realizado el Tribunal del INDECOPI. Argumentos del recurso de apelación de sentencia Tawa Partners S.A.C. interpuso recurso de apelación de la sentencia de primera instancia, alegando fundamentalmente lo siguiente: La posición de la Sala del INDECOP! y del Juzgado de primera instancia carece de toda argumentación lógica, al considerar que si bien el signo solicitado y la marca base de la oposición no son semejantes entre sí, luego señalar que sin perjuicio de ello, el signo solicitado no puede acceder a registro por ser susceptible de generar un “riesgo de confusión indirecto” con respecto a la marca base de la oposición, al distinguir los mismos servicios y al no existir marcas registradas a favor de terceros que incluyan en su conformación un punto sobre la letra W en la misma clase; tales criterios no son determinantes ni han sido establecidos por la norma ni por la jurisprudencia, a fin de determinar la existencia de un posible riesgo de confusión. Lo señalado por la Sala no es correcto, por cuanto Tawa Partners S.A.C. es titular de la marca TAWA (mixta), para distinguir servicios de la misma clase 35, por lo que existe un registro previo que incluye en su 7 6.3. 7.1. conformación un punto sobre la letra W y justamente está registrado a favor de Tawa Partners S.A.C. No se puede pretender que por el simple hecho de que los signos confrontados distingan algunos de los mismos servicios se configure un supuesto de confusión indirecta.

Solicitud del consultante El Tribunal consultante solicita que este Tribunal se pronuncie respecto de: a) b) d) ¿Cómo debe efectuarse el análisis de confundibilidad entre dos signos mixtos que distinguen servicios similares y de la misma clase? ¿Qué se entiende por elemento relevante de un signo? ¿El elemento relevante de un signo mixto, constituido por una denominación escrita con grafías particulares (que le otorgan el elemento gráfico al signo), puede tener como elemento relevante una de sus letras que destaca y genera mayor impacto visual por su ubicación, tamaño y características gráficas especiales respecto del resto? ¿El elemento relevante de un signo mixto necesariamente debe ser o el gráfico o el denominativo, o puede también ser un elemento mixto que posee ambos elementos, gráfico y denominativo? ¿Un signo mixto conformado por una sola denominación escrita con grafías particulares puede fraccionarse en el análisis de confundibilidad si uno de sus elementos resulta relevante y de mayor impacto respecto de los demás? Si el elemento relevante de un signo mixto registrado resulta similar al signo en disputa, ¿es posible determinar la semejanza entre los signos sin afectar la regla para el análisis de confundibilidad según la cual el cotejo se efectúa atendiendo a la visión general o de conjunto de la marca? ¿Qué rol juega la mayor fuerza distintiva de un signo que no tiene el carácter de notorio o renombrado pero que es conocido por un sector del mercado nacional? NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.1. 1.2.

El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos.

El elemento preponderante y la apreciación del signo en su conjunto. Conexión competitiva entre productos en la misma clase 35. Preguntas formuladas por el consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca W (mixta), solicitada por Tawa Partners S.A.C., y la marca WONG (mixta), registrada a favor de Wong, sobre la base de la cual se presentó la oposición y se denegó el registro solicitado.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( J”. 1.3. 1.4. mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( )”. Como se desprende de esta disposición, no es registrabie un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva.

Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados*,. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-IP- 2013, p. 5; y el Proceso 519-1P-2015, p. 6. 10 1.5. 1.6. d) configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, O las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan”. Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará Ibid. Así, ta interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12.

Ibid. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 41 1.7. 1.8. en la imagen imperfecta que conserva en la memoria1%, Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles*!. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoria de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz!?.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor!3.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir*. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican 10 “n 12 14 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-1P- 2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedeimi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI - Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curalivas".

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. 12 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrablesí5, De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos.

El elemento preponderante y la apreciación del signo en su conjunto. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo W (mixto), solicitado por Tawa Partners S.A.C., como la marca opositora WONG (mixta), registrada a favor de Wong, son mixtos. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento preponderante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión*5; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:?? a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 15 17 Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citado.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 13 2.3.3. 2.4. Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:1* a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Finalmente, es preciso citar al tratadista Fernández-Novoa, quien explica que: “el recuerdo subsistente en la mente del consumidor vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien por un elemento concreto; aquel que por su originalidad, carácter llamativo o situación dentro del conjunto provoque la impresión global de la marca en el consumidor ( ) la pauta de visión global tiene que combinarse con la pauta ulterior: la de supremacía del elemento dominante que impregna la visión en conjunto de una marca”?*. 18 +9 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1- IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.

Cf. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “Tratado sobre Derecho de Marcas”, 2da edición, Madrid: Gómez Acebo 8, Rombo, Marcial Pons, 2004, p. 311. El citado autor refiere asimismo que: “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores".

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 237-239; citado en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 45-1P-2015 de 19 de agosto de 2015, p. 9. 14 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. En consecuencia, el principio o regla de la impresión o visión global tiene que combinarse con la pauta de la de supremacia del elemento predominante.

En otras palabras, se deberá dar preponderancia o prevalencia a un determinado elemento —denominativo o gráfico— de un signo mixto, sin dejar de aplicar la regla general del cotejo entre signos distintivos de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo W (mixta), solicitado por Tawa Partners S.A.C., y la marca WONG (mixta), registrada a favor de Wong.

Conexión competitiva entre productos en la misma clase 35. Se abordará el presente tema en viriud de que el consultante se refiere a la similitud o conexión competitiva entre servicios en la primera pregunta formulada a este Tribunal en la presente consulta. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 4862, Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes??. 20 24 9 pe Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni ta disimilitud de tos productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado por fuera del texto). En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 156-1P-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21. 15 3.4, Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se deben tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios, los cuales no bastarán por sí mismos -sin la concurrencia de otros indicios— para la determinación de la similitud entre productos o servicios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza??.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante a efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, de distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines?, la tecnología empleada, la finalidad o función?*, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios?5, Respecto al criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta casi exhaustiva.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros indicios?*, 22 23 24 25 26 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro del Proceso 67-1P-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; y del Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12- 13. Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13. Los productos son similares si se puede presumir que recurren a un mismo “know-how” de fabricación y persiguen un mismo propósito general.

Véase, en ese sentido, a modo referencial, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza (Institut Féderal de la Propriété Intellectuelle), *Directives en matiére des marques", Bema, 2014, p. 178. Véase, a titulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, asunto C-50/15 P, Kurt Hesse c/ OAMI - Hubert Ampferl - Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, apartado 23: “un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos” (Subrayado por fuera del texto).

En ese sentido, Instituto Federal de Propiedad intelectual de Suiza, Op. Cif. 16 Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, en principio, no existirá conexión competitiva?” De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de conexión competitiva. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios”.

En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, O la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro%, Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro*!.

Para apreciar la conexión a 28 29 31 Al respecto, cabe recordar que el riesgo de confusión debe ser siempre apreciado en función al público consumidor pertinente. En otras palabras, de encontrarse los respectivos productos o servicios dirigidos a diferentes sectores o consumidores, no habrá lugar, en principio, a riesgo de confusión en el público consumidor pertinente, de conformidad con el Principio de Especialidad.

Cabe indicar que no existe, generalmente, riesgo de confusión entre un producto principal y sus componentes, siendo esto particularmente válido para los productos compuestos. Adicionalmente, las materias primas y los productos semielaborados no son, en general, similares al producto terminado. Sin embargo, podría darse una excepción a este principio cuando, para el público, las materias primas tienen tal importancia en la calidad del producto terminado que únicamente podrían ser atribuidas al mismo titular del signo que distingue el producto terminado.

Cf. Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cít. Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-1P-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Ed. Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAVV. “Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación — Jurisprudencia”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400, En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: “Ef efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y 17 competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

Si bien el análisis de la configuración del indicio o factor relativo a la complementariedad entre productos o servicios, debe complementarse con un examen del criterio referido en el punto anterior (e.g., canales de distribución, características de la comercialización, puntos de venta, género, naturaleza, utilización, etc.), a diferencia de otros criterios de conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o servicios identificados por los signos comparados podría fundamentar, por sí misma, la existencia de conexión competitiva entre estos? En ese sentido, cuando los productos o servicios accesorios son generalmente ofrecidos por el mismo fabricante del producto principal, ello comportará un indicio de similitud o conexión competitiva entre tales productos o servicios.

En otras palabras, un producto o servicio que sea el complemento útil de una oferta principal constituirá un indicio a favor de la conexión competitivaS, 3.5. Finalmente, cabe indicar que también puede existir conexidad entre un producto y un servicio. En tales casos, se deberá examinar, desde el punto de vista del consumidor pertinente, si los titulares de marcas de servicio en un determinado sector, usualmente se dedican a la fabricación o distribución de los productos comparados o, a la inversa, si 32 33 Robin WELLS.

"introducción a la Economía”, traducido al español por Sonia Benito Muela. Ed. Reverté, Barcelona, 2007, p. 247. Al respecto, cabe citar, a título referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, ya citada, apartados 22 y 23: “22 — Enla medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer molivo, no haber tomado en consideración todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen, la comercialización, los canales de distribución y los puntos de venta de esos productos, procede señalar, en primer lugar, que, en la parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son similares debido a su complementariedad, considerando —en particular, en el apartado 43 de esa sentencia— que los argumentos planteados por el Sr. Hesse especificamente en ese contexto no podian desvirtuar tal apreciación, 23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierto que se trata de un criterio aulónomo, que puede fundamentar, por sí mismo, la existencia de dicha similitud." (Subrayado por fuera del texto).

Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cif. 18 3.6. 3.7. 3.8. los titulares de marcas de un determinado producto prestan habitualmente los servicios distinguidos por el signo en conflicto. En estos casos, el consumidor, generalmente, percibirá los correspondientes productos y servicios como una prestación que forma un todo coherente.

Asi, por ejemplo, los servicios de reparación y mantenimiento que complementan la oferta de productos, pueden ser considerados conexos a estos (servicio postventa), en concurrencia con otros indicios de conexión competitiva señalados precedentemente*!. En ese sentido, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios?*. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en los demás casos, un criterio aisladamente considerado no será suficiente para establecer la existencia de conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva36, Se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos confrontados. A objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión competitiva, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito?”, Preguntas formuladas por el consultante.

Finalmente, para un mejor entendimiento de la presente interpretación prejudicial, se procede a continuación a responder expresamente cada una de las preguntas planteadas por el Tribunal consultante (fojas 3 y 4), contestando conjuntamente las preguntas c) y d). 37 Ibid., p. 179. Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P- 2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

Ibid. Véase, en ese sentido, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002, ya citado, p. 8; Proceso 68-IP-2002, ya citado, p.11. 19 a) ¿Cómo debe efectuarse el análisis de confundibilidad entre dos signos mixtos que distinguen servicios similares y de la misma clase? Con excepción de los supuestos que configuran excepciones al principio de especialidad (e.g., la notoriedad), para la determinación del riesgo de confusión se requiere la identidad o similitud, no solo entre productos y servicios, sino también entre signos; al efecto, resulta necesario tomar en consideración las reglas para el cotejo de signos distintivos expuestas en la presente providencia. En ese sentido, para que se configure o genere un riesgo de confusión en el público consumidor pertinente, se requiere, en principio, la concurrencia de dos requisitos: (i) identidad o similitud entre los signos en conflicto; e, (ii) identidad o similitud entre los productos o servicios que estos distinguen.

En consecuencia, luego de determinar la similitud o conexión competitiva entre servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, debe realizarse el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, a efectos de determinar la similitud entre los mismos y la posibilidad de generar un riesgo de confusión en el público consumidor. b) ¿Qué se entiende por elemento relevante de un signo? Usualmente, se incurre en una confusión común relativa a la calificación de un elemento comprendido dentro de un signo distintivo como “relevante”, con respecto a los términos empleados por este Tribunal (i.e., “preponderante”, “predominante”*, "característico”1%, “determinante”! o "prevalente”*?), dando a 39 40 41 42 Véase, ejemplos de referencias al elemento “preponderante” de un signo mixto, entre otras, en las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro del Proceso 8-1P-2011 de 8 de abril de 2011, p. 9; el Proceso 114-1P-2012 de 31 de octubre de 2012, p. 10; el Proceso 160-1P-2012 de 29 de enero de 2013, p. 10; el Proceso 48-IP-2013 de 3 de abril de 2013, p. 7; y el Proceso 188-1P- 2013 de 20 de noviembre de 2013, p. 11.

Véase, ejemplos de referencias expresas al elemento “predominante” de un signo mixto en las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 48-1P-2013 de 3 de abril de 2013, pp. 7-8; 118-1P-2013 de 20 de noviembre de 2013, p. 12; el Proceso 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 12; y el Proceso 45-IP-2015 de 19 de agosto de 2015, p. 9.

Es posible encontrar referencias al elemento “característico” o “determinante” de un signo mixto, por ejemplo, en la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015 de 2 de marzo de 2016, p. 11; la cual cita el Proceso 26-1P-98 de 11 de noviembre de 1998, p. 8; que cita, a su vez, a los Procesos 14-IP-95 de 20 de junio de 1996, y 4-IP-88 de 9 de diciembre de 1988, p. 6. tbid.

Referencias a la “prevalencia” de un elemento determinado dentro de los signos mixtos pueden encontrarse, entre otras, en las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 66- 1P-2014 de 19 de junio de 2014, p. 12; y el Proceso 84-1P-2007 de 15 de agosto de 2007, p. 7. 20 Ss ye AR a) entender erróneamente que existiria un elemento relevante en desmedro del otro elemento denominativo o gráfico; es decir, tal calificativo da a entender equivocadamente que existirian elementos irrelevantes en el cotejo entre signos distintivos.

En virtud de lo anterior, el Tribunal se refiere, en el caso de los signos mixtos, a la necesidad de determinar el elemento “preponderante” O “predominante” a efectos de realizar el respectivo cotejo. En otras palabras, la jurisprudencia emanada de este Tribunal enseña que, en el cotejo entre signos mixtos, debe centrarse el análisis en un elemento determinado, denominativo o gráfico.

Cabe indicar que, al otorgar preponderancia O prevalencia a un elemento determinado del signo mixto, en el análisis de la similitud gráfica entre los signos en conflicto, no debe dejarse de lado (por ser también relevante para efectos del cotejo) el otro elemento no “preponderante” o “predominante”. Lo anterior, en virtud de lo explicado al desarrollar el segundo tema de la presente providencia, es decir, de que el principio de la visión global debe combinarse con la pauta de la de supremacia del elemento predominante.

Es decir, se debo dar preponderancia o prevalencia a un elemento —denominativo o gráfico- de un signo mixto, sin dejar de aplicar la regla general de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto, fundamentalmente, en el respectivo análisis de la confundibilidad gráfica entre los signos confrontados. ¿El elemento relevante de un signo mixto, constituido por una denominación escrita con grafías particulares (que le otorgan el elemento gráfico al signo), puede tener como elemento relevante una de sus letras que destaca y genera mayor impacto visual por su ubicación, tamaño y características gráficas especiales respecto del resto? ¿El elemento relevante de un signo mixto necesariamente debe ser o el gráfico o el denominativo, o puede también ser un elemento mixto que posee ambos elementos, gráfico y denominativo? ¿Un signo mixto conformado por una sola denominación escrita con grafías particulares puede fraccionarse en el análisis de confundibilidad si uno de sus elementos resulta relevante y de mayor impacto respecto de los demás? El elemento “preponderante” o “predominante” puede estar constituido por un elemento de naturaleza denominativa con características gráficas especiales.

Es decir, el elemento “preponderante” o “predominante” de un signo mixto puede ser un 21 elemento de naturaleza igualmente mixta, debiendo tomarse en cuenta factores o características de dicho elemento tales como el color, tamaño, ubicación, grafía, significado conceptual, etc. Sin embargo, el análisis de un signo mixto no puede realizarse de manera fraccionada; si bien deberá darse una mayor preponderancia o prevalencia a un elemento en particular, en el análisis de la similitud gráfica, no deberá dejarse de lado el otro elemento, de conformidad con el principio o regla de apreciación del signo en su conjunto.

Si el elemento relevante de un signo mixto registrado resulta similar al signo en disputa, ¿es posible determinar la semejanza entre los signos sin afectar la regla para el análisis de confundibilidad según la cual el cotejo se efectúa atendiendo a la visión general o de conjunto de la marca? Si el elemento “preponderante” o “predominante” de un signo mixto resulta similar al signo en disputa, es posible determinar la similitud ortográfica, fonética y conceptual —ideológica— sin afectar la regla de la visión o apreciación del signo en su conjunto, por cuanto, en el caso de los signos mixtos, esta comporta justamente una excepción a la misma.

Como se explicó precedentemente, el principio o regla de visión global o de conjunto del signo debe combinarse con la pauta de la de supremacia del elemento predominante. En consecuencia, podrá darse una mayor preponderancia o prevalencia a un determinado elemento del conjunto que conforma un signo mixto, siempre que no se excluya del respectivo análisis de la similitud gráfica entre los signos en cotejo, el elemento no “preponderante” o no “predominante”, de conformidad con el principio o regla de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto, sin descomponerlo.

¿Qué rol juega la mayor fuerza distintiva de un signo que no tiene el carácter de notorio o renombrado pero que es conocido por un sector del mercado nacional? De conformidad con el Artículo 224 de la Decisión 486, si la marca opositora no es reconocida como signo notoriamente conocido por el sector pertinente en cualquier País Miembro, no puede ser objeto de una protección reforzada y, en consecuencia, tendria el tratamiento de una marca ordinaria, es decir, sujeta a los principios de especialidad, territorialidad, atributivo, y uso real y efectivo.

Adicionalmente, de no tratarse de una marca notoriamente conocida (i.e., reconocida como tal por el sector pertinente en 22 cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina), la marca ordinaria no se protegería contra los riesgos de dilución y parasitismo contemplados en los literales b) y c) del Artículo 226 y en los literales e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 3213-2014-0-1801-JR-CA- 25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A | Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hugo Rafniro Góme? Apac MÁAGISTRAD De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la QT ejudicial el Presidente y el Secrejáfo.

SECRETÁRIO Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 23