(AÑ (sa) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso: 588-1IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Obligatoria Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00102 Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Signos controvertidos: COCINA CON AMOR y el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR y la marca EL REY Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3602, recibido el 3 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00102; y, El Auto de 10 de junio del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), República de Colombia. 2.2. 2.3. Tercero interesado: Gustavo Alberto Muñoz. Hechos Relevantes. El 28 de septiembre de 2007, Gustavo Alberto Muñoz solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro de la marca COCINA CON AMOR (mixta)! para distinguir “( ) came, pescado, aves y caza; extractos de came; conserva, congeladas, secas y frutas y verduras cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).

Motarda la diferencia El 30 de noviembre de 2007, fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 582, y dentro del término oportuno, Fábrica de Especias y Productos El Rey $. A. (en adelante, El Rey), presentó oposición sobre la base del lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR? y la marca denominativa EL REY?, para identificar “( ) café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para homear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especies; hielo”, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 17 de junio de 2008, mediante Resolución 19661, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta COCINA CON AMOR, por considerar que nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación. Expediente Administrativo 07-101480.

Certificado de Registro 269557, asociado con la marca EL REY registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Certificado de Registro 94250, Expediente 92 160363 de la Superintendencia de Industria y Comercio). Certificado de Registro 94250. IS ¿pe 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Inconforme con tal decisión, El Rey S. A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 30927 de 26 de agosto de 2008; y, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 35472 de 24 de septiembre de 2008, respectivamente, ambos confirmando lo decidido en la Resolución 19661.

El 18 de marzo de 2009, El Rey S. A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 19661, 30927 y 35472 expedidas por la SIC. El 23 de junio del 2009, fue admitida la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por El Rey S. A. contra las Resoluciones 19661, 30927 y 35472. El 29 de julio del 2010, Ramón Alfredo Corrales Marín, curador ad lite del ciudadano Gustavo Alberto Muñoz, presentó su contestación a la referida demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

El 3 de agosto del 2010, la SIC presentó su contestación a la referida demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho. El 28 de junio del 2011, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, tiene por contestada la demanda por parte de la SIC y por parte de Ramón Alfredo Corrales Marín, curador ad lite del ciudadano Gustavo Alberto Muñoz. 2.10.El 12 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad EL REY $. A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:. ( ) La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., es una empresa con una gran trayectoria y un indudable reconocimiento en el mercado, con casi 70 años en el mercado gozando de gran prestigio y reputación, por lo que los consumidores identifican el lema CON EL REY Y MUCHO AMOR, con los productos para sazonar las comidas producidos por El Rey”. 3.2.

En efecto la “( ) FABRICA DE ESPECIES Y PRODUCTOS EL REY S.A. fabrica y comercializa, principalmente, especies y condimentos ( ) lanzando al mercado una gran cantidad de productos que sirven 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. para aderezar, aliñar, guisar y condimentar los alimentos, distintos de los tradicionalmente conocidos en el mercado ( ) Además, es una empresa que ha incursionado en otros campos y fabrica y comercializa productos como miel, arequipe y chocolate”.

“( ) Los signos “COCINA CON AMOR” y “CON EL REY Y MUCHO AMOR” son conceptualmente idénticos, lo que puede llegar a generar confusión en el público consumidor. Se presentará en este caso el denominado riesgo de “confusión indirecta”. En efecto, el lema “COCINA CON AMOR”, recordará a los consumidores, aquél otro según el cual los alimentos preparados con (productos) “EL REY” y “MUCHO AMOR”, tendrán mejor sabor, de modo que pueden creer equivocadamente que los productos identificados con la marca “COCINA CON AMOR, han sido lanzados al mercado”.

“(..) ante la identidad conceptual de estos signos, equivocadamente desconocida por la entidad demandada, el uso del término “AMOR” en ambos resulta suficiente para concluir su confundibilidad, pues bien es sabido que se permite el registro de marcas que contengan un término común, siempre y cuando el resultado que surja de combinarlo con otros elementos sea su absoluta distintividad, situación que NO se presenta en este caso”.

“( ) La inclusión de un elemento gráfico y de la expresión “COCINA” no resulta suficiente para que el signo “COCINA CON AMOR” del Señor GUSTAVO ALBERTO MUÑOZ pueda ser claramente diferenciado del lema comercial “CON EL REY Y MUCHO AMOR”, en tanto, se insiste, la connotación del término “AMOR” y su significación en los conjuntos es exactamente la misma, lo que puede generar ( ) “confusión indirecta' en el público consumidor”.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La SIC en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) Los signos COCINA CON AMOR y CON EL REY Y MUCHO AMOR no son signos idénticos pues están compuestos de otros elementos que aportan distintividad y permiten su identificación e individualización, entre otras razones porque la primera es una marca mixta y la segunda lema comercial".

“( ) En el presente caso se observa que además de los trazos que contiene el signo COCINA CON AMOR (mixta), en su componente denominativo se diferencia sustancialmente del lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR, pues si bien comparten la palabra AMOR, las otras palabras que los componen otorgan a los signos distintividad en tanto que gramatical, fonética e ideológicamente son distintas”.

S Yo 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. “( ) esta Superintendencia ha señalado en repetidas ocasiones, acogiendo la línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que resulta irrelevante entrar a analizar el aspecto relativo a la conexidad competitiva cuando se ha determinado que los signos no son confundibles”. “( ) Encontrando que los signos COCINA CON AMOR y CON EL REY Y MUCHO AMOR no son confundibles no es necesario pronunciamiento alguno respecto de la relación de productos O servicios, pues nada obsta para que coexistan en un mercado determinado dos signos distintivos que identifican conexos 0 comprendidos en la misma clase, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de riesgo de confusión o de asociación".

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte del Tercero Interesado Gustavo Alberto Muñoz, en su escrito de contestación a la acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: *( ) No se presta a confusión puesto que cada uno tiende a tener un significado muy diferente, uno se presta para cocinar con agrado, con alegría, con entusiasmo; y el ofro, a primera vista, la persona que lo escucha (fonética) se le viene a la cabeza que si está con el Rey puede obtener mucho amor.” “( ) La marca mixta “COCINA CON AMOR” está conformada por un elemento denominativo y uno gráfico, el primero compuesto por varias palabras y el segundo contiene trazos definidos (rombo, sartén), lo que no acontece con el lema “CON EL REY Y MUCHO AMOR”.

“( ) En cuanto al signo O palabra genérica utilizada (amor), la conformación dentro de alguna marca dicha palabra, considerada como expresión de uso común o universal, no puede ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona o empresa alguna.” NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina“, de los cuales se interpretará únicamente el Artículo 136 Literal c) de la referida Decisión 486 por ser procedente. 4 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejl en, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

() DOS y 1.1. No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486 por no ser determinante en la resolución del caso concreto. De oficio se interpretará los Artículos 136 Literal a), 178 y 179 de la antes referida Decisión 486*, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, gráfica e ideológica.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. La comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos. El lema comercial y su protección dentro del marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Palabras de uso común en la conformación de marcas y lemas comerciales.

Coexistencia pacífica. Conexión competitiva. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos En el proceso interno se discute si el signo mixto COCINA CON AMOR es confundible con el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR y la marca denominativa EL REY a la que sirve de complemento, por lo que es pertinente analizar el contenido del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en su literales a) y c), cuyo tenor literal es el siguiente: ce) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un nesgo de confusión o de asociación” "Artículo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcano al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas el Título de Marcas de la presente Decisión”. 1.2. 1.3. 1.4. 4.5.

“Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación;

(.) c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”. Según la precitada norma no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca previamente registrada o solicitada o al lema comercial anteriormente solicitado para registro o registrado por un tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico al lema comercial solicitado o registrado cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen el lema comercial y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante al registrado cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente, tanto por la marca solicitada a registro como por la marca a la cual sirve de complemento el lema comercial opositor, son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al respecto, el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de 1.6. 1.7. 1.8. servicios que cada uno pretenda distinguir.

Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería manifiestamente evidente. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables.

En cuanto al riesgo de confusión, igualmente el Tribunal ha sostenido que éste puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” Se debe tener en cuenta la similitud entre dos signos puede ser: 1.8.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.8.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conílicto. 1.8.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.8.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. “Es la representación o evocación a una misma cosa, característica O idea la que impide al consumidor distinguir una de otra”? Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: “LOCKHEED MARTIN”. Proceso 89-1P-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR”. IS o Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pág. 153, 1.9. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deben observar las siguientes reglas: 1.9.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.9.2.

En la comparación se debe emplear el método dei cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.9.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.10.Es importante que al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta tome en cuenta que la determinación de las similitudes de los signos en conflicto se confronta desde los distintos tipos de semejanza que harian que el consumidor incurra en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

La comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos 2.1. Como la controversia radica en la confusión entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos, es necesario que la Corte consultante verifique que se ha procedido a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

Conforme hemos señalado anteriormente”, los signos denominativos se ' conforman por una o más letras, números, palabras que forman un j todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 2 Revisar a manera de referencia la Interpretación Prejudicial de 20 de noviembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 191-IP-2013.

AS O pre j 2.3. El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas'”, logotipos'', Íconos, etc. 2.4.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 2.5.

La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.!? 26. En consecuencia, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 2.7.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habria riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 2.7.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 10 1 12 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo — Perrol, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente, “Logotipo: ( ) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. ( )”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22*. edición. 2001 Revisar a modo de referencia el Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000. 10 2.8. 2.7.2.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.7.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.7.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.8.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 2.8.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.8.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.8.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.8.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.8.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se 11 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

Se debe tener presente que el cotejo debió realizarse de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto COCINA CON AMOR cuyo registro se ha solicitado y el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR y la marca denominativa EL REY a la que sirve de complemento.

Se deberá tomar en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado, asi como cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. El lema comercial y su protección dentro del marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro en vista de que EL REY $.

A. presentó oposición al registro solicitado sobre la base del lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR, usado como complemento de la marca denominativa EL REY previamente registrada para distinguir productos comprendidas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se ha establecido que el lema comercial es un tipo de signo distintivo cuyo objeto es acompañar a la marca principal para dotarle de mayor prestigio o distinción en el mercado.

La doctrina enseña que “( ) los lemas (slogans) son extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima' o "atmósfera de valorización" ”.* En interpretaciones anteriores!'* se ha determinado que conforme a nuestro ordenamiento jurídico el lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma (párrafo 2 del Artículo 175 de la Decisión 486).

Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto E BENTATA, Víctor: “Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, 1994, p. 230. (Revisar como referencia la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 80-IP-2007). 4 Proceso 93-1P-2012.

Marca: "MULTIAMIGOS” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial 2148 de 7 de febrero de 2013, 12 o servicio que constituya su objeto. En ocasiones anteriores nos hemos referido al lema comercial como “( ) un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión, Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.'* 3.5.

Teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: 3.5.1. Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (Artículo 176 de la Decisión 486). 3.5.2. El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia (Articulo 178 de la Decisión 486).

Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. 3.5.3. El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (Artículo 178 de la Decisión 486). 3.5.4. El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486). 3.6. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales (Artículo 179 de la Decisión 486).

En esta misma línea, los requisitos para el registro de las marcas y los criterios de comparación entre marcas también son aplicables a los lemas comerciales. 3.7. De conformidad con lo anterior, para que un lema comercial registrado N impida el registro de un signo como marca, además de que exista identidad o similitud entre los signos, se hace necesario que, de acuerdo con los productos o servicios amparados, se genere riesgo de confusión en el público consumidor.

De igual modo, a contrario sensu, en el caso concreto, para que una marca registrada impida el registro de un lema comercial, además de que exista identidad o similitud entre los signos, debe generarse riesgo de confusión en el público consumidor, de acuerdo con los productos o servicios amparados. 5 Proceso 33-1P-2003, caso "ONE STEP UP” mixta, publicado en la Gaceta Oficial 949 de 18 de julio del mismo Y año. Up 13 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Palabras de uso común en la conformación de marcas y lemas comerciales La Fábrica de Especias y Productos El Rey S. A., en su escrito de demanda expresó que “( ) ante la identidad conceptual de estos signos, equivocadamente desconocida por la entidad demandada, el uso del término “AMOR” en ambos resulta suficiente para concluir su confundibilidad, pues bien es sabido que se permite el registro de marcas que contengan un término común, siempre y cuando el resultado que surja de combinarlo con otros elementos sea su absoluta distintividad, situación que NO se presenta en este caso”, por otra parte, Gustavo Alberto Muñoz, al contestar la demanda manifestó que: “(..) En cuanto al signo o palabra genérica utilizada (amor), la conformación dentro de alguna marca dicha palabra, considerada como expresión de uso común o universal, no puede ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona o empresa alguna”.

En este marco, es apropiado referirse a las palabras genéricas y de uso común en la conformación de marcas. Se debe tener en cuenta!" que al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Si bien la aludida norma prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.*” S Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013. 17 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también 14 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4, 5.5. Se tendrá en cuenta que se debió determinar si la expresión “AMOR” es de uso común en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación y que, posteriormente, se debe realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común, si es que dicha palabra forma parte del conjunto de la marca de conformidad con lo expresado en la presente interpretación. Coexistencia pacífica En el proceso interno, la SIC al contestar la demanda ha afirmado que “( ) no es necesario pronunciamiento alguno respecto de la relación de productos o servicios, pues nada obsta para que coexistan en un mercado determinado dos signos distintivos que identifican conexos o comprendidos en la misma clase, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de riesgo de confusión o de asociación”, en consecuencia, el Tribunal considera pertinente referirse al tema de la coexistencia pacífica de signos en el mercado.

El fenómeno denominado la "coexistencia pacifica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). que siempre existirá entre las marcas asi configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215, 5.6. 5.7. 6.1. En ese sentido, la coexistencia pacifica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 5.7.1.

Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 5.7.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser asi no podría hablarse de coexistencia pacífica. 5.7.3.

Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. 5.7.4.

La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 5.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Conexión competitiva En el proceso interno, la SIC al contestar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ha manifestado que “( ) ha señalado en repetidas ocasiones, acogiendo la línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que resulta irrelevante entrar a analizar el aspecto relativo a la conexidad competitiva cuando se ha 16 6.2. 6.3. 6.4. determinado que los signos no son confundibles”, sin embargo, se estima pertinente abordar el tema de la conexión competitiva entre productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.'* Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.'? Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus 19 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.. (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 17 b) d) caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías O subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los 18 6.5. 6.6. productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Los grandes distribuidores (v.g., supermercados) no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. A diferencia de ello, sí es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas si que este criterio se combina con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En el caso concreto, se deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional correspondiente al signo COCINA CON AMOR (mixto) que pretende distinguir servicios de “( ) carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; conserva, congeladas, secas y frutas y verduras cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”. y, en el caso de del lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR y la marca denominativa EL REY “f( ) café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especies; hielo” productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2009-00102, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia 19 de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. llón Quinteros MAGISTRADA Cecilia Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la present aterpretación Prejudicial el Presidente y el Sepfetario.

HA Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20